Publicado en: DCCyE 2012 (febrero), 01/02/2012, 287
Cita Online: AR/DOC/363/2012
En el proceso cuya sentencia comentamos, El Trust Joyero y Relojero SA, titular de marcas registradas en Argentina, inicia una acción de cese de uso y daños y perjuicios contra el demandado, quien lo reconviene por caducidad.
Tres son las cuestiones que deben resolverse en autos: en primer lugar si existe caducidad de las marcas de la actora, que en caso afirmativo impide todo ulterior tratamiento de las demás cuestiones por falta de legitimación de la misma, en tanto no tendría título para exigir un cese de uso ni una indemnización por daños y perjuicios.
Solo de no proceder la caducidad entonces el juez debería avocarse a la existencia o no de infracción marcaria y en caso de existir hacer lugar al cese de uso por parte de la demandada de dichos signos. Por último, corresponde el análisis relativo a la procedencia o no daños y perjuicios.
En primera instancia se declara la caducidad de las marcas por falta de uso cuestión que es revocada en Cámara dando lugar al tratamiento del cese de uso solicitado y de los daños y perjuicios.
Una primera curiosidad que surge del tratamiento del tema es que no se haya invocado el uso como nombre comercial de la denominación «El trust joyero y relojero» para resistir el planteo de caducidad.
En efecto, el artículo 26 de la ley de marcas establece en su segundo párrafo que «No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad». Lamentablemente la información contenida en la sentencia no alcanza a dar una respuesta a este interrogante, pero sirve como recordatorio para el análisis ante un planteo de caducidad.
Revocada la sentencia en cuanto a esta primera cuestión la Cámara considera que efectivamente existió uso indebido de marca y ordena el cese de uso de tales signos para evitar así la continuidad en la comisión del delito.
La tercera cuestión es la que a nuestro juicio ofrece más interés en lo que al análisis se refiere ya que las condenas económicas al infractor aparecen para muchos como un daño punitivo de creación pretoriana, mientras que para otros son una decisión lógica ante un hecho de difícil prueba.
La decisión de autos abre nuevamente el debate entre estas dos posturas: Aquella que considera que el juez puede determinar en forma prudente el perjuicio más allá de que no exista prueba acabada del mismo (1) (como se postula en autos) y la posición opuesta que criticando un fallo sostiene que el juez no tiene facultades para la determinación del daño más allá de la efectiva prueba del mismo producida en el expediente. (2)
La realidad es que quien falsifica una marca y comercializa productos con la misma aprovecha del prestigio ajeno en su propio beneficio. Si la marca que falsifica tiene renombre —y lo normal es que ello sea así ya que nadie falsifica marcas desconocidas— la relación de cantidad que pueda existir entre los productos comercializados por el falsificador y aquellos comercializados por su titular debería ser abismal. Es difícil entonces poder sostener que tal accionar pueda dañar económicamente al titular de la marca y que pese a que lo dañe éste no pueda demostrar el perjuicio que se le causa.
Analógicamente podría sostenerse que si intentamos contaminar el mar con una botella de residuos difícilmente podamos llegar a sostener que nuestra conducta ilícita dañe el medio ambiente. En cambio no se hace difícil demostrar el daño que se ha producido al Riachuelo por el hecho de verter residuos en grandes escalas. El supuesto en el mar no podrá ser demostrable pues seguramente no exista daño, más allá de la conducta ilícita de verter residuos. En el supuesto del Riachuelo es muy simple demostrar el daño en tanto el río está efectivamente contaminado.
El problema reside en cómo terminar con estas conductas ilícitas relativas a la falsificación marcaria, o sea, que no se repitan, que no sean un buen negocio sin riesgo para el infractor. Enseguida surge la referencia al derecho penal. Pero éste no termina siendo aplicable en la práctica pese a existir normativa expresa que establece sanciones para los supuestos de falsificación y ello porque los jueces interpretan la ley penal en forma benigna para que nadie vaya preso por cuestiones meramente económicas. (3) Quizás acertadamente los jueces consideren que la cárcel no es el mejor vehículo para corregir a un individuo si se tiene presente que cuando sale normalmente es peor que cuando entra.
En otras palabras, nadie duda que falsificar una marca es un acto ilícito así como lo es verter residuos en un curso de agua. Son conductas prohibidas por el derecho y respecto de las cuales se pueden obtener órdenes judiciales para lograr que las mismas cesen.
Otra cuestión es la aseveración de que por el hecho de existir la conducta ilícita se haya producido daño cuando además éste no puede ser probado.
De la misma forma que afirmar que no existe delito cuando se falsifica una marca es una interpretación forzada de la norma penal, la afirmación de que toda falsificación de marca produce daño pero que éste es difícil de demostrar, es también otra interpretación forzada, esta vez del derecho civil. Desde esta perspectiva no habría entonces causa jurídica para sostener que el juez tenga facultades para determinarlo sin que exista prueba de ello en el expediente.
Sin embargo ninguna de estas interpretaciones, aún cuando puedan considerarse equivocadas, produce un perjuicio grave a la víctima. En el supuesto de la aplicación de la ley penal la interpretación creativa pretoriana propiciada lo beneficia ya que exime la conducta de pena y en el supuesto de la interpretación pretoriana del código civil termina quitándole a la víctima parte de algo que, de no haber actuado ilícitamente, no habría conseguido en absoluto.
Quizás el fundamento jurídico de estos fallos no deba tanto buscarse en la norma y su interpretación sino en la virtud de prudencia que nuestros jueces tienen al buscar la solución más justa a cada caso.
(1) Civil y Com. sala III, mayo 17-1991, «Afrika Cueros S.A. c. Sacatex S.R.L.», LA LEY, 1991-E, 327, con nota de O’ FARRELL, Ernesto, del criterio del tribunal.
(2) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (CNCiv.) (SalaB) ~ 1991/08/20 ~ Lincoln Hotel S. A. c. Aries Cinematográfica Argentina. Publicado en: LA LEY, 1994-A, 505 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 883 con nota de PAPAÑO, Ricardo J.
(3) El bien jurídico protegido en la tutela penal de las marcas CASTRILLO, Carlos V., LA LEY, 2010-B, 8.
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