Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 25/03/2015, 25/03/2015, 8 – LA LEY2015-B, 195
Cita Online: AR/DOC/537/2015
Sumario: I. El fallo anotado. — II. Los daños en nuestro Código Civil. — III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia. — IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción. — V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo. — VI. El daño punitivo. — VII. La crítica a los daños punitivos. — VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria. — IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor. — X. El daño punitivo en IP
I. El fallo anotado
Con fecha 10 de diciembre de 2014, la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirma el fallo de primera instancia por el que se condena a la demandada a la indemnización en la suma de $ 150.000 por el uso no autorizado de una marca (diseño de galletita conforme se expone más arriba) que había sido solicitado por la actora y que recién fuera concedido con fecha 27/1/2014.
Un aspecto llamativo del fallo es que la Cámara confunde registro con solicitud y no cesa de considerar título marcario a la mera solicitud bajo acta 2.766.014.
Creemos que lo señalado ha sido un error no reparado tampoco por la demandada, por lo que no consideramos que sea un tema a comentar. De todas formas, no sería algo inusual ya que nuestros jueces otorgaron protección a una marca solicitada y que todavía no se encontraba registrada en tanto se considera que la solicitud es un derecho merecedor de tutela jurídica. (1)
En cambio, sí creemos que la admisión del rubro indemnizatorio en la suma de $ 150.000 merece un análisis pormenorizado. Sobre todo cuando el daño no ha sido comprobado sino tan sólo presumido. En este sentido la Cámara afirma que en la órbita de la propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Destacamos que este fallo no es aislado, y que sigue una tendencia que se viene observando en el fuero variando solamente en el cómo del cálculo del monto del daño presunto. (2)
Analicemos esta cuestión más en detalle y tratemos de extraer conclusiones.
II. Los daños en nuestro Código Civil
La condena en daños y perjuicios en términos generales requiere de la existencia de ciertos presupuestos para ser viable.
En primer lugar es necesario que exista un acto ilícito.
En efecto, el obrar lícito jamás puede ser presupuesto para la condena en daños y perjuicios.
En este sentido el artículo 1071 del CCiv. establece que:
«El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto».
En segundo lugar es preciso que al autor del hecho se le pueda imputar subjetivamente dolo o culpa o sea alguno de los presupuestos en que se considere una imputación objetiva por riesgo creado.
«Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.
«Art. 1113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.
«En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
«Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)».
En tercer lugar y ya lo vimos arriba conforme lo dictamina el artículo 1067 al que remitimos, es preciso que exista daño.
Esto no significa que ante un ilícito no exista acción. Existirá acción tendiente a evitar que el ilícito continúe (como sería el supuesto de cese de uso de marca en infracción) pero no habrá causa para indemnizar.
El daño viene a su vez definido por el artículo 1068 que establece que
«Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades».
Es decir que si no hay daño no hay posibilidad de condenar al pago de daños y perjuicios. Este problema fue durante mucho tiempo un obstáculo en los supuestos de infracciones marcarias. Se podía demostrar la existencia de un ilícito pero era de prueba diabólica demostrar un daño en la marca o un lucro cesante.
III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia
Durante mucho tiempo nuestros tribunales hicieron lugar a las peticiones de cese de uso por infracción marcaria, pero a la hora de resolver sobre reclamos pecuniarios rechazaron tales planteos por falta de prueba de la existencia de daño, en un todo de acuerdo con el artículo 1068 del CCiv.
La sala entonces única de la Cámara Federal se había pronunciado en este sentido al considerar que para reconocer daños y perjuicios debía probarse «una disminución en las ventas o, al menos, en la progresión de ellas. (3)
En la década de 1970 la sala 2ª de la misma Cámara Federal no admitió la existencia de daño al considerar que la actora continuó con el derecho a su marca pudiendo utilizarla sin obstáculo alguno. (4)
En los 80, la misma sala negó la indemnización por daños en tanto no se probó merma de las ganancias, lo que por no haberse usado la marca era de imposible prueba. (5) La sala 3ª en esa época niega un pedido de indemnización que se pretendía fundamentar sobra las ganancias del demandado aduciendo que el menoscabo no puede fundarse en las ganancias del infractor desde que no existe necesaria relación entre los ingresos de uno y las supuestas pérdidas del otro. (6)
La realidad es que esta actitud de los tribunales fomentaba el uso en infracción de marcas notorias en que los beneficios sobrepasaban holgadamente cualquier posible perjuicio.
Fue así que nuestros tribunales comenzaron a hacer uso del artículo 165 del CPCC para fijar el monto del daño, el que dice:
«La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto».
Pero para que ello fuera jurídicamente conducente debieron considerar que el daño estaba probado en su existencia lo que sólo se podía conseguir si se presumía «iuris et de iure» que la mera infracción marcaria generaba daño.
Esta tesitura no fue creación de la jurisprudencia sino que fue clamada por la doctrina de los autores durante mucho tiempo y aplaudida por ésta cuando finalmente los tribunales se hicieron eco de ella.
En este sentido Silvia Faerman sostiene que el solo hecho de que alguien use indebidamente una marca idéntica o confundible con la de propiedad de un tercero, ya está produciendo un perjuicio y fundamenta su posición en que el perjuicio es el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva a su titular y a quien le interesa determinar la oportunidad, el modo y los productos y los servicios en que utilizará su marca o en que autorizará su uso por otros. (7) Claramente la autora iguala acto ilícito con daño en contra de la diferenciación establecida en el Código Civil. Es a partir de esta interpretación que justifica la aplicación del artículo 165 del CPCC en tanto el daño estaría acreditado. (8) «Cuando fuera comprobado el uso», dice, «la existencia de los daños debe ser admitida como lógica consecuencia de él». (9)
Oscar Etcheverry sostiene que la restitución de utilidades como rubro indemnizatorio resulta del sustrato ético de no permitir que el infractor se beneficie gratuitamente del fruto de su infracción. (10)
Jorge Otamendi reconoce que el sistema legal argentino establece que el daño debe ser probado pero que si ello fuera llevado al extremo desaparecerían las reparaciones en materia marcaria
Admite este autor que el hecho de que los jueces hayan reconocido la existencia de daño y otorgado reparaciones no se trataría de un criterio acertado pero el no hacerlo significaría beneficiar a quien viola la ley. Afirma finalmente que frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de la propiedad industrial —particularmente cuando se perciben conductas maliciosas— tanto la doctrina como los tribunales se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño a fin de que la conducta no se beneficie con la impunidad. Concluye sosteniendo que aceptada que la infracción da lugar a la reparación entonces debe establecerse el quantum. (11)
Ernesto O’Farrell sostiene que hasta el fallo que anota nuestros jueces no habían comprendido que la sola aparición de una marca en infracción puede causar un daño inmenso ejemplificando distinto supuestos pero llegando a la conclusión de que es difícil medir el valor de estas circunstancias y menos probarlas en juicio. En otras palabras, plantea un supuesto cuya consecuencia no es necesariamente inmediata sino mediata para usar terminología propia del Código Civil (art. 902 y ss., CCiv.). (12)
Para Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse la existencia del daño resulta automático de la violación de la marca quedando por determinar el quantum. (13)
O sea que, como ya mencionáramos ut supra (ver nota 2), el fallo anotado no es aislado sino que forma parte de una tendencia que empezara en la doctrina y fuera poco a poco receptada por nuestros tribunales.
IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción
Creemos que estas asunciones no son correctas a la luz de nuestro Código Civil, el que exige la existencia de daño como presupuesto distinto a la existencia de infracción en tanto puede ocurrir que haya infracción y no daño.
Por ejemplo, si yo dispongo de un vehículo utilitario que utilizo para trabajar durante la semana pero que no uso los fines de semana y un tercero me lo hurta todos los fines de semana dejándome el dinero correspondiente al uso efectuado pero nada de participación en la ganancia conseguida no podré alegar daño. Es cierto que se habrá violado mi derecho de propiedad y estamos ante un ilícito penal pero no tendré fundamentos para obtener un resarcimiento de daños y perjuicios en tanto el mayor uso que se hace del vehículo se me compensa y como dije yo no usaba el vehículo los fines de semana. Hay ilícito que me autorizará a medidas cautelares para salvaguardar mi derecho, pero no habrá daño. Vanos serán mis intentos en demostrar que el usuario en infracción obtiene una ganancia (por el reparto) que no se me entrega y que si no fuera por la utilización ilícita de mi vehículo esa ganancia sería imposible.
Este ejemplo, claramente de laboratorio, en tanto es muy fácil impedir el uso de un vehículo y mucho más difícil hacerlo con una marca, sirve para ilustrar sobre el error de considerar ilícito y daño como actos que están naturalmente unidos el uno al otro.
Ricardo Papaño en un acertado artículo que comenta un fallo que niega la indemnización reclamada se hace eco de la sentencia sosteniendo que la transgresión a la Ley de Marcas no implica necesariamente que se haya producido un daño en los términos de la responsabilidad aquiliana, ello sin perjuicio de las acciones específicas que prevé la ley 22.362. Sostener lo contrario sería afirmar que en materia marcaria existe un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se prescinde de la debida justificación de uno de sus presupuestos, lo que no es así porque tal sistema no ha sido estructurado en la legislación específica por lo que es forzoso remitirse a las normas generales del Código Civil. De ello deduce, citando a Bustamante Alsina, que tratándose de una conducta que consista en el uso no autorizado de una marca o un nombre que pertenezca a un tercero como de cualquier otro hecho ilícito, la responsabilidad civil del autor se asienta sobre este hecho contrario a la norma (antijuridicidad) que debe encontrarse en relación de causalidad con un daño que se le produzca a otro y la imputabilidad a aquél por culpa o dolo o por otro factor de atribución legal. (14)
No cabe hablar de indemnización —señala este autor— si no se comprueba la existencia de un daño, que es un presupuesto de la obligación de reparar porque el daño debe ser concreto y no abstracto. El artículo 165 del Código Procesal —añade— faculta a los jueces a fijar la indemnización pero a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada, no existiendo en la Ley de Marcas daño presumido por la ley.
Está claro que no hay fundamento para otorgar daños y perjuicios presuntos pero también está claro que al no hacerlo se fomenta la piratería marcaria.
En otras palabras, la sentencia comentada es justa en su fondo pero falla en sus formas…
V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo
Ante todo nos preguntamos si esta solución que se alcanza aún torciendo la letra del Código Civil es suficiente para disuadir la piratería.
Nosotros creemos que no y por eso proponemos en este artículo otra solución que no sólo será formalmente viable sino que además permitirá ser mucho más ajustada en cuanto al fondo en tanto permitiría ser mucho más eficientes en la lucha por disuadir la piratería marcaria, en un todo de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.
Para ello es preciso que nuestros jueces se sinceren en la interpretación del derecho y pongan el verdadero nombre que les corresponde a los fundamentos de sus sentencias.
Decir que se presume el daño para evitar así que el infractor quede impune no es una construcción jurídica acorde con nuestro derecho si la naturaleza jurídica que se pretende descubrir es resarcitoria, sin perjuicio que, reitero, logra una sentencia más justa que la simple denegatoria del reclamo por no probarse el perjuicio.
Es que desde nuestra posición el Código Civil, en lo que a la reparación se refiere, es claro y no permite presumir el daño. Consecuentemente, tampoco resulta aplicable el art. 165 del Código Procesal en tanto no puede fundarse éste en una presunción respecto de la existencia de este daño. El artículo 165 sólo puede presumir el quantum cuando el daño realmente existe. No es daño la mera infracción marcaria, lo que es un concepto distinto (antijuricidad) al de daño y puede existir aun cuando no exista daño.
Por eso, es necesario que nuestros jueces puedan reconocer que al buscar evitar que el infractor quede impune no están más que aplicándole multas civiles, y dejen de intentar hacer construcciones jurídicas con fundamento en el derecho de daños, que como ya vimos, no sería correcto.
La aplicación del daño punitivo como remedio contra la piratería sería perfectamente viable por aplicación de la analogía, autorizada por nuestro Código Civil en su artículo 16 cuando dice: «Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas».
La analogía se define como un método de integración del ordenamiento jurídico consistente en aplicar al supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento da a otro supuesto similar o análogo.
Es preciso entonces la ausencia de cobertura normativa y la identidad de razón.
Es evidente que si aplicamos correctamente el Código Civil a los supuestos de infracciones de marcas (tal como reconoce Otamendi) es imposible fundar una condena de daños y perjuicios y no existiría ningún otro remedio legal para disuadir al infractor en la comisión del ilícito dentro del derecho marcario. Estamos pues ante la ausencia de cobertura normativa y ante una identidad de razón respecto de un instituto existente: el daño punitivo o multas civiles y la disuasión.
No podemos desconocer que durante mucho tiempo los jueces se negaron a aplicar daños punitivos por considerar que era un instituto ajeno a nuestro derecho, sin embargo eso ya dejo de ser desde que el daño punitivo fuera receptado por la Ley de Defensa del Consumidor. Pero, además, el estudio de este instituto en cuanto a su naturaleza nos demuestra que las multas civiles o daños punitivos ya existían en nuestro derecho mucho antes de la incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. De todas formas, para llegar a estas conclusiones es preciso que repasemos los lineamientos generales de este instituto tal como fuera incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.
VI. El daño punitivo
Este instituto nació en Inglaterra para compensar daños en los que era difícil establecer el quantum del mismo (15) por tratarse de cuestiones vinculadas con el honor y se desarrolló principalmente en EE.UU. en los que se aplicaron en situaciones de excepción, siendo definidos como multas privadas impuestas excepcionalmente por jurados civiles a fin de castigar conductas reprochables y para disuadir que se reiteren en el futuro. (16)
En nuestro país el daño punitivo se consideró receptado por primera vez en el proyecto de reforma del Código Civil que en su artículo 1587 reconoció la atribución del tribunal para aplicarlos. Fue definido como una «multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fijaba tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tenía el destino que le asignaba el tribunal por resolución fundada». Es evidente el carácter subjetivo que tenía el instituto en este proyecto, y su consecuente doble carácter (sancionador y disuasivo) a partir de ello, con el consiguiente obstáculo de la demostración de culpa o dolo, que no debía presumirse.
Como fácilmente se aprecia, el instituto en cuestión focalizaba su atención en la conducta del sujeto responsable, imponiendo un castigo más allá de que éste pueda servir como técnica disuasiva.
Por ello, es razonable que las definiciones de muchos autores que analizaron al daño punitivo antes y hasta después de su sanción por la Ley de Defensa del Consumidor hayan fijado la atención en la conducta de los actores y no en los hechos que se buscaban disuadir, o sea en el castigo y no en la disuasión que promueve el instituto.
Sin embargo, desde que la ley permite repetir lo pagado por algún obligado solidario contra el resto, tenemos que reconocer que la conducta no puede ser ilícita en tanto la repetición estaría prohibida por ley, además de que la ley sólo se refiere a hechos que se buscan disuadir sin calificar las conductas como ilícitas.
Esta cualidad del daño punitivo receptado por la Ley de Defensa del Consumidor es la que nos permite afirmar que este instituto existe en nuestro derecho mucho antes de su incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto, podemos observar su aplicación en las astreintes que fijan los jueces, en los montos que se pagan por despido laboral, en la doble indemnización que se fija en momentos de crisis o ante situaciones particulares del trabajador (enfermedad, embarazo, estado de excedencia, etc.), como así también en los aranceles aduaneros que buscan establecer políticas de comercio exterior. En todos estos supuestos nos encontramos ante actos lícitos que como tales no pueden ser revocados contra la voluntad de su autor aunque está claro que la legislación busca disuadir su ocurrencia.
VII. La crítica a los daños punitivos
Varias son las críticas que se le han hecho al instituto antes de su sanción en la LCD, aunque todas parten de considerar el instituto como de naturaleza penal o de naturaleza resarcitoria. Coincidimos absolutamente con estas críticas si los daños punitivos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, como así también los otros supuestos que hemos nombrado, fueran otra cosa que una técnica meramente disuasiva de hechos y no de conductas.
En efecto, no podría juzgarse en sede civil y sin las garantías del proceso penal y del derecho penal una conducta para aplicarle un castigo. El avance que la justicia penal ha logrado en los últimos novecientos años para pasar de imponer penas privadas a penas públicas, no podría ser destruido por una mera cuestión utilitarista. (17)
Entre los autores que consideran inconstitucional el daño punitivo está Bustamante Alsina, quien parte del art. 18, Constitución Nacional, que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…». Comparte la doctrina de Núñez en cuanto a que existe una zona de reserva o exenta de castigo para aquellos ilícitos o actos inmorales o reprochables que no estén configurados y castigados por una ley previa a su acaecer. (18) Además, sostiene, que el sujeto corre el riesgo de estar sometido a una doble condenación, violándose el principio constitucional del non bis in idem, y finalmente, al no quedar vinculados los daños punitivos a ningún elemento objetivo verificable se violaría el debido proceso legal. (19)
Martinotti también plantea su inconstitucionalidad y los considera verdaderas sanciones del tipo penal cuya aplicación viola las garantías que otorga el proceso penal. (20)
Por su parte Picasso sostiene que los llamados «daños punitivos», en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena. (21)
En cambio, si al daño punitivo se lo analiza desde una perspectiva indemnizatoria éstos serían un claro ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad. (22) En EE.UU., en la causa «Honda Motors Corp. v. Karl Oberg», el tribunal manifestó que la Constitución de EE.UU. prohíbe actos de gobierno irrazonables que infrinjan los derechos de propiedad, aun cuando se trate de procesos judiciales en los cuales los jurados reciben autoridad ilimitada de redistribuir sumas importantes de dinero de los condenados a los demandantes. (23)
Como ya vimos, los artículos 1067 y 1069 del CCiv. establecen que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia, comprendiendo el daño, no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito. Y como ya vimos, la presunción de daño no equivale a daño.
VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria
Como hemos planteado, existen técnicas jurídicas disuasivas que desde hace rato conviven con nosotros y que no tendrían naturaleza resarcitoria ni serían castigos, aunque un análisis muy superficial pueda conducirnos a dicho equívoco.
Así se mencionan las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir hechos y no castigar conductas. De hecho, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico.
Son hechos que producidos se consideran actos jurídicos lícitos, a diferencia de lo que sucede con los delitos, sin perjuicio de que quienes los ejecutan y ante la aplicación de las técnicas de disuasión puedan sentirse castigados aunque no lo sean en esencia. Lo mismo sucede en el derecho público con ciertos impuestos como los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y los hechos que buscan disuadir no necesariamente se corresponden con conductas reprochables.
A diferencia del derecho penal, que busca castigar conductas aunque con ello logre disuadir y el Código Civil que sólo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, y desde esta perspectiva, es una herramienta meramente disuasiva respecto de hechos, más allá de que alguien pueda considerarlo como castigo a una conducta o como reparación, siendo desde esta perspectiva constitucionalmente válido y aplicable por analogía a los supuestos de infracciones marcarias.
IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor
A partir de todo lo afirmado, y analizando la letra del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, demostraremos que el daño punitivo allí previsto es una técnica disuasiva de hechos y que no tiene naturaleza penal ni resarcitoria y que por ello es constitucionalmente válida.
En efecto, los daños punitivos previstos en el artículo 52 bis castigarían hechos, no conductas, calificados por su gravedad —sin importar la entidad del daño que provocan—, siendo su objetivo la disuasión del hecho en cuestión y no la mera reparación del perjuicio consecuente, el que puede ser inexistente y que sería además objeto de otro instituto; la reparación prevista en el derecho civil. No sería objeto de este instituto, y más allá de lo sostenido por la doctrina, el castigo por la conducta eventualmente reprochable, lo que sería objeto del derecho penal cuando correspondiere. Es decir que el daño punitivo y conforme argumentaremos, no tendría como finalidad el castigo de la conducta ni la reparación, sino la disuasión del hecho.
La ley 26.361, que incorpora a la ley 24.240 (Adla LXVIII-B-1295; LIII-D-4125) el artículo 52 bis, define al daño punitivo conforme la siguiente redacción:
«Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b), de esta ley».
Como puede confirmarse de la lectura de la norma encontramos como presupuestos y características para la aplicación de daños punitivos:
- Un incumplimiento legal o contractual.
- Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias a favor del consumidor.
- Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
- Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.
Analicemos las características y presupuestos establecidos en la norma conforme los principios y valores existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
- Un incumplimiento legal o contractual.
Este incumplimiento es absolutamente objetivo no debiendo vincularse con la conducta del sujeto autor del mismo. Para llegar a esta conclusión no sólo partimos del principio que obliga al intérprete a no distinguir donde la norma no distingue sino que además tenemos en cuenta que el juez para regular la multa debe tener en cuenta la gravedad del hecho. El hecho, según el artículo 896 del Código Civil, son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Nuevamente, la norma no habla de hechos humanos voluntarios, ni lícitos ni ilícitos, por lo que no distinguiendo la misma no debemos por nuestra parte distinguir.
- Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias.
La gravedad del hecho es objetiva independiente de toda calificación subjetiva de la conducta, lo que no significa que el juez pueda desentenderse de la previsibilidad de alguna forma del hecho juzgado, ya que estamos ante un instituto disuasivo. No se puede disuadir lo que es imposible de prever. Las otras circunstancias a tener en cuenta tampoco se referirían a la conducta del sujeto sino al entorno alrededor del cual el hecho se produce. Reiteramos lo manifestado más arriba en cuanto a que el objetivo del instituto es disuadir ocurrencia de hechos, con lo que el juez al valorar la imposición de una multa debe tener presente la posibilidad de que en el futuro el hecho, en las circunstancias dadas, se evite, lo que será imposible de incumplimiento objetivo por absoluta imprevisibilidad.
- Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
Como vemos, la naturaleza del instituto no es reparadora, ni es un castigo, en tanto no impide el cobro de las indemnizaciones que por cualquier otra naturaleza correspondan incluyendo las pactadas contractualmente. De lo contrario la multa prevista debería considerarse expropiatoria en tanto por un mismo título se estarían generando más de una obligación.
- Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.
Conforme a la interpretación que venimos haciendo la responsabilidad enunciada no puede ser sino la que se considera como etimológica de la palabra, o sea de dar respuesta por un hecho y no una responsabilidad jurídica. No puede dar respuesta sino quien se encuentra dentro de la cadena de causalidad y más allá de que las consecuencias de su conducta puedan imputársele a título de dolo o culpa. Afirmamos esto último ya que de lo contrario la previsión a renglón seguido de la repetitividad de lo pagado sería contraria a lo dispuesto por el Código Civil en los artículos 1081 y 1082 (24) si consideramos que la multa es para conductas reprochables (dolosas o gravemente culposas). Este párrafo final es la demostración más cabal que la norma no busca castigar conductas sino sólo disuadir hechos.
Como vemos, el daño punitivo legislado en la norma nada tendría que ver con su pariente lejano del common law ya analizado ni con los antecedentes locales mencionados que podrían asemejarse a normas penales en el ámbito civil.
X. El daño punitivo en IP
De la misma forma que existen medios físicos para disuadir ciertas conductas (paredes, alambres, cerraduras, etc.) y cuyo costo debe ser amortizado en el costo del producto para que el negocio sea rentable, no se podría negar la posibilidad de que el derecho imponga un elemento disuasivo, que, como los elementos físicos, elevará el costo del producto a todos los consumidores (sobre todo si se autoriza el seguro) pero evitará o disuadirá la comercialización de productos piratas y las infracciones a los derechos de IP.
Su objetivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requiere de una conducta reprochable, sino de una mera falta, como hecho no querido con consecuencias en los derechos de IP.
Análogamente, el impuesto que eleva el costo de importación de un producto tiene por objetivo disuadir la importación del mismo pero no puede decirse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador.
Aceptando esta naturaleza jurídica de la técnica jurídica empleada ella se puede aplicar aún prescindiendo del dolo o culpa del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Sólo se considera el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de su ocurrencia lo que determina la aplicación de la multa y su cuantía ya que sólo lo previsible es lo que se puede disuadir.
En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro.
Llevando este pensamiento a las infracciones de propiedad intelectual, la sola infracción o colaboración en la falta, haría aplicable la multa independientemente de si el usuario circunstancial infringió los derechos en forma dolosa, culposa o aún fortuita, en la medida en que la ocurrencia de la infracción fuere previsible y evitable. Si su actuar no fuera doloso o culposo podrá repetir la multa contra el responsable, conforme lo autoriza el Código Civil. De esta forma se conseguirá llegar al falsificador, verdadero responsable del delito. Aún cuando no se pueda llegar a él, los recaudos que tomarán los consumidores para no ser responsables por daños punitivos destruirán las industrias que giran alrededor de la piratería y la falsificación.
No habría ningún inconveniente y hasta sería recomendable, que estas multas cuyo objeto sea disuadir puedan ser asegurables en compañías aseguradoras, quienes tendrían como función no sólo dejar indemnes a sus asegurados sino además capacitarlos para disminuir los riesgos de ser partícipes de hechos que se pretende disuadir ya sea involuntariamente o culposamente.
De esta forma se lograría que los autores de derechos de propiedad intelectual tengan un incentivo para disuadir la ocurrencia de estos hechos, y existirían empresas, a quienes se dirigirían estos reclamos y quienes tendrían la posibilidad de efectuar recomendaciones y capacitar a sus clientes para que estos hechos no ocurran, los que evitarán además para no acrecentar sus costos.
A partir del artículo 52 bis de la ley 24.240 y de los otros supuestos de multas civiles existentes en nuestra legislación se abriría una alternativa de solución a la problemática de la piratería e infracciones en IP, la que podría aplicarse por analogía tal como se señalara más arriba y de esa forma lograr fallos que no sólo sean formalmente ajustados a derecho sino que en la cuestión de fondo sean herramientas eficaces para lograr disuadir la ocurrencia de infracciones marcarias.
(1) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 24/11/1998, causa 6080, «Lionel’s S.R.L. s/medidas cautelares».
(2) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 12/10/2000, «Cheja, Alberto S. c/ Sprayette S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/4/1996, «Barmayon, Ricardo c/ American Denim S.A. s/ cese de marcas, daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 30/6/1994, «Valmont Inc. c/ Diazul S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 26/11/1998, «Schillaci, Salvador H. c/ Bibliográfica Internacional S.A. s/ cese de uso de marcas». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 12/10/2000, «Jacubovich, Abel R. v. Alsina 940 S.R.L. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 16/5/2002, «NBA Properties Inc. c/ Cho Ki Wan s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/3/2003, «Axoft Argentina S.A. c/ Siri, Juan C. s/ cese de uso de marcas daños y perjuicios»; entre muchísimos otros.
(3) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala Civ. Com., 22/9/1961, «Yanovski, Miguel c/ Grunewald Arturo y Cía.», JA 1962-IV-491.
(4) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 4/12/1970, «Cicles Motors c/ Ika s/ Nulidad de marcas», nro. 158.
(5) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 7/11/1986, «Schena, Alberto c/ José M. Túñez y otro s/usurpación», nro. 4598.
(6) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/10/1985, «Vallejo Jiménez, Félix c/ Traverso Rossi, Ulises Héctor», nro. 3544.
(7) FAERMAN, Silvia, «La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios», en Derechos Intelectuales, volumen 4, 1989, pág. 218.
(8) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.
(9) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.
(10) ETCHVERRY, Oscar, «La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres», en Derechos Intelectuales, volumen 3, 1988, pág. 18.
(11) OTAMENDI, Jorge, «La reparación de los daños en materia marcaria», en Derecho de Daños, tomo 5, director: Alberto TRIGO REPRESAS, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002. págs. 160/162.
(12) O’FARRELL, Ernesto, «La indemnización debida por los usurpadores de derechos marcarios», LL 1991-E-327.
(13) MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. – SOUCASSE, Gabriela M., «La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca», JA 2001-I-1047.
(14) PAPAÑO, Ricardo J., «Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil», LL 1994 A 505.
(15) «Wilkes c/ Wood» (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; «Huckle c/ Money» (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768.
(16) «Gertz c/ Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323 (1974), en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl.
(17) En este sentido ver artículo crítico correspondiente a los desvíos del derecho penal de UTARROZ, Juan Carlos, «El que mata debe morir. Una reflexión sobre el uso (y abuso) del poder simbólico de la víctima en nuestro sistema penal», en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=38962. Este autor no analiza al daño punitivo, pero sus reflexiones, confinadas solamente al ámbito penal, son más que elocuentes si se las considera extensivamente.
(18) NÚÑEZ, Ricardo, «Derecho penal argentino», t. I, Buenos Aires, 1959, p. 105.
(19) BUSTAMENTE ALSINA, «Los llamados ‘daños punitivos’ son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», LL 1994-B-860.
(20) MARTINOTI, Diego F., «Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil de 1998», LL 2001-F-1317.
(21) PICASSO, Sebastián, «Sobre los denominados ‘daños punitivos», LL 2007-F-1154.
(22) En REBAUDI BASAVILBASO, Ignacio M. – PETTIS, Christian R., «Algunos aspectos del daño punitivo (o multa civil) en el Derecho argentino», `publicado en La Ley Online.
(23) «Honda Motor Co., Ltd., et al., Petitioners c/ Karl L. Oberg», en http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-644.ZO.html.
(24) «Art. 1081. La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Art. 1082. Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren».
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