¿Una tímida condena a daños punitivos en el ropaje de daños y perjuicios?

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: RCyS2013-VIII, 135
Cita Online: AR/DOC/2127/2013


 

Sumario: I. Introducción.- II. Hechos y consideraciones preliminares.- III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios.- VI. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo.

I. Introducción

En el fallo comentado la Cámara condena a la demandada a pagar la suma de $ 25.000 en concepto de supuestos daños y perjuicios por el uso no autorizado de varias marcas de la actora.

Conforme explicaremos en las próximas líneas consideramos que la condena en daños y perjuicios no corresponde sino ante la existencia de daños probados o cuya presunción de ocurrencia sea tal que no genere duda al respecto, lo que no es, a nuestro juicio, el supuesto de autos.

Sin embargo, es cierto que este tipo de conductas no puede alentarse, y ello ocurriría si no existiese un obstáculo disuasivo, que destruyendo la ecuación económica perseguida por el infractor, dificulte que estas conductas se repitan.

Creemos que la sentencia comentada es, en el fondo, una clara y reiterada, aunque tímida, condena al pago de “daños punitivos”, o multas disuasivas, cuya aplicación analógica podemos observar en el fuero desde hace algunos años pese a que paradójicamente se haya afirmado que tal instituto era ajeno a nuestro derecho (1).

Falta que la Cámara (ahora que el instituto ha sido finalmente admitido expresamente en nuestro derecho) (2) tome la iniciativa de aplicarlo pretorianamente al derecho marcario, llamando a las cosas por su verdadero nombre y dándole a esta herramienta la entidad que le corresponde como factor disuasivo en la reiteración de hechos no deseados.

Por otro lado no puede dejar de considerarse que las infracciones marcarias normalmente afectan al consumidor, por lo que la aplicación de una condena disuasiva analógicamente al daño punitivo no resultaría extraña, arbitraria o alejada de contexto.

II. Hechos y consideraciones preliminares

 

En el fallo que comentamos la firma francesa Louis Vuitton Malletier demandó al señor Jacobo Adolfo Beraja para que se lo condenara a cesar en el uso de todas las marcas, emblemas y demás medios de identificación que eran de ella, y a pagar los pertinentes daños y la publicación del fallo favorable.

El juez de primera instancia admitió la demanda, con costas, condenando, entre otras cuestiones, a la demandada a pagar $ 25.000 en concepto de daños y perjuicios por el uso indebido de las marcas de Louis Vuitton Malletier con más intereses, desde el 3 de noviembre de 2006, a la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días.

El delito estaba probado en sede penal, por lo que de acuerdo a lo establecido el artículo 1102 del Código Civil, dicha condena se tornaba irrevisable en sede civil.

A partir de ello, e invocando doctrina extranjera en cuanto a que la violación del ius prohibendi acarrea el deber de resarcir (3), la Cámara confirma el fallo de primera instancia, concluyendo que es al demandado a quien le incumbe argumentar y probar las circunstancias excepcionales que permitan apartarse de ese principio, extremo este que no se daría en la especie.

La Cámara considera también la existencia de un daño emergente, entendido como la inversión que deberá hacer efectiva el dueño para recomponer el deterioro de su marca (4), hecho que no se funda en prueba y no dejaría de ser hipotético.

También se denuncia un lucro cesante, que según la Cámara puede medirse ponderando el beneficio obtenido por el demandado o estimando el precio de la licencia que debería haber erogado el infractor. Sin embargo, no se fundan estos extremos en prueba que demuestre que la actora otorgaba licencias y/o que la demandada había vendido a un público que, de no existir la infracción, hubiesen representado ventas para la actora.

Pese a que no compartimos los criterios jurídicos utilizados por la Cámara para formarse una convicción del daño, reconocemos que no se puede alentar la infracción marcaria y ello ocurriría toda vez que quien delinque marcariamente pueda lucrar con el delito sin que exista remedio jurídico para que dicho lucro le sea quitado.

Creemos que antes que una reformulación del instituto de daños contrario a lo previsto en nuestro código civil, sería preferible una aplicación pretoriana del daño punitivo, hoy vigente en nuestro derecho del consumidor.

III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios

 

Como mencionábamos, la Cámara invoca la violación del ius prohibendi como fundamento para presumir la existencia daños y perjuicios.

Luego, y conforme otros presupuestos (ganancias obtenidas, valor de una licencia), es que da contenido económico al daño hipotético que presumió existente.

Contrariamente a la que sostiene la Cámara, la mera violación de una prohibición no causaría, de por sí, un perjuicio.

En efecto, existen muchas situaciones en la vida real en que la violación de una norma no genera perjuicio más allá de que, quien tenga derecho a exigir la adecuación de la conducta a la norma, esté legitimado para actuar y evitar que la infracción se repita.

Imaginemos el supuesto de un titular de un derecho de propiedad sobre un campo de miles de hectáreas en la Patagonia. Nadie discutiría que el propietario de dicho derecho real puede ejercer su ius prohibendi respecto de cualquier tercero que, transponiendo los límites de su propiedad, la recorriera, cruzara o se asentara. Sin embargo, otra cuestión será afirmar y luego acreditar que tal tercero, al cruzarlo, recorrerlo o asentarse ha generado daños y/o perjuicios como consecuencia de la violación del ius prohibendi del titular.

Y la mención de miles de hectáreas y la Patagonia no dejan de ser útiles para la comparación…. ¿Qué podría significar para su titular el uso no autorizado de las marcas Louis Vuitton por un incipiente infractor en el país del fin del mundo?

Otro supuesto: un consorcio de propietarios de un inmueble que se rige por su reglamento de copropietarios descubre que uno de los copropietarios ha hecho una construcción prohibida en una zona común de uso exclusivo. Más allá del derecho a obligar al infractor a destruir la obra y volver las cosas a su estado anterior con las correspondientes costas, ¿Existiría daño emergente? No creemos.

¿Y qué decir de los delitos de peligro?. Pensemos en el sujeto que es descubierto falsificando y hasta poniendo en circulación moneda falsa (art. 283 del CP)… Supongamos que ha obtenido pingües ganancias como consecuencia de ello. Es muy probable que haya condena penal pero, ¿será posible condenarlo civilmente por daños y perjuicios si previamente no se individualizan los damnificados y éstos exigen una reparación? ¿Cuál sería el fundamento que podría tener el Estado para demandarlo civilmente y hacerse de los beneficios por éste obtenidos? Alguien podrá insinuar el instituto penal de la confiscación, pero ya estaríamos fuera del instituto de los daños y perjuicios y ello sería objeto de otro análisis (5).

¿Cuál sería el perjuicio existente frente a la infracción de una marca registrada, no usada y de mero carácter defensivo, pese a existir violación del ius prohibendi?

En todos estos ejemplos, así como en la sentencia comentada, se ha violado una norma jurídica o particularmente el “ius prohibendi”, sin embargo no se podría afirmar que haya habido perjuicio, aún cuando el infractor haya podido lucrar.

Y lo verificado no es una anomalía, es justamente lo que el código civil tiene presente cuando exige un daño concreto para que un ilícito sea punible civilmente.

En este sentido el artículo 1067 establece que “No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia”.

En otras palabras, el propio código admite la posibilidad de que exista de un ilícito —lo que podría dar lugar al auxilio de la fuerza pública para evitar que el ilícito se siga cometiendo— y a la la vez no se presuma la existencia de daños, contrariamente a lo sostenido por la Cámara.

En el derecho de daños, y dentro del ámbito extracontractual, si bien el ilícito es el presupuesto básico para que a partir de su existencia se pueda analizar si se han producido daños indemnizables, solo mediando la comprobación de éstos es que se tornaría viable el resarcimiento si además la conducta del autor puede calificársela subjetivamente como dolosa, culpable o negligente (art. 1067 ya indicado).

Excepcionalmente el código prescinde de la calificación subjetiva y relaciona el ilícito y el daño desde una perspectiva objetiva (art. 1113 del CC).

Por su parte, si bien el art. 165 del Cód. Procesal faculta a los jueces a fijar la indemnización ello es a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada y no meramente presumida por la ocurrencia del ilícito.

Es decir que para la existencia de una condena en daños se precisa de un dato jurídico objetivo (el ilícito), un dato fáctico objetivo (el daño) y un nexo subjetivo o excepcionalmente objetivo entre el daño y el ilícito cuya racionalidad y alcance está correctamente previstos en los artículos 901 a 906 del CC (6). En autos no hay prueba del daño, sino meras conjeturas al respecto.

Existe hoy en día una confusión muy generalizada que identifica el daño con el ilícito, no solo en el extranjero, sino que también ha sido recogida por la jurisprudencia, como vimos, y por alguna doctrina (7).

Nuestra Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 18 de diciembre de 2008, exp: 88001-3103-002-2005-00031-01, ha sido muy clara en cuanto a la independencia del daño como elemento estructural de la responsabilidad civil:

“De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena demostración recae en quien demanda, (la bastardilla), salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era —y es— imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible”.

El argumento de la dificultad que pueda existir para delinear con precisión los contornos económicos del perjuicio experimentado (causa nº 6.121/02 cit. causa nº 11.007/04) tiene que partir de la convicción de la existencia del daño, y no de su presunción por la ocurrencia del ilícito.

Ya vimos que no puede sostenerse que exista lucro cesante por la falta de pago de regalías cuando el titular de la marca no otorga licencias como tampoco ventas perdidas cuando el titular jamás vendería en los mercados y a los precios que se vende normalmente la mercadería el infractor. Finalmente, el daño a la imagen de la marca, en la entidad de las infracciones aquí discutidas es directamente imposible. Es como sostener que, más allá de la prohibición y multas que puedan existir, el arrojar en forma aislada, una lata vacía a un río, produzca por este solo hecho daño en el medio ambiente.

Ricardo J. Papaño, en un meditado y profundo artículo (8) al que adherimos, niega que en materia marcaria exista un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se pueda prescindir de la debida justificación de uno de sus presupuestos (el daño), y que tal sistema (marcas) no siendo autónomo pueda prescindir de su remisión a las normas generales del Código Civil.

IV. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo
Creemos que la Cámara no equivoca su camino al condenar sino que lo equivoca cuando intenta fundamentar la condena en supuestos daños y perjuicios hipotéticos, lo que además la limitan en su capacidad para fijar una condena más alta, desde que no se puede cuantificar lo hipotético y no existente sin caer en grave arbitrariedad.

Ahora, si en cambio de ello, la Cámara aplicara por analogía un instituto ya existente en nuestro derecho (Derecho de Defensa del Consumidor) como así también en otras áreas, si consideramos su naturaleza disuasiva (9), la condena podría ser mucho más gravosa para el infractor y consecuentemente mucho más efectiva como herramienta disuasiva (10).

En efecto, si consideramos al daño punitivo como un instituto cuyo fin es disuadir la comisión de ciertos hechos, no queridos, a través de la destrucción de la ecuación económica que los alienta, la condena impuesta por la Cámara en éste y en otros antecedentes son justas y valiosas.

En este sentido considerar la ganancia o el precio de una regalía como marco para fijar una multa, serían algunos mecanismos lógicos para valuar la condena que tenga por objetivo disuadir la repetición del ilícito. Al pagarse una regalía ficta (que además debería ser más cara que la existente en el marco contractual) el infractor perdería la diferencia de ganancia y hasta tendría mayores costos que un licenciado autorizado. Si por otro lado la condena considera las ganancias por la infracción cometida, la condena debería tener una magnitud suficiente como para afectar la ecuación económica que alienta la infracción marcaria, obstaculizándose así su repetición.

Obviamente estas no debieran ser los únicos fundamentos para fijar el valor de las condenas disuasivas en analogía al daño punitivo. En algunos supuestos puede no ser un mecanismo idóneo el de proceder a la fijación de una regalía ficta, cuando el titular de marcas no otorga regalías, o no lo haría respecto del demandado. Lo mismo si la condena que considera las ganancias no lo hace en tal magnitud que sirva para destruir la ecuación económica del infractor.

Como ya dijimos, no desconocemos que la Cámara en numerosos fallos se ha ocupado de mencionar que los daños punitivos eran extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil (11), pero dicho argumento ha perdido vigencia desde la sanción del artículo 52 bis incorporado por ley 26.361 a la ley 24.240 en abril de 2008 y la Cámara tendría nuevos fundamentos para tomar una iniciativa pretoriana, con posibilidad de ser mucho más severa y eficiente en su actuar, a la vez que corregiría un rumbo que desde nuestra perspectiva no es acertado y solo serviría para confundir en lo que hace a la interpretación del instituto civil de daños y perjuicios.

(1) Entre otros: Cienfuegos S.A. C/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 DistriseGA S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto C/Rey, Guillermo Raúl s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/González, Jorge Alberto S/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.

(2) Decimos “expresamente” pues desde la perspectiva analizada en el artículo titulado “Un dictum justo y un obiter disparador del análisis”, RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138, citado infra en 10, consideramos que la disuasión como herramienta jurídica está presente en nuestro derecho en diversos institutos aunque sin denominarse daño punitivo, nos referimos a los derechos de importación, las multas automáticas en derecho tributario, la indemnización por despido arbitrario, la correspondiente a la mujer embarazada, las cláusulas penales, las astreintes, etc.

(3) Fernández Novoa, C. “Tratado sobre derecho de marcas” Marcial Pons, Madrid-Bacelona, 2004, pág. 503.

(4) Bertone, Luis – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Derecho de marcas” Heliasta, 2003, tomo 2, pág. 227, nota 652 y pág. 228.

(5) Confiscación sobre el producto indirecto del delito en el sistema de prevención del lavado de activos Leandro Tadeo Fernández* http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/confiscacion-sobre-el-producto-indirecto-del-delito-en-el-sistema-de-prevencion-del-lavado-de-activos.pdf

(6) Art. 901. Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”.Art. 902. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.Art. 903. Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.Art. 904. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.Art. 905. Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

(7) Carlos Otavio Mittelman, Daños derivados de infracciones a marcas y patentes, en http://www.obligado.com.ar/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf

(8) Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil, Papaño, Ricardo J. Publicado en: LA LEY, 1994-A, 505 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo III, 883 Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (CNCiv.) (Sala B) – 1991/08/20 – Lincoln Hotel S. A. c. Aries Cinematográfica Argentina.

(9) Ver supra nota 2.

(10) Para una profundización sobre la naturaleza del daño punitivo de acuerdo a nuestra postura ver Castrillo, Carlos V. “Daño punitivo: un dictum justo y un obiter disparador del análisis”, RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138.

(11) Entre otros:Cienfuegos S.A. c/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 Distrisega S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto c/Rey, Guillermo Raul s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/Gonzáez, Jorge Alberto s/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.


 

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO PUNITIVO ~ INTERPRETACIÓN JUDICIAL ~ MARCAS ~ USO DE LA MARCA ~ PRUEBA ~ DAÑO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR ~ DELITO MARCARIO

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III ~ 2012-12-27 ~ Louis Vuitton Malletier c. Beraja, Jacobo Adolfo s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios 

2018-02-15T15:03:18+00:00