Proyecciones y análisis en un fallo más allá de su correcta decisión revocatoria

Autores: Castrillo, Carlos V. – Mandrá, Leticia A.
Publicado en: LA LEY 20/10/2009, 20/10/2009, 5 – LA LEY2009-F, 197
Cita Online: AR/DOC/3778/2009

 


 

Sumario: SUMARIO: 1. Introducción. 2. La función de garantía de una marca. Consecuencias actuales. 3. La protección de las sanas prácticas comerciales como fuente y límite del sistema atributivo. 4. Conclusiones.

 

  1. Introducción

El fallo a comentar debe ser compartido y celebrado en cuanto a sus conclusiones.

Sin embargo el razonamiento desarrollado no es siempre lineal y se hace extenso y complicado, obviamente desde la óptica de quien no ha intervenido en el expediente y desconoce extremos que surgirían del mismo y justificarían este razonamiento.

En efecto, el análisis del concepto de marca y lo relativo a la función secundaria de garantizar calidad parecen quedar como desarticulados del resto del razonamiento e innecesarios para arribar a las conclusiones buscadas.

Por otra parte, si bien la ley de marcas es clara en cuanto a la fulminación de nulidad de las marcas por quien al registrarlas “conocía o debía conocer que las mismas pertenecían a un tercero” (art. 24 inc. b) ley 22.362) (Adla, XLI-A, 58), la Cámara parece no querer transitar por este camino sino que parece tener necesidad de poner en duda ciertas afirmaciones de la ley, no para negarlas, sino para intentar rescatar los fundamentos últimos de la misma, y a partir de allí, con paso firme, apoyarse en la ley y declarar la nulidad del registro objeto de la litis.

Como consecuencia de la lectura y análisis de este desarrollo argumental hemos imaginado otra vía alternativa para confirmar la correcta declaración de nulidad de la marca Federal Express y también hemos proyectado el razonamiento relativo a la función de garantía de las marcas —a nuestro juicio aislado desde la perspectiva argumental—, a una cuestión de gran actualidad como es la preservación de códigos de barra en los productos.

  1. La función de garantía de una marca. Consecuencias actuales

La Cámara entra, a nuestro juicio, en el análisis de esta cuestión pues cree encontrar un primer argumento para declarar la nulidad de esta marca notoria registrada por un tercero, evitando así que quede vulnerado el aspecto distintivo de la marca Federal Express, la que por su notoriedad y el hecho de estar registrada por un tercero, indicaría un origen distinto al de su efectiva titularidad registral, confundiendo así al consumidor.

O sea que, desde esta perspectiva, la marca Federal Express habría dejado de cumplir su función distintiva y sería contraria a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 22.362 que sólo autoriza el registro como marca de todo signo con capacidad distintiva. En el caso de autos, y por estar registrada la marca Federal Express a nombre de un titular distinto al de su notoriedad, tal distinción y garantía de calidad habrían dejado de existir.

En efecto, por una cuestión fáctica como es la notoriedad, el requisito de distinción no se estaría dando en el caso en análisis y la marca lejos de distinguir confundiría, violando además el artículo 3 d) de la ley 22.362 al inducir a engaños respecto del origen u otras características de los productos.

Sin embargo, al razonar así se advierte que el titular del signo notorio correctamente registrado a su nombre podría ceder onerosa o gratuitamente su signo localmente y ello no debería ser considerado un ilícito, más allá de que el público consumidor pueda confundir el origen.

Y si un signo no es contrario a los artículos 1 y 3d) cuando existe voluntad de su titular en que figure a nombre de un tercero por qué debería contrariarlos cuando es adquirido por causa originaria conforme el sistema atributivo establecido por nuestra ley.

Es evidente que la causal de nulidad de la cuestión a resolver no puede tener su fundamento en estos argumentos, y si bien la Cámara verifica que la calidad es una función importante en la marca y que sirve para definirla, su titular no estaría obligado a su mantenimiento en tanto ningún artículo de la ley así lo exige.

Como dijimos, esta conclusión a la que arriba la Cámara en nada le sirve para resolver la cuestión planteada, y parece ser abandonada, desde que no es más citada, por nuevos razonamientos relativos al sistema atributivo y los límites que deben existir en él.

Sin embargo creemos que en el tránsito por el análisis de la función de calidad de una marca se vislumbra un principio, que como veremos es útil y seguramente será objeto de futuras decisiones. Nos tomaremos la licencia de extenderlo, en las próximas líneas, y demostrar la utilidad del mismo para una situación que seguramente será objeto de decisión en el futuro.

Del fallo se interpreta que la garantía de calidad en una marca, como función de la misma, sería un derecho potestativo de su titular, que si bien proyecta un mensaje al consumidor en cuanto a la excelencia, existencia, mediocridad, o simplemente inexistencia de calidad del producto o servicio, es al titular del signo a quien corresponde la soberanía sobre esta función y los terceros no podrían interferir en ella.

Este principio no es nuevo y ha sido utilizado en otras sentencias para justificar la prohibición del relleno de envases aun con productos legítimos. Ya nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “González Leis & Cía. c. Arnado Cofler” ver Fallos 269:68 (año 1967), citando lo resuelto en Fallos 167:353 dijo:

“Cuando la garantía de origen, asegurada por la marca y el envase, dejara de existir o su contralor se hiciera tan difícil que el fabricante y/o los consumidores quedaran librados a la buena o mala fe del comerciante, entonces la marca no sería más que una palabra y habría dejado de ser privativa y exclusiva del propietario. Consecuentemente la reventa de un producto no puede sino hacerse tal como se lo ha recibido”.

En este fallo el Supremo Tribunal enuncia el principio de la función de garantía como un derecho y no un deber del titular de una marca tal como sintéticamente aparece esbozado en el fallo comentado.

Debemos reconocer que hoy, la mayoría de los productos ostentan códigos de barras, los que sin ser marca posibilitan al titular de marca la trazabilidad del producto y la certificación de su originalidad.

El tema no es menor, y ya en los EE.UU. en los autos Davidoff c. CVS, cuya lectura recomendamos al lector, (1) el tribunal del Segundo Circuito consideró, que la supresión, modificación o mutilación del código debiera considerarse una falsificación marcaria, o al menos una infracción marcaria, ya que nadie tiene derecho a interferir en los controles del titular de una marca para controlar la calidad de sus productos y/o el mantenimiento de su reputación.

Como vemos, el tema de la garantía, tangencialmente tocado por este fallo, abre la posibilidad de encontrar infracciones marcarias cuando la garantía es puesta en peligro por terceros sin el consentimiento del titular, como sería el supuesto de supresión, modificación y o falsificación de códigos de barra aun en productos originales y sin que el mantenimiento de garantía signifique una obligación para el titular de la marca.

Ahora bien, el análisis de la función de calidad, que a nosotros nos condujera a un mecanismo para la protección de los códigos de barra no ayudó a la Cámara en su razonamiento, por lo que la Cámara tuvo que analizar la naturaleza de la causa del derecho, esto es el sistema atributivo y sus limitaciones, para poder encontrar cómo justificar la declaración de nulidad de la marca Federal Express registrada por un tercero. En el próximo capítulo analizaremos otra alternativa para lograr la misma conclusión pero sin recurrir directamente a la ley de marcas.

  1. La protección de las sanas prácticas comerciales como fuente y límite del sistema atributivo

A la Cámara no le bastaría la letra de la ley (art. 24 inc. b) de la ley de marcas) para declarar la nulidad de la marca Federal Express sino que habría considerado que debía poner en duda la ley para lograr una convicción desde otra perspectiva y fundar una sanción tan grave como es la nulidad de un registro, con las consecuentes graves consecuencias para una masa concursal, en normas allende el derecho de marcas.

Ello lo consigue en el artículo 953 del Código Civil a partir del cual interpreta que el artículo 24 inc. b) sería una adecuación para los supuestos en los que el móvil del ilícito no estuviera claramente probado.

Pero también se podría haber acudido en primer término al artículo 159 del Código Penal, que establece que “Será reprimido con multa… …, el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas, o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial, y al artículo 42 relativo a la tentativa que establece que “el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”. Con fundamento en dichos artículos y el art. 1072 y 953 del CC se podría haber declarado nulo, de nulidad absoluta el recurso de reconsideración planteado por la demandada, recurso que posibilitó el levantamiento de la denegatoria de la marca Federal Express y su concesión.

Veamos: en el caso de autos estaría probado que la demandada actuó con dolo civil en la comisión de un ilícito en grado de tentativa. Aun cuando se hubiera podido presumir que la petición inicial de la marca Federal Express haya sido de buena fe, dicha presunción cae cuando en 1992 la demandada solicita el levantamiento de la denegatoria de la marca en clase 38 luego de haber aceptado ceder el registro homónimo en la clase 39 a la actora.

Esta solicitud de reconsideración debe ser considerada nula en tanto es un acto preparatorio del ilícito del artículo 159 del CP, realizado a sabiendas y con intencionalidad de dañar el derecho de Federal Express en cuanto a la clientela alrededor de la marca notoria, ya que obteniendo el registro Federal Express podría lograr confundir al consumidor en cuanto al origen del servicio y desviar esa clientela asociada a la marca de renombre internacional a su favor y en perjuicio de la actora. Como acto preparatorio cuyo objetivo es un ilícito deviene nulo por aplicación del artículo 953 del CC. (2)

Es que siguiendo la definición del artículo 1072 nos encontramos con los siguientes elementos que deben darse para que exista delito, y que según veremos estaban presentes en la conducta de la demandada a saber 1) un acto ilícito —en este caso en grado de tentativa—, 2) que se esté cometiendo a sabiendas, 3) y con intención de dañar los derechos de un tercero.

El acto ilícito es todo acto prohibido por la ley. Como vimos existe una norma que prohíbe el desvío de la clientela en provecho propio y en perjuicio de la competencia cuando medien maquinaciones fraudulentas (en este caso el registro de la marca Federal Express a nombre de International Express es la que permitirá confundir al consumidor sobre el origen del servicio a favor de ésta y en perjuicio de la actora). Por su parte el artículo 953 del CC fulmina con la nulidad absoluta a los actos jurídicos que tengan por objeto la comisión de ilícitos, tal como sería el supuesto de autos conforme venimos analizando.

El artículo 923 del CC establece que “la ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos”. Es decir que International Express no podría alegar el desconocimiento del artículo 159 del CP por lo que su solicitud de reconsideración de la denegatoria estaba alcanzada por la nulidad establecida en el artículo 953 del CC.

Pero como vimos no basta con actuar ilícitamente, sino que además se debe actuar a sabiendas y con intencionalidad de dañar la persona o los derechos de un tercero para que el ilícito además sea delito.

Actuar a sabiendas de dañar significa con conocimiento de las consecuencias de los hechos. En este sentido el artículo 902 del CC establece “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.

Sería difícil para International Express argüir que desconocía las consecuencias de su recurso de reconsideración como paso necesario para intentar obtener el registro de la marca Federal Express a su nombre y del mejor derecho de la actora al mismo cuando recientemente la demandada acababa de formalizar la transferencia de la marca homónima en clase 39 a su favor.

Por último el artículo 1072 establece que debe existir intencionalidad en el daño.

En este sentido participamos de la doctrina que niega que la intencionalidad de daño deba ser un objetivo inmediato en el actuar para que se configure el delito. Basta con que el daño sea una consecuencia mediata y previsible del acto ilícito y aun cuando el sujeto teniendo posibilidad de detener su actuar no lo haga, como sí hubiera sucedido si dejaba que quede firme el acto de denegación de la marca.

Belluscio aclara esta cuestión: (3) “el comerciante que realiza un acto de competencia desleal no trata de perjudicar a sus competidores, sino de enriquecerse, ello no significa que su actuar no sea delictual pues el daño hecho ha sido querido como medio para lograr un bien jurídico. Quien quiere alcanzar un fin quiere los medios conocidamente necesarios para alcanzar ese fin”.

Es importante destacar que basta con que exista daño intencionado para que se configure el delito, sin perjuicio de que además pueda existir daño efectivamente causado, que habilite la acción resarcitoria. Son dos cuestiones absolutamente distintas e independientes. Si no existe daño causado no habrá acción civil resarcitoria, más allá que puedan existir acciones para lograr que el ilícito cese, tal como sucediera en este supuesto, en que se decretara la nulidad de la marca Federal Express a nombre de International Express S.A. y que tendría su causa también en la nulidad del recurso de reconsideración de la denegatoria planteada.

Dijimos entonces que el artículo 1072 del CC establece que el agente debe tener conocimiento e intención de causar un daño. El conocimiento se dio en autos por las constancias existentes en el expediente y la reciente transferencia de una marca homónima en otra clase a Federal Express S.A.

Es decir que el recurso de reconsideración planteado por la demandada tenía por objeto un ilícito, a saber, el registro a su nombre de una marca notoria de un tercero para desviar a su favor y en perjuicio del último la clientela, todo lo que lo hacía a sabiendas y con intencionalidad en producir este daño al tercero, por lo que tal recurso es un acto jurídico nulo de nulidad absoluta que torna nulo, consecuentemente el acto de concesión de la marca.

  1. Conclusiones

Como ya sostuvimos no podemos menos que aplaudir el fallo de Cámara.

Sin embargo nos pareció más oportuno que decir en otras palabras lo razonado por los jueces, buscar otras alternativas y proyecciones a partir de lo decidido.

En este sentido consideramos que la función de calidad de una marca no obliga a su titular al mantenimiento de la misma, pero sí lo habilita a establecer controles sobre la misma y exigir la protección de estos controles desde el derecho marcario.

Asimismo, los principios de la ley de marcas no son ajenos al derecho como ciencia sistémica, y muchas veces las mismas conclusiones pueden lograrse por caminos diversos, aun prescindiendo de la normativa marcaria.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 

(1) Autos Davidoff c. CVS resueltos por el Tribunal del Segundo Circuito de los EE.UU., en http://morelaw.com/verdicts/case.asp?n=07-2872-cv&s=NY&d=40424

 

(2) Art. 953. El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.

 

(3) Belluscio, Augusto C. (director), Código Civil y leyes complementarias, t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1984, p. 89.


 

Voces: REGISTRO DE MARCAS ~ NULIDAD ~ MARCA NOTORIA ~ MARCA EXTRANJERA ~ MARCAS ~ DAÑOS Y PERJUICIOS

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A (CNCom)(SalaA) CNCom., sala A ~ 2009-06-18 ~ Federal Express Corp. c. International Express S.A.

2018-02-15T14:57:33+00:00