Oposición al registro de la marca

Autores: Castrillo, Carlos V. – Mandrá, Leticia A.
Publicado en: LA LEY 22/12/2009, 22/12/2009, 7 – LA LEY2010-A, 190
Cita Online: AR/DOC/4557/2009


 

Sumario: I. Introducción. II. El fallo comentado. III. Consideraciones. IV. Antecedentes locales a tener en cuenta. V. Conclusiones.

I. Introducción

 

El tema tratado en el fallo comentado, ya ha sido decidido en otras oportunidades desde distintos enfoques, como más abajo veremos, y sin embargo no deja de ser interesante y obliga a seguir reflexionando al respecto. En efecto, contrariamente al argumento que podría desprenderse de lo sostenido por la vencida, la mayor interdependencia y comunicación que genera un mundo globalizado unido por internet, lejos de haber sido considerado como un factor que pueda facilitar la confusión ni siquiera ha sido considerado por los jueces y habrá que preguntarse si además no debería ser considerado un factor que evita la confusión y permite mayor distinción entre marcas hasta ahora reputadas de confundibles en otro contexto.

En efecto, la mayor comunicación y la mayor información, hoy al alcance de muchos, obligan a distinguir donde antes no existía ni posibilidad de comparación. Una madre nunca confunde a sus mellizos gemelos, como tampoco lo hacen cada mujer y/o cada grupo de hijos de cada uno de estos gemelos, y la respuesta es obvia: porque los conocen y tienen la posibilidad de comparación desde el conocimiento profundo que de cada uno tiene de ellos.

Internet y el mundo globalizado nos están haciendo entrar en un terreno de mayor conocimiento, en el que lejos de facilitar la confusión la impiden, y las reglas de comparación deben ser referidas a casos concretos y no en abstracto, ello teniendo en cuenta las circunstancias adjetivas de cada caso. Las decisiones sobre confundibilidad no deberían versar sobre la posibilidad abstracta de confusión sino sobre la posibilidad concreta de ello tal como correctamente sostiene el Dr. Vocos Conesa en su voto. Si bien el fallo no analiza el tema desde la perspectiva que se propone en este prólogo (Internet y la globalización), sí considera a las marcas enfrentadas inconfundibles sobre la base de un análisis concreto del caso y más allá de las similitudes en abstracto que las mismas puedan tener.

Sostenemos que la confusión se acrecienta por el desconocimiento mientras que por conocimiento aumenta la posibilidad de diferenciación. Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de que nombrando a Buenos Aires en el extranjero se asienta diciendo “ah si, Brasil”, cuando sólo tiene en común el estar en Sudamérica y ser la capital de un país vecino al nombrado equivocadamente. Para quién, que no conoce una lengua extranjera, todas las voces en esta lengua son similares. El desconocimiento sumado a algunas características comunes genera confusión, por lo que el conocimiento y la mayor información distinguen lejos de confundir, y ello no es ajeno a las marcas y a la forma de resolver estos conflictos.

Este fallo no es aislado en la jurisprudencia, y desestima correctamente el planteo de hacer una excepción al principio de especialidad evitando extender el derecho marcario a clases en donde la marca a proteger no está registrada.

Este mismo análisis pero desde otra perspectiva, sirve también para considerar no confundibles, marcas similares cuando no existe analogía de productos y/o servicios ni potencial interferencia en el mercado pese a superponerse registralmente la cobertura de las marcas comparadas, de lo que también nos ocuparemos y proporcionaremos antecedentes jurisprudenciales.

Finalmente, lo afirmado no debe aplicarse necesariamente al caso de marcas notorias o de alto renombre, en cuyo análisis gobiernan otros principios y que no abordaremos en este comentario, sin perjuicio, de que como veremos, en algunos casos los principios se comparten.

II. El fallo comentado

 

Editorial Buen Vivir SRL solicitó el registro de su marca Buen Vivir en la clase 16 para distinguir exclusivamente “publicaciones en general”. A ello se opuso Vinares S.A. por considerar tal signo confundible con sus marcas BONVIVIR de las clases 29, 31, 32, 33, 34 (clases de alimentos, bebidas y artículos de fumador).

No habiendo logrado un acuerdo Buen Vivir S.R.L. inicia demanda por oposición indebida invocando además el uso como parte de su nombre comercial de tal denominación desde el año 1996.

Al contestar demanda la oponente amplía los fundamentos invocando las marcas BONVIVIR.COM inscriptas en las clases 35, 36, 38, 41 y 42, muchas de las cuales no eran utilizadas y eran meramente defensivas.

En primera instancia, y considerando el uso acreditado de la designación como parte del nombre comercial en forma pacífica y ostensible sumado al hecho de que no existía superposición de clases por lo que el principio de especialidad debía gobernar el conflicto, el juez hizo lugar a la demanda y declaró inconfundibles las marcas en cuestión.

La demandada Vinares SA apela la sentencia solicitando se haga excepción al principio de especialidad en que se fundara la resolución, teniendo en cuenta que ella utiliza su marca Bonvivir en un sitio de internet, en el que ofrece sus productos de donde se seguiría la confusión entre publicaciones On Line y publicaciones en papel.

La Cámara, en su análisis y sobre la prueba producida en el expediente, considera delimitado el campo de actuación de la actora en las publicaciones en general, mientras que el de la demandada en la información y venta de productos de calidad para consumidores de alta gama.

Sobre esta base concluye que ninguna de las clases en las que la demandada ha registrado su marca Bonvivir y/o Bonvivir.Com se relaciona con la clase 16 a lo que agrega el hecho de que la demandada nunca intentó registrar su marca en esta clase por lo que decide que no puede prescindir del principio de especialidad en tanto no se perciben interferencias o aproximaciones marcarias contrarias a los fines esenciales de la ley. Se destaca el carácter selecto del público consumidor de Vinares SA y el carácter accidental por el que la demandada apela a impresiones publicitarias para la difusión de los artículos que comercializa por lo que no hay superposición con el negocio de la actora.

III. Consideraciones

 

El fallo ilustra en cuanto a cómo se ha procedido al análisis de la posible confusión de dos signos ampliando o restringiendo su protección conforme se compruebe la existencia de interferencia en los mercados que puedan afectar las sanas prácticas comerciales y/o al público consumidor.

La ampliación del espectro de protección se produce toda vez que se haga una excepción al principio de especialidad marcaria extendiendo así los efectos del registro a productos no cubiertos por éste cuando el riesgo de confusión existe más allá de la existencia de superposición de productos y/o servicios cubiertos.

La restricción (que en realidad no sería tal) se produce toda vez que se declaran inconfundibles marcas similares cuando más allá de la cobertura del registro invocado como fundamento de la oposición, el juez considera que no existe analogía y/o semejanza entre los productos y/o servicios a los que se aplicará la marca en litigio y por ende no existirá riesgo de confusión. O sea analiza la confusión desde una perspectiva concreta y no abstracta.

Ambos casos tienen en común el análisis desde la perspectiva del caso concreto y no desde la comparación abstracta. Y en esta situación concreta a analizar hoy sostenemos que Internet juega y jugará cada vez más un rol decisivo a la luz de la mayor información que resulta accesible al público consumidor y la mayor globalización de los mercados.


IV. Antecedentes locales a tener en cuenta

 

Como mencionáramos más arriba, el fallo comentado no es aislado, y existe toda un línea jurisprudencial acorde con los lineamientos del fallo comentado, ya sea considerando inconfundibles marcas similares cuando no exista interferencia o riesgo de confusión para el consumidor o bien ampliando la cobertura a otros productos y/o clases cuando pueda existir riesgo de confusión

A continuación describiremos algunos fallos desde las dos grandes perspectivas mencionadas: principio de especialidad y marcas de defensa y otras consideraciones que hemos creído interesante señalar.

Principio de especialidad

  1. Confusión indirecta

Se denomina confusión indirecta cuando pese a tratarse de clase distintas se considera que existe riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen de los productos.

Si bien el principio de especialidad es uno de los pilares del sistema marcario argentino, en tanto la tutela de las marcas resulta rigurosa y limitada a la clase en la cual se encontrara registrada, existen situaciones en que se hace excepción de ello.

Intex Marketing Ltd. C. Brahim Hermanos S.A. s/cese de oposición al registro de marca causa N° 21.542/96 CCCF, sala III, 08/08/2000.

En esta causa los magistrados de la mencionada sala III declararon infundado el requerimiento de Cese de Oposición planteado por Intex Marketing Ltd, en virtud de la oposición deducida por Brahim Hermanos S.A. Ésta se había opuesto con su marca Setsport de la clase 25, que era usada para comercializar indumentaria deportiva, al registro de la marca de la actora The Sport Set, solicitada en clase 12 para accesorios para la práctica de los deportes en los cuales la demandada comercializa su indumentaria.

En su voto, el Dr. Eugenio Bulygin confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la oposición fundada. Consideró que existía confusión indirecta entre las marcas, pudiendo el consumidor incurrir en el error respecto de un posible origen común de los productos. Esto así, en tanto hay entre las marcas una vinculación suficiente como para poder provocar, —en caso de que las mismas sean comercializadas bajo la cuestionada marca—, confusión en el público consumidor.

  1. El carácter relativo de los límites del nomenclador

En la causa antes mencionada se reiteró lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la clasificación del nomenclador oficial no traza límites infranqueables para deslindar categóricamente los productos o servicios incluidos en cada clase —porque esa clasificación obedece a múltiples criterios (materia prima, función, similitudes, calidad de sucedáneos de unos productos con respecto a otros, el fin que cumplen, su afinidad comercial, etc.)— que carecen de exactitud matemática, por lo que es normal que en la práctica se advierta la posibilidad de confundir productos encasillados en clases distintas (CSJN, in re “El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación, y Crédito Ltda. c. Ligger Group Inc.” del 16-5-85).

Cuando existe una relación estrecha entre el producto principal, incluido en una categoría del nomenclador, y partes o accesorios de aquél, que están comprendidos en otra clase, debe hacerse excepción al “principio de especialidad” para proteger la marca que singulariza al primero, especialmente cuando se trata de un signo registrado frente a un mero derecho en expectativa. (Cfr. esta sala causa N°19.965/94 del 23-12-97).

  1. Flexibilidad del principio de especialidad cuando el producto principal se encuentra en una clase, pero sus partes accesorias en otra

Wax, Feéix c. Osram GMBH s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 19.965/94, CCCF, Sala III 23/12/97.

Aquí la oposición deducida por Osram GmbH —con su marca Lumilux, de la clase 11— al registro de la marca LUMINEX, de la clase 9, se consideró fundada.

La marca de OSRAM comprende instalaciones de alumbrado dentro de la clase 11, mientras que la marca solicitada tenía como destino la comercialización de llaves de luz dentro de la clase 9. Se consideró clara la estrecha vinculación que existe entre productos ofrecidos, en tanto los productos de la clase 9 constituyen un accesorio necesario para la instalación del los comprendidos en la clase 11.

El Dr. Amadeo en su voto sostuvo que, en tanto si bien el “principio de especialidad” es una regla de importancia, es obvio que en el sub examen no puede prevalecer. Cuando existe una relación estrecha entre el producto principal, incluido en una categoría del nomenclador, y partes o accesorios de aquél, que están comprendidos en otra clase, debe hacerse excepción al “principio de especialidad” para proteger la marca que singulariza al primero, especialmente cuando, como ocurre aquí, se trata de un signo registrado frente a un mero derecho en expectativa.

  1. Nombre comercial

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A y G. c. Magna Quilmes S.A. S/Cese De Uso De Nombre Comercial, Causa N° 16.920/95, CCCF, sala II, 01/04/2003

El Dr. Recondo, en su voto rechazando la demanda, delimitó el alcance que se dará al nombre comercial a los efectos de citarlo como antecedente. El nombre comercial, al igual que la marca, encontrará su principio de especialidad demarcado por la actividad que figurara en su acta constitutiva, respecto de la cual cuenta con autorización para funcionar.

Así, el nombre comercial se adquiere con el uso y únicamente en el ramo en que es efectivamente utilizado y que en el caso de la demandada ya sea como Magna Quilmes SA o Bingo Quilmes.

Es pertinente aplicar un criterio restrictivo —por su naturaleza excepcional— a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (conf. J. Otamendi, Derecho de Marcas, 3 ed., p. 192; CS, Fallos: 248:819 y jurisprudencia citada en nota 160; Sala de Feria, causa 19/2000 del 26.1.00), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca o, como en el caso nombre comercial, que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede.

Pero no debe perderse de vista que la marca y el nombre comercial cumplen funciones distintas e identifican algo diferente: productos o servicios aquélla, y una organización comercial la segunda.

  1. Supuesto de marcas notorias

Calás, Rolando Dante c. Raúl V. Batalles S.A. s/ cese de oposición al registro de marca, causa N° 5110/97, CCCF, sala II, 02/03/2004

El Dr. Eduardo Vocos Conesa, en su voto en la causa de referencia, sostuvo que “la exorbitancia de la marca renombrada y su penetración como oponente en clase distinta es admisible formalmente, pero ello no significa que lo sea sustancialmente; extremo este último que dependerá de que el signo al que se opone debilite su poder distintivo por el efecto del aguamiento o dilución del ensamble marca-producto y se beneficie así con su prestigio (confr. causa 957/99 arriba citada).”

Sin entrar en el análisis del concepto de marca notoria y los extremos que la misma deberá cumplir para ser considerada como tal, se podría decir que una de las condiciones o requisitos para que una marca llegue a alcanzar aquel grado de privilegio poco común de marca notoria, es que haya sido objeto de una intensa publicidad, porque —como señala J. Otamendi— es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado “no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (confr. op. cit., pp.355/356). Y Paul Mathely expresa, al respecto, que no basta que una marca sea conocida por un público especializado; para ser notoria es menester que sea conocida por una gran parte del público, esto es, por el conjunto de la población; extremo que exige, al menos, tres elementos: a) cierta antigüedad del signo; b) su empleo difundido; y c) un importante esfuerzo publicitario (confr. “Le droit français des signes distinctives”, París 1984, pp. 18/19).

Y puesto, que, al no estar acreditado el carácter “notorio” alegado, no se presenta el riesgo de “dilución” —menos en la especie, ya que existen varias marcas idénticas que pertenecen a otros titulares—; tampoco se da la posibilidad de que la actora intente un espurio aprovechamiento de su prestigio.

Marcas de defensa

  1. Criterio de cotejo en marcas de defensa.

Dowelanco c. Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I. s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 3086, CCCF, sala II 18/5/99

La Cámara Civil y Comercial Federal admitió el cese de oposición a la solicitud de la marca “LASER”, planteado con fundamento en la marca “Lazar”, ambas en la clase 5 utilizada defensivamente por el laboratorio homónimo.

En este sentido el Dr. Vocos Conesa abordó el tema de las marcas de defensa expresándose de la siguiente manera: “siendo marca de defensa, y aunque la marca es perfectamente legítima, la jurisprudencia ha entendido que su protección no exige el rigor de las marcas en uso o destinadas a ese fin sino una acorde con el propósito perseguido con su registro. Consecuentemente, se ha resuelto que en el cotejo marcario debe ser aplicado un criterio menos estricto que el habitual o, como con cierta impropiedad lingüística se dice, un criterio benévolo o benigno (confr. causa 232 del 28/8/81; Sala I, exp. 9659 del 14/10/80, entre muchas otras).”

En tanto “la realidad es que si la marca de la demandada tiene, como se ha visto, el limitado propósito de un signo de defensa, no habrá de plantearse problema alguno de confundibilidad indirecta en tanto no concurrirá al mercado insecticida de uso doméstico individualizado con la marca Lazar.”

De todo lo expuesto se desprende entonces que, sin perjuicio de ser las marcas de defensa lícitas en el ordenamiento marcario, el criterio de cotejo será más bien flexible.

  1. Marca notoria como marca de defensa.

Aún cuando se trate de una marca notoria, ésta cumple un mero papel de defensa —valga la redundancia—, esto es, se halla registrada en clases que cubren productos o servicios que no tienen la más mínima relación con las actividades que desarrolla su titular, entonces el criterio de severidad no tiene la justificación antes indicada y da paso a un criterio menos estricto que el habitual.

Unión Personal de la Nación c. Arcor SAIC s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 7991/99, CCCF, sala II, 13/10/05

En el la causa los titulares de la marca “Accord” iniciaron demanda por cese de la oposición contra ARCOR por la oposición con fundamento en la marca homónima en clase 42. La demanda fue admitida, por lo que la oposición fue declarada infundada.

El juez de Cámara Dr. Vocos Conesa manifestó: “un caso paradigmático de cotejo marcario no riguroso, en el que se flexibiliza la comparación y se consiente una cierta aproximación de las marcas que no se toleraría en otros campos (v.gr. el de productos medicinales que pueden comprometer la salud o la vida de las personas) es, precisamente, aquél en el que la oposición es basada en una marca de defensa, es decir, en un signo que —si bien es legítimo (art. 26, Ley de Marcas)— no está destinado a identificar en la realidad producto o servicio de la clase en la que está registrado. ¿Y por qué se mitiga el rigor de la comparación? Porque al no tener el signo de defensa finalidad de uso, en la medida en que se respete su propósito defensivo, la irrupción de una nueva marca con rasgos distintivos bastantes no provocará confusión alguna en el público, de modo que quedarán salvaguardados los fines esenciales de la ley (Fallos: 272:290; 279:150, entre otros).”

  1. Improcedencia de declarar la caducidad de una marca de defensa si la misma es usada en otra clase para admitir otra similar. Alternativas.

Frigorífico Bordon S.A. c. Borden Inc. s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 19.989/94, CCCF, sala I, 23/6/98.

El juez de Cámara, Dr. Pérez Delgado, admitió el cese de oposición en la causa en la cual se enfrentaban las marcas “Bordon” con “Borden”, ambas en la clase 29. “Borden” se trataba de una marca de defensa en la clase y por lo tanto el cotejo marcario se flexibilizó. Por otro lado se tuvo presente el carácter notorio de la marca Bordon en Brasil como muestra del interés legítimo de la solicitante.

Por otro lado se destacó que no era necesario ni procedente la declaración de caducidad de una marca de defensa para admitir otra similar en tanto conforme el art. 26 de la ley de marcas claramente establece “No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad”.

El texto legal es bien amplio y demostrativo de que la caducidad se debe decidir con criterio restrictivo, pues no es menester que la marca sea utilizada en la misma clase para la cual fue otorgada. Resulta suficiente que se la emplee para productos o servicios de otras clases, e inclusive, la norma ni siquiera exige que en ellas se encuentre registrada. Más aún, la misma norma prevé su utilización como “parte de la designación de una actividad” (ver también art. 5 de la ley 22.362).

Sin perjuicio de lo cual y por razones de flexibilidad en el cotejo, la Cámara consideró que las marcas Bordon y Borden no se confunden.

V. Conclusiones
Como mencionáramos más arriba, la declaración de inconfundibilidad de marcas similares y la flexibilización del principio de especialidad para hacer valer el derecho de una marca más allá de su cobertura cuando las marcas se consideren confundibles no es un hecho aislado en la jurisprudencia y lo decidido en el fallo comentado está en un todo de acuerdo con la jurisprudencia marcaria en la Argentina.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 


 

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Voces: CONFLICTO MARCARIO ~ CONFUSIÓN DE MARCAS ~ MARCAS ~ REGISTRO DE MARCAS ~ OPOSICIÓN MARCARIA ~ PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD ~ JURISPRUDENCIA ~ INTERNET ~ INFORMÁTICA

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II (CNFedCivyCom)(SalaII) CNFed. Civ. y Com., sala II ~ 2009-07-27 ~ Editorial Buen Vivir S.R.L. c. Vinares S.A. 

2018-02-15T14:58:05+00:00