Los daños, los frutos y las multas civiles en propiedad intelectual

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: RCyS2012-IX, 115
Cita Online: AR/DOC/3036/2012

 


 

Sumario: I. Introducción.- II. La cuestión a analizar.- III. El Código Civil.- IV. El problema de la infracción en propiedad intelectual y en particular en marcas: la necesidad de regular daños punitivos.- V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho.

 

I. Introducción

El fallo que comentamos es un interesante caso para analizar las distintas soluciones que corresponden ante las infracciones a los derechos de propiedad intelectual conforme la naturaleza de cada instituto y la imperiosa necesidad de que se legisle acerca de la aplicación de multas civiles, más conocidos como daños punitivos, para disuadir la usurpación de estos derechos cuando el derecho de daños, pese a reparar, no logra ese objetivo.

En este sentido veremos que no es lo mismo la solución jurídica para una marca, que aquella que podría tener la infracción a un derecho de autor o una patente y ello por ser institutos con distinta naturaleza jurídica.

Tampoco el derecho de daños tiene por objetivo primario el de disuadir con la reparación la comisión de ilícitos, en tanto el objetivo del derecho de daños no es la disuasión sino la reparación, por lo que la necesidad lograr sancionar leyes que admitan multas civiles o daños punitivos es evidente y necesaria.

Finalmente queremos destacar que no compartimos el fundamento jurídico para reconocer el derecho indemnizatorio que se fijara en autos, y que se fundamenta haciendo referencia en la doctrina planteada por Jorge Mayo en su artículo publicado en LA LEY, pero reconocemos que nuestro planteo, desde otra perspectiva jurídica, hubiera arribado a la misma solución práctica.

II. La cuestión a analizar

La sentencia a comentar se apoya en un artículo de doctrina del Dr. Jorge Mayo cuyos fundamentos hace suyos al decir “El alcance de los agravios sobre las pautas para retribuir las consecuencias patrimoniales del ilícito tornan aplicable al caso el criterio sustentado por el Dr. Jorge A. Mayo en cuanto distingue dos aspectos que derivan del hecho ilícito, por un lado a la víctima se le ocasiona un daño injusto, y por otro, también puede surgir un enriquecimiento del dañador.

Este autor aclara que el daño siempre significa un menoscabo, ya como daño emergente ya como lucro cesante; en cambio el enriquecimiento no importa detrimento de algo ya incorporado efectiva o potencialmente al patrimonio, destacando que el enriquecimiento resulta ser solamente un plus limitado a lo obtenido por el responsable más allá del daño y que la medida estará dada por el beneficio neto. Sostiene que el responsable del comportamiento lesivo de los derechos de otro no puede estar en ningún caso legitimado a apropiarse el enriquecimiento obtenido con el hecho ilícito.

Concluye en que la reparación tiene como tope los perjuicios indemnizables sufridos por el interesado, mientras que la compensación del enriquecimiento obtenido por el ilícito se apoya en el principio general que veda enriquecerse como fruto de un ilícito a costa del titular del derecho usufructuado (Mayo, Jorge A. “El enriquecimiento obtenido mediante un hecho ilícito”, LA LEY, 2005-C, 1018/1021).

La sentencia no da mayores fundamentos salvo los invocados por el autor citado. Cuál sería el principio por el cual el infractor no puede apropiarse del enriquecimiento obtenido por el hecho ilícito? Es necesario recurrir a dicho concepto para justificar tal afirmación?

III. El Código Civil

Las normas de derecho civil obligan a quien se enriquece ilícitamente a hacer entrega de los frutos cuando se haya apoderado de la cosa productora de los mismos de mala fe.

En este sentido dice el artículo 2.438 que el poseedor de mala fe está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir, sacando los gastos de cultivo, cosecha o extracción de los frutos.

Por su parte el artículo 2.330 establece que son cosas accesorias como frutos civiles las que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro, y también las que provienen de la privación del uso de la cosa y que son igualmente frutos civiles los salarios u honorarios del trabajo material, o del trabajo inmaterial de las ciencias.

A su vez el artículo 2.424 establece que los frutos que no se producen sino por la industria del hombre o por la cultura de la tierra, se llaman frutos industriales. Son frutos civiles las rentas que la cosa produce.

Desde esta perspectiva las rentas de las patentes y los derechos de autor son frutos civiles por lo que hay necesidad de recurrir a principios no necesariamente escritos en el código civil para justificar la entrega del producido del ilícito en estos supuestos.

Esta solución no la consideramos aplicable, en el supuesto del uso de una marca ajena, en tanto no creemos que las ganancias que se derivan por su uso puedan reputarse frutos civiles. La marca, a diferencia de la patente y/o el derecho de autor, sólo sirve para comunicar cualidades del producto al que va adherido y no es una cosa en si misma que produzca renta.

Salvo en el supuesto de marcas renombradas, el consumidor no busca adquirir la marca como objetivo primario, sino el producto subyacente a dicha marca, respecto del cual la marca comunica cualidades, acrecentando la confianza y la dinámica de las transacciones.

En efecto, el uso de una marca ajena no determina necesariamente la venta del producto. Las marcas no producen frutos aunque sí es cierto facilitan las ventas de productos y/o servicios. Si quitamos la marca el producto, que es lo que finalmente compra el consumidor, sigue existiendo el objeto buscado por el consumidor, aunque, es cierto, pueda ser menos atractivo.

En cambio si extraemos la invención de cierto producto o procedimiento, o el derecho de autor del mismo, lo más probable es que nos quedemos sin producto o con un producto inútil. Qué sería de un libro, sin su contenido escrito, de un disco si estuviera desprovisto de grabación alguna? Es evidente que el precio que el consumidor paga por ese derecho de autor existente en ese libro o disco es un fruto civil del derecho de autor a nombre de su titular.

De hecho las marcas registradas que no tienen uso no solo carecen casi de valor, sino que no producen fruto alguno. En cambio un derecho de autor o una patente, aún los no comercializados, encierran un objeto de valor en sí mismos y que puede multiplicarse sin agotar la fuente.

IV. El problema de la infracción en propiedad intelectual y en particular en marcas: la necesidad de regular daños punitivos

Como bien se señalara en la sentencia, la ganancia que el negocio de falsificación y usurpación de derechos de propiedad intelectual promete, alienta una gran sofisticación y dificultad para combatir el delito. Todo infractor sabe que, dejando de lado la cuestión penal, su mayor riesgo económico es perder la ganancia obtenida por su actuar ilícito.

Es que aun cuando consideremos que el derecho infringido produzca frutos, como es el caso de la patente y el derecho de autor, el poseedor de mala fe tiene derecho a recuperar los gastos, lo que surge analógicamente del artículo 2438 referido a frutos naturales (1).

Es decir que es muy probable que el ilícito genere ganancias, en tanto no todas las infracciones se persiguen y no siempre podrá demostrarse la infracción cometida.

Además, y como ya vimos, en el supuesto de las marcas no correspondería considerar a la renta un fruto.

Por ello, no sería suficiente con quitarle las ganancias al que comete el ilícito, ya que ello sólo lo dejará en estado de neutralidad respecto de su ecuación económica, no siendo ello suficiente para disuadir la comisión de ilícitos, con la perspectiva de que si la infracción no es perseguida, o la prueba no alcanza a demostrar la existencia de infracción, la ganancia sea factible.

Aquí es donde el daño punitivo funcionaría como disuasivo, siendo perfectamente asimilable a nuestro derecho conforme veremos.

V. La existencia de técnicas jurídico disuasivas en nuestro derecho

Muchos alegarían que ello no es posible ya que se trataría de un castigo propio del código penal, con el riesgo de sancionar dos veces desde distintas perspectivas el mismo hecho, etc.

A tales críticas se contestaría diciendo que además de existir el daño punitivo como tal en el derecho de defensa del consumidor, existen otras técnicas jurídicas disuasivas aunque no hayan sido llamadas daños punitivos.

En este sentido mencionamos las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir conductas y no castigarlas y sólo faltaría que se denominaran daños punitivos.

Además, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico, lo que demuestra que entre el derecho penal y las técnicas de disuasión puede no existir relación alguna.

A lo dicho podemos sumar otros ejemplos propios del derecho público con ciertos impuestos sobre todo los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y las conductas que buscan disuadir no necesariamente son reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar aunque con ello logre disuadir y el código civil que solo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, podría ser una herramienta meramente disuasiva, siendo constitucionalmente válido.

En otras palabras, la clara comprensión del ámbito de actuación de la rama de cada derecho debería limitarnos en la búsqueda de soluciones más allá de lo que cada institución permite, sin por ello dejar de buscar la correcta solución en la sanción de leyes propias de otros institutos.

Así, el derecho de daños seria un derecho reparatario, el penal un derecho punitorio mientras que los llamados daños punitivos junto con otras tantas figuras similares serían propias de un derecho disuasivo.

VI. Conclusión

Una justa composición de intereses como la lograda en la sentencia comentada podría haberse logrado desde la teoría de los frutos y sus consecuencias jurídicas desde la perspectiva de las cosas y las personas involucradas.

La disuasión de las infracciones a la propiedad intelectual precisa de técnicas jurídicas de disuasión, las que hoy no existen en este ámbito.

Las técnicas de disuasión no deben confundirse con el derecho penal ni con el derecho de reparación, aún cuando éstas puedan tener efectos disuasivos.

(1) Artículo 2438. El poseedor de mala fe está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir, sacando los gastos de cultivo, cosecha, o extracción de los frutos.

 


 

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