La reforma al Sistema de Oposición de Marcas: Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018

Un análisis preliminar a 30 días de su vigencia

Carlos V. Castrillo, Publicado en Revista Anales de Legislación Argentina, Año LXXVIII, Nro 03, Marzo de 2018, pág. 67.

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El presente artículo pretende servir como disparador para la discusión, la que por cuestiones políticas no fue posible efectuar en forma preliminar a la sanción del DNU 27/2018, en tanto este fue secreto hasta el día de su publicación.

De todas formas, su contenido, más allá del vehículo elegido (DNU), no era extraño en el entorno, en tanto muchos propiciábamos cambios análogos, los que en su mayoría son ley en gran cantidad de países en el mundo.

Claramente Argentina se caracterizaba por un sistema de oposiciones único, costoso y burocrático, que era muy difícil de hacer comprender a quienes querían registrar marcas desde el extranjero, como así también a muchos locales que intentaban registrar sus marcas sin la colaboración de agentes o abogados.

Evitaremos entrar en la cuestión de la constitucionalidad del vehículo (DNU), lo que dejaremos a políticos y constitucionalistas, centrándonos en cambio en un cambio radical en el procedimiento de oposiciones, con la esperanza de que sirva, como dijimos inicialmente, para la discusión y eventualmente para el dictado de las reglamentaciones pertinentes, o bien, en el caso de que el DNU sea sustituido por nuevas leyes, para reafirmar los caminos que puedan considerarse correctos y adecuar los equivocados.

Queremos aclarar que el espíritu que ha guiado nuestra interpretación ha sido el de la presunción de legitimidad de los actos administrativos (1), siendo el DNU un acto administrativo de carácter general dictado por el PEN, en uso de las facultades que le otorga el art. 99 de la CN.

En otras palabras, lejos de pretender ser jueces de la Administración, hemos intentado justificar su actuación en el marco del Derecho Administrativo, lo que creemos haber logrado. El lector tendrá la última palabra.

Hechas estas aclaraciones, avanzamos en la interpretación.
Dice el art. 71 del DNU: Sustitúyese el art. 16 de la ley 22.362, por el siguiente:

“Art. 16.- Cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el art. 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes”.

Este artículo resume uno de los cambios más significativos en el procedimiento marcario.

No solo se reduce el plazo de negociación entre las partes de 12 a 3 meses, sino que se pone en cabeza del INPI la resolución de las oposiciones que sigan vigentes, lo que, más allá de si el INPI contará o no con los recursos humanos para cumplir con su cometido, consideramos que es una reforma adecuada y ajustada a derecho.

Hace muchos años, en abril de 2001, disertamos en el Círculo Inglés sobre el sistema de oposiciones en Argentina. En aquella oportunidad planteamos que el sistema de oposiciones argentino era inconstitucional por violar el derecho de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional, en tanto suspendía el trámite del presentante y lo obligaba a iniciar acciones judiciales para lograr el levantamiento de la oposición presentada por un tercero ajeno al trámite.

La suspensión del proceso por la mera presentación de oposición solo podía ser interpretada, para ser válida, desde una supuesta presunción de legitimidad en la oposición, que como tal obligaría y efectivamente lo hacía, al peticionante a recurrir a la justicia si no quería que su marca quede abandonada.

Pero…, ¿cuál sería el justificativo para que una de las partes pudiera tener el privilegio de que sus actos se presuman legítimos, por el mero hecho de pagar una tasa y fundar (aún absurdamente) una oposición, a suspender el derecho de otro administrado a obtener su registro de marca?

¿Por qué debía el solicitante llevar a juicio al oponente para prevalecer en su derecho y no ser el oponente el que llevara a juicio al solicitante para prevalecer en el suyo?, o más natural aún… ¿Por qué no era la Administración la que decidía, si es finalmente era la que ejercía el poder de policía, dirigía el procedimiento y otorgaba las marcas?

¿Qué naturaleza jurídica tenía el acto de oposición, cuando la misma podía justificarse con cualquier fundamento y solo un juez podía revisar esta justificación?

Recordemos que la oposición, para ser considerada tal, no requería que se fundara en una marca registrada. Es decir, no era que existía un privilegio de los “registrados” vs. “pretendientes” al registro. Bastaba que se reunieran las formalidades exigidas por la ley, se pagara la tasa y se presentara la oposición en el término de 30 días de publicada una marca para que esta última quede paralizada en su proceso, estando su titular normalmente presionado a otorgar concesiones no deseadas, cuando no hacerse cargo de costos para evitar otros mayores y hasta algunas veces, pagar una especie de “precio” por lograr el retiro de la oposición con tal de ahorrarse tiempos y costos judiciales.

Es de destacar que el oponente podía invocar un nombre comercial, un patronímico o aún cualquier argumento por más absurdo que este sea, y la Administración no tenía más alternativa que suspender el trámite de registro de marca, notificar al presentante y esperar pasivamente a que el presentante agregue un acuerdo de partes, adjunte un retiro de oposición del oponente o ingrese un oficio notificando una sentencia judicial que declare la oposición indebida. De lo contrario el trámite terminaba en el abandono de la marca.

Es cierto que uno podría defender la constitucionalidad de este privilegio si interpretaba que el oponente era un mero coadyuvante de la Administración, y que era la Administración (para quien los actos se presumen legítimos) la que hacía suya la oposición y suspendía el trámite. Sin embargo, esta interpretación rápidamente perdía sustento cuando se verificaba que el INPI no podía intervenir en el proceso (pese a que “prestaba” su privilegio para legitimar la suspensión del proceso por la oposición), aún cuando la oposición fuera claramente arbitraria. Tampoco el INPI era parte en el juicio que el presentante estaba obligado a iniciar contra el oponente.

Esta costumbre generó una equivocada opinión de que efectivamente existía un derecho de “propiedad” del oponente en juego y que solo podría ser dirimido por un juez en tanto se trataría de una contienda entre particulares para lo que la Administración tendría vedada su actuación por imperio de la Constitución Nacional (2).

Sin embargo, a poco de analizar la naturaleza jurídica del acto de oposición se verifica que el oponente, si bien es parte, reviste la calidad de tercero interviniendo facultativamente e invocando un interés legítimo en el proceso administrativo iniciado por otro.

La intervención de terceros está autorizada por el principio constitucional de inviolabilidad de la persona e igualdad, garantizados por la Constitución Nacional, tal como afirma Gordillo al considerar viable su participación en el proceso administrativo. Por otra parte es un instituto reconocido en el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Finalmente, el tercero con interés legítimo es parte según el art. 3º del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos (3).

Es decir que el procedimiento de oposición es una intervención facultativa de terceros en un procedimiento administrativo iniciado por otro y no la defensa de un derecho autónomo que debe ser decidido por los jueces naturales de las partes como se desprendería del viejo régimen.

En otras palabras, el objeto del procedimiento es la concesión de una marca a su peticionante, no la eventual supresión de derechos al oponente. Ello no quita que el oponente pueda sentirse perjudicado, y en ello justifique su interés legítimo, de la misma forma que un oferente no ganador en una licitacion sufrirá un perjuicio en sus intereses y tiene derecho a hacer planteos.

La normativa actual reconduce nuevamente el trámite acorde con su naturaleza jurídica al permitir la intervención facultativa a quien ostenta un interés legítimo en un procedimiento administrativo.

Este tercero solo puede hacer valer su interés legítimo si cumple con las cargas legales que se le imponen en el procedimiento, entre ellas el plazo para presentar oposición y las formalidades, de lo contrario, su participación se verá limitada a una mera denuncia de ilegitimidad (4) .

Lamentablemente la práctica quedó tan internalizada que muchos profesionales hoy sienten que se está violando el derecho constitucional a la división de poderes y que al Poder Judicial se le está quitando una jurisdicción a favor de la Administración cuando en realidad, desde una perspectiva de Derecho Constitucional y Administrativo todo ha vuelto a su cauce ordenado.

Por otra parte, la normativa modificatoria respeta una práctica muy eficiente en nuestro ámbito, y esta es la del plazo para la negociación entre colegas que representan al oponente y al solicitante, de forma tal que puedan intentar solucionar sus diferencias, acortando el plazo razonablemente.

Esta práctica era muy particular de nuestro país, quizás fomentada por las trabas que tenía el proceso de oposición. Es de esperar que la misma no se pierda producto de la comodidad de que sea el INPI y no un proceso judicial el camino para la registrabilidad de la marca solicitada.

Es decir que estamos ante un trámite administrativo que permite la intervención facultativa del tercero, quien debe invocar la existencia de un interés legítimo y plantearlo en un plazo perentorio, respetándose la facultad de las partes a que concilien sus diferencias y en caso de que esto no se consiga, autorizando al tercero a continuar su participación en el proceso como tercero interesado hasta que la resolución quede firme, permitiéndole, como parte, apelar la resolución administrativa en la Instancia Judicial.

Esta modificación substancial al procedimiento de registro de marcas asegura que toda petición tendrá resolución, y que la misma no se considerará abandonada por la falta de inicio de una acción judicial ante una oposición. Esto es claramente una desburocratización a favor de todo administrado que pretendiera el registro de una marca, quien no deberá transitar fuera del procedimiento administrativo antes de tener una resolución sobre la registrabilidad o no de su marca.

No podemos negar las voces críticas que dudan de que la Administración pueda hacerse cargo de las 11.000 oposiciones que anualmente se presentan a solicitudes de maracas.

Sin embargo los números pueden ser engañosos.

De las 11.000 oposiciones que se plantean anualmente, cerca de la mitad concluyen en acuerdo entre partes. Otra mitad corresponde a marcas inviables, en tanto el fundamento de la oposición resulta insuperable.

De las restantes, muchas se abandonaban ante la burocracia que significaba el inicio de acciones judiciales previa mediación y solamente 500 llegaban a los tribunales, las que eran repartidas entre 11 juzgados federales y resueltas en no menos de dos a tres años.

Si descartamos los abandonos y los acuerdos, es evidente que el INPI tendrá que lidiar con mucho más que 500 resoluciones anuales y la pregunta es si logrará hacerlo en un plazo breve. El problema no es tanto si podrá o no, sino que más allá de este decreto, el INPI hasta hoy no cumplía con sus funciones administrativas enmarcadas en la Constitución Nacional, y no lo hacía por leyes que, por otras razones atendibles y propias del pasado, desvirtuaban su función administrativa.

En efecto, a partir de hoy el INPI tendrá la obligación de respetar el derecho de peticionar a las autoridades (5) actuando consecuentemente, derecho que la jurisprudencia no duda en afirmar como existente…

Este “derecho de petición” no se agota con el hecho que el administrado pueda pedir, sino que exige una respuesta: frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder, lo que no significa, por cierto, que deba pronunciarse en un determinado sentido, sino tan solo que debe expedirse. Encuentra también fundamento en el art. 14 de la Constitución Nacional, cuando acuerda a los particulares el “…derecho a peticionar a las autoridades…”. De esa disposición deriva, a contrario sensu, que este derecho resultaría inoperante si como contrapartida no se entiende la obligación de la autoridad de responder a esa petición. Es decir, que este derecho implica también el de obtener una respuesta, y en la actualidad se encuentra prevista en forma expresa tanto en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, como también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuando en el art. 24 reconoce a las personas el derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener una pronta resolución. Corresponde agregar también, que la finalidad del Estado del Derecho, consiste en encontrar una relación armoniosa entre el derecho a peticionar a las autoridades, y la obligación concomitante de la Administración de responder a las peticiones. La Administración tiene el derecho, pero también el deber, de que los procedimientos iniciados en su ámbito sean culminados en dicha sede con el debido ejercicio de su competencia, obligatoria e improrrogable” (3ª CCA, 14/11/2008, expte. nro. 83849/31773, caratulados: “Hidronihuil SA c. Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ acción de amparo”) (6) .

Hasta antes de esta reforma la Administración estaba obligada a huir de su obligación y ese espacio era sustituido incorrectamente por el Poder Judicial cuando el administrado decidía transitar esta vía, de lo contrario su marca iba al abandono.

Si hoy la Administración no cumpliera con sus obligaciones, siempre quedará a salvo el recurso al amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19.549 (7) o la figura del silencio de la Administración previsto en el art. 10 de la ley 19.549 (8) . Este silencio, como negativa, permitirá considerar que el INPI ha rechazado la petición relativa al registro de la marca, debiendo apelarse esta resolución ficta ante el tribunal de alzada, sin esperar plazos mayores que los que establezcan las normas procedimentales. Será una cuestión de costos, pero no de tiempos, costos que no serán muy distintos a los que existían en el viejo régimen.

Art. 72.- Sustitúyese el art. 17 de la ley 22.362, por el siguiente:

“Art. 17.- El procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal”.

La decisión de no exigir que en el acto de oponerse se deba fundar la oposición extensivamente es muy afortunada, rescatando del anterior régimen el derecho del oponente de ampliar fundamentos en su oportunidad.

La experiencia ha demostrado que muchas oposiciones no se resuelven pues los fundamentos esgrimidos son idénticos, y no existe forma de superarlos. Otras veces las partes llegan a un acuerdo y es de esperar que los tres meses vigentes en el DNU sigan sirviendo para ello. Por ello, evitar costosas presentaciones iniciales va de acuerdo con la intención de simplificar y desburocratizar el procedimiento.

Ahora bien, en aquellos casos en que aún la oposición siga vigente es razonable que el INPI deba otorgar a las partes el derecho a ser oído en forma amplia, como así también a ofrecer prueba, ello antes de resolver lo que juzgue adecuado a derecho tal como lo exigen los arts. 1º, f) 1, y 2º de la ley 19.549 (9).

Desde el momento en que el tercero tiene un interés legítimo es parte, y se suma al solicitante en el procedimiento administrativo, teniendo la posibilidad de presentarse, instarlo y gozar de los beneficios de ser parte tal como lo establece el art. 3º del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos ya citada (10).

Una cuestión a resolver es si, vencido el plazo de tres meses y existiendo oposiciones, conviene invitar primeramente al oponente a ampliar sus fundamentos y luego al presentante a hacer su descargo o viceversa.

No es un tema esencial desde lo jurídico, pero creo que sí desde lo práctico.

Es que la mayoría de las oposiciones se fundan en derechos anteriores que taxativamente se enuncian al oponerse y cuya información es fácilmente verificable.

En cambio, los argumentos del solicitante frente a cada oposición no están incorporados al expediente, y el hacerlo cuanto antes, luego de intentada la vía conciliatoria, puede dar lugar a nuevos motivos para intentar una conciliación mientras la Administración no corra traslado de los mismos o no resuelva. Así además se evitaría cargarle inicialmente más costos al oponente con la ampliación de fundamentos.

Por otro lado no son mayoría los casos en que los oponentes amplían fundamentos, en cambio si son la mayoría de los casos en que los solicitantes querrán hacer su descargo para mejorar sus posibilidades de obtener una marca.

Nuestra propuesta seria entonces que, antes de vencido el plazo de 3 meses deba el presentante haga su descargo, sin necesidad de requerimiento del INPI (carga en cabeza del peticionante). Luego el INPI correrá traslado al oponente quien deberá contestar dicho descargo y eventualmente ampliar fundamentos. Sólo en el supuesto de ampliarse los fundamentos de la oposición corresponderá un nuevo traslado al solicitante, de lo contrario el INPI estaría en condiciones de abrir a prueba o resolver. Por otra parte, este era el mecanismo utilizado en los tribunales.

“Art. 17. (cont.) Las resoluciones por oposiciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS serán solo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación”.

Esta disposición elimina toda una primera instancia judicial en un proceso que básica y naturalmente es administrativo. Es el INPI quien otorga las marcas y debe decidir si las mismas son registrables o no. Los terceros son parte por presentarse espontáneamente dentro de un plazo e invocar un interés legítimo debiendo cumplir, al igual que el solicitante, con las cargas del proceso.

Otra gran diferencia, y que requiere de reglamentación, es que la apelación debería ser dirigida contra la resolución del INPI, y no contra los oponentes, quienes podrán o no continuar en el proceso en calidad de terceros, en virtud de su interés legítimo.

Aún cuando, por el motivo que fuere, decidan no participar del proceso de apelación, sus intereses deberían ser reconocidos, pues lo que se discutirá en esa segunda instancia será la resolución del INPI y no una diferencia entre particulares.

Solo deberíamos agregar que si la resolución que resuelve las oposiciones fuera una sola, la apelación debería también única, generándose grandes ahorros al no tener que tramitar diversos expedientes, conforme sea la cantidad de oponentes.

En definitiva, y más allá de la cuestión constitucional relativa al vehículo utilizado (DNU) creemos que las reformas son constitucionales y enderezan un procedimiento en consonancia con la legislación administrativa.

(1) Art. 12, ley 19.549.
(2) Art. 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
(3) Art. 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; estas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.
(4) Ley 1959, art. 6º. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que este dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
(5) Art. 14, CN.

(6) http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5325380821, visto por última vez el 7/2/2018.

(7) Art. 28.- El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados, y en caso de no existir estos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

(8) Art. 10.- El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.

(9) f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.
2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio;
(10) Art. 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; estas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.

2018-03-29T08:54:36+00:00