Comentario a la resolución 117/2014 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: ADLA2014-25, 77
Cita Online: AR/DOC/2783/2014


 

La norma encontraría su fundamento normativo, conforme así se expresa, en las leyes de Patentes (24.481), Marcas (22.362) y el decreto ley sobre Modelos y Diseños Industriales (6673/1963) las que se refieren en su articulado a los contratos de licencia de los derechos por ellas protegidos. Estas normas no hacen mayores aclaraciones respecto de los contratos de licencia lo que resulta lógico en tanto tales acuerdos están dentro del ámbito de libertad de los contratantes (art. 1197 del Cód. Civil).

También se cita a la ley 22.426 sobre Transferencia de Tecnología la que efectivamente prevé la inscripción de la transferencia, cesión o licencia de tecnología, patentes, modelos y diseños industriales o marcas celebrados entre sujetos de derecho con domicilio en el país, como así también, desde personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, hacia sus similares domiciliados en el extranjero (art. 1º), pero como veremos, con un efecto distinto al pretendido por esta resolución.

En definitiva, con esta resolución, se pretendería que todo sujeto de derecho, esté domiciliado en el país o en el extranjero pueda acceder al registro para inscribir contratos relativos a estos derechos y que de ello puedan surtir ciertos efectos jurídicos que conforme veremos serían bastante más limitados que lo que aparentemente parece sostener la norma en sus considerandos.

Es que esta resolución no podría jamás equipararse a la ley 22.426 por su distinta naturaleza (ley contra resolución) y su distinto ámbito de aplicación, conforme veremos a continuación, con lo que jamás podría servir de base para lograr sus mismos efectos.

Recordemos que la ley 22.426 nace con el objetivo de fomentar la transferencia de tecnología y de crear una base de datos que comprendiera a los contratos que tenían como objeto dicha transferencia de tecnología.

Ello se complementaba además con incentivos fiscales creados por ley (impuesto a las ganancias, título V).

Se hacía y se hace pues necesario registrar los contratos y hasta a veces lograr su aprobación para poder gozar de estos beneficios fiscales. La no aprobación y/o la no inscripción no invalidan los acuerdos entre las partes pero impiden gozar de los beneficios fiscales previstos.

Nada de esto es posible con esta resolución, primero porque la ley de impuesto a las ganancias no se refiere a los beneficiarios locales de las licencias de estos derechos, como sí lo hace respecto de los beneficiarios del exterior en los arts. 91, 92 y 93 de la misma y en segundo lugar porque tal beneficio, hoy no existente, tampoco podría ser suplido por una eventual futura resolución, lo que por tratarse de una cuestión de cargas públicas es de competencia del congreso y no del presidente del INPI.

Es decir que, a diferencia del impulso que genera al beneficiario del exterior el registro de un contrato en el INPI, esta ampliación no tendría sentido fiscal para los beneficiarios locales cuando el objeto de los contratos fueren derechos de propiedad intelectual.

La segunda cuestión se podría referir a la eventual oponibilidad del contrato a terceros, extremo esbozado en los considerandos.

Aquí habría que diferenciar a los contratos cuyo objeto sea la transferencia de derechos de propiedad industrial de aquéllos que tenga por objeto derechos personales sobre los mismos.

Respecto de los primeros hoy existe un registro de transferencias de tales derechos en cada sector (patentes, modelos y diseños industriales, marcas) el que se peticiona mediante una solicitud de transferencia la que debe estar firmada por ambas partes y certificada la firma del transmitente. El derecho de propiedad se inscribe a favor de su peticionante previa comprobación de no existir inhibiciones o gravámenes inscriptos en el registro respecto del derecho a transferir. Tal petición puede o no ir acompañada del contrato que la causa, y de existir se agrega al expediente de la marca, patente, modelo o diseño industrial y queda archivada en él. Es decir que respecto de estos actos de transferencia de derechos, hoy ya existen registros. En estos mismos registros se inscriben además los gravámenes reales que pesen sobre estos bienes, como así también los embargos u otras medidas que decrete la justicia y inhibiciones generales que puedan pesar sobre sus titulares.

Respecto de otros derechos personales (no reales) que puedan ser objeto de un acuerdo, como podría serlo la una licencia, el registro no podría tener efectos de oponibilidad tal como esbozan los considerandos.

Es de destacar que una licencia es un derecho personal, no real, y solo será oponible entre las partes contratantes, no pudiendo perjudicar a terceros (art. 1195 del Cód. Civil).

La pretensión de que un contrato que verse sobre una licencia de derechos de propiedad industrial, por su mera inscripción en un registro, sea oponible a los terceros, significaría modificar la naturaleza jurídica de este derecho personal para convertirlo en un derecho real, el que por disposición del art. 2502 del Cód. Civil sólo puede ser creado por una ley.

Justamente, la gran diferencia entre los derechos reales y los personales es la oponibilidad erga omnes en los primeros contra la oponibilidad limitada a las partes contratantes en los segundos y sin perjuicio del derecho excepcional de tercero de aprovechar las estipulaciones hechas en su favor.

Difícilmente podría, quien inscribe un contrato en el INPI que verse sobre licencias, pretender que el mismo le sea oponible a terceros que no lo han firmado.

¿En qué consistiría a nuestro criterio el limitado beneficio entonces de este registro?

Quien inscriba su contrato logrará que el mismo tenga fecha cierta y que pueda considerarse protegido frente a la posible pérdida o extravío (esto último tampoco puede garantizarse). Por otra parte los terceros podrán indagar acerca del derecho sobre el que pretenden contratar cuando contratos con tal objeto correspondieran al mismo titular del derecho y estuvieran registrados, sin poderles ser opuesta cuestión alguna objeto de dicho contrato.

Un antecedente análogo al presente registro puede encontrarse en la ley 11.723 (de Propiedad Intelectual), la que en su art. 66 dispone la inscripción de todo contrato vinculado con una obra de propiedad intelectual. Dicha inscripción se realiza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y sirve, conforme a la propia Dirección reconoce, como medio idóneo de prueba de la existencia del contrato en cuestión.

 


 

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Voces: DERECHO INDUSTRIAL ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ PATENTE DE INVENCIÓN ~ MARCAS ~ DISEÑO INDUSTRIAL ~ MODELO INDUSTRIAL ~ USO DE LA MARCA ~ CESIÓN DE LA MARCA ~ CESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN 

2018-02-15T15:04:29+00:00