Movement afoot in the patent scene in Argentina

Published in: The IPkat


Kat Friend Carlos Castrillo of Castrillo & Castrillo has brought to our attention a promising development with respect to IP practice in Argentina, which should be of interest to all patent practitioners.
Until now, a typical patent application in Argentina can be expected to take up to three years from the filing date until the commencement of the case processing. After that, it can often take up to 10 years before a patent is issued. That is, if you are lucky enough to have your patent application accepted. In fact, however, the rejection rate for applied patents is substantial. All of this meant that Argentina is often off the radar of patent filing programs.

But then came the election of Mauricio Macri as President in 2015 and more recently, the appointment of a new President of the Trademark and Patent Office, Mr. Damaso Pardo. In a word, as Mr. Pardo has stated, from the vantage of IP, “Argentina now opens again to the world». This means reforming an admittedly cumbersome, slow and protectionist system. Exhibit «A» is the movement afoot to significantly improve the patent examination and registration process.

Most notably, Resolution 056/2016 provides that the National Patent Administration be authorized to benefit from the substantive examination previously carried out by certain other patent offices, with the goal of reducing examination workload and improving patent quality. When implemented, this should shorten the time period as well as reduce the resources required by an examiner when reviewing a patent application. In addition to collaborating with other foreign patent offices, INPI and the USPTO commenced in March 3, 2017 a Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program to increase efficiency and timeliness of patent examinations. The trial period for this program will end on March 2, 2020.

This means that a system similar to the PPH has been put in place, and it should significantly reduce the examination time for patents. One optimistic estimate foresees that examination will take place within 60 days. Moreover, implementation might also mean that that Argentina will become fully able to enter the PCT system. The Argentinian Office is working with the Danish Office as a partner to develop the new practice.

Regarding the PCT, there are no time frames yet. One should bear in mind that this is not only an administrative decision, but it would have to be approved by Congress, and a formal proposal amending the law has not yet been filed.

IPKat says–welcome news! Keep up the good work and we look forward to further reports on this promising development.

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Movement afoot in the patent scene in Argentina2018-02-16T17:54:40+00:00

El «ambush marketing» en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 08/07/2014, 08/07/2014, 4 – LA LEY2014-D, 162
Cita Online: AR/DOC/2236/2014


Sumario: I. Introducción. — II. Ambush Marketing. — III. Conclusiones.

  1. Introducción

El fallo en análisis es el segundo en su categoría que nuestros tribunales tienen oportunidad de decidir en nuestro país.

El «ambush marketing», como se conoce internacionalmente al tipo de publicidad que busca asociarse a un evento deportivo sin la autorización de su organizador, ha sido declarado ilegal en forma cautelar por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 respecto de la publicidad de Unilever SA, que tiene por protagonista al jugador Mascherano y que promociona al jabón para lavar ALA.

Otra variante de este tipo de publicidad ya había tenido una resolución análoga en el año 2002 por la Sala 1 aunque las partes luego llegaron a un acuerdo y el juicio no pudo llegar a una sentencia definitiva.

A fin de poder hacer un análisis de la decisión en cuestión, en las próximas líneas explicaremos sobre la concepción de este término, enumeraremos sintéticamente alguna casuística internacional sobre esta modalidad de publicidad, describiremos la clasificación que consideramos adecuada para agrupar a sus distintas exteriorizaciones y opinaremos en cuanto a la juridicidad o antijuridicidad de cada una de ellas y los remedios existentes, para luego abocarnos al fallo en análisis. Finalmente revisaremos otros institutos que involucran el derecho de propiedad y que pueden ser comparables analógicamente, verificando que las soluciones no son muy distintas a las que sostenemos.

En el último capítulo expondremos las conclusiones de lo relatado.

  1. Ambush Marketing
  2. Concepto

El término fue acuñado por el publicista Jerry Welsh, contratado por American Express para diseñar campañas para la empresa y aprovechar los vacíos legales existentes con relación al marco jurídico del patrocinio de eventos, quien explica su necesidad como sigue:

The roots of Ambush Marketing can be found in several phenomena typical of modern sponsorships: the escalating prices for, and often the distressed imagery of, category-exclusive sponsorships; in their routinely poor packaging and in their flawed presentation to potential sponsors; and in the increasing level of marketing competition in major categories of consumer products and services (1) .

La publicidad a través del patrocinio de eventos se hizo cada vez más importante (2) en tanto los publicistas descubrían que ella era una forma amigable de llegar a un gran público sin tener que vencer la misma barrera que hay que lograr trasponer con la publicidad tradicional (3).

El ambush marketing consigue el beneficio propio de penetración que la publicidad asociada a un evento tiene, sin el consiguiente costo del precio a percibir por el organizador del evento, siendo además una herramienta para poder sortear el monopolio, que como consecuencia de la exclusividad, logra el patrocinante oficial en un determinado rubro con relación a dicho evento.

Si bien Piñeiro Puig considera que «Una definición general del marketing de emboscada resulta estéril, pues pueden encuadrarse en su concepto prácticas muy heterogéneas» (4) podríamos sintetizar las numerosas definiciones existentes en la siguiente: toda publicidad que sin pagar derechos al organizador de un evento logre, en forma lícita o ilícita una asociación con el mismo, sea ello en forma directa o bien haciendo referencia a las actividades desplegadas, sus asientos geográficos, los deportistas participantes, las empresas patrocinantes y/o el simbolismo que las represente.

Entre las causales de desarrollo de esta práctica está el hecho de que el patrocinio, y a partir de las Olimpíadas de 1984 de Los Ángeles, se ha visto reducido a un patrocinador por rubro, a quien se la da toda la exclusividad del evento. A ello se le suma que los costos para ser patrocinador son cada vez más altos. Otra razón es la pobre e imperfecta presentación de los paquetes de patrocinio (5).

En definitiva, quienes quedan fuera de la mesa chica de los afortunados patrocinadores oficiales, o quiénes no tienen recursos para afrontar tales costos, no tienen más alternativa que observar cómo los convidados se devoran las distintas cuotas de mercado que les pertenecen, a menos que tales observadores intenten otras alternativas para competir por su cuota de participación y defenderla o acrecentarla.

El Ambush Marketing no sería entonces sino una alternativa frente a la estricta selección realizada por el organizador de un evento o para sortear el excesivo costo que se exige por la participación y tendría como virtud el de servir de mecanismo para valuar en más o menos el precio del patrocinio.

Si el paquete ofrecido es escaso y la pretensión económica mucha el ambush marketing servirá como alternativa más beneficiosa. Si en cambio la oferta del paquete es amplia y su precio justo, quienes no puedan ser patrocinadores oficiales deberán invertir sus dineros en publicidades creativas de forma tal de poder sortear los obstáculos e intentar lograr asociarse al evento y defender su cuota de mercado frente a la competencia.

  1. Alguna casuística internacional

Se sostiene que las primeras prácticas de Ambush Marketing surgieron en los Juegos Olímpicos de 1984 que se realizaron en los Ángeles (6), primeros juegos que no precisaron de un subsidio estatal para su sostenimiento económico.

Kodak, no logrando acceder a ser el patrocinador oficial por perder tal oportunidad frente a su rival Fuji, consiguió más visibilidad que éste al adquirir los derechos de publicidad del evento a la cadena ABC (7) y lograr así mayor exposición mediática que el patrocinante oficial.

Nike, quien siempre se ha caracterizado por no ser patrocinador oficial de estos eventos, logró su cometido ese año al realizar numerosas publicidades con atletas y usar la canción de Randy Newman, I love L.A., obteniendo mayor reconocimiento que su competencia, Converse, el patrocinador oficial (8).

  1. Clasificación. Formas legales e ilegales.

Compartimos la clasificación que plantea Jorge Otamendi así como su opinión respecto de la legalidad de cada una de ellas (9).

  1. Ambush Marketing infringiendo los derechos de Propiedad Intelectual del Organizador.

No es común que quien haga Ambush Marketing sea tan inocente como para vulnerar derechos de propiedad intelectual de terceros. Sin embargo tal fue lo que sucedió en la Copa del Mundo del año 1994.

American Express era patrocinador del evento, y tenía el derecho exclusivo de usar las marcas del organizador (FIFA) en todos los pagos con tarjeta y accesos a cuentas. Sprint, el sponsor de comunicaciones de larga distancia empezó a utilizar tales marcas en sus tarjetas telefónicas prepagas, lo que no estaba autorizado. El caso, y más allá de involucrar una cuestión marcaria, finalmente se decidió con fundamento en el incumplimiento de contrato. En este caso ambas partes eran patrocinadores oficiales por lo que la discusión se intentó llevar por la extralimitación de uno de ellos en sus derechos (10).

Como dijimos, es raro que quien haga Ambush Marketing, lo que presupone contratar a una agencia altamente creativa y costosa en publicidad, sea tan torpe como para vulnerar derechos intelectuales de terceros sin consultar con abogados. Lo que sí en cambio puede suceder es que quienes quieran asociarse al evento utilicen nombres genéricos como ser la designación de una disciplina deportiva —fútbol—, expresiones de aliento —vamos Argentina—, colores de equipos, nombres genéricos o símbolos genéricos asociados al torneo, o aún el nombre de otros patrocinantes —como el ejemplo de American Express que más abajo se cita—, y hasta hagan referencia a derechos de propiedad Intelectual, de manera ingeniosa, sin nombrarlos.

En estos supuestos, la justicia probablemente tendrá que analizar la entidad marcaria de los signos cuando ellos hayan logrado ser registrados y en su caso verificar si existe verdadera confundibilidad o infracción marcaria, lo que no necesariamente ocurre cuando se logra una asociación con el evento.

En este sentido American Express, excluido frente a Visa como patrocinante oficial en 1984 y debiendo soportar una publicidad que decía «traiga su Visa porque las olimpíadas no aceptan a American Express», comenzó una guerra contra su rival publicitando en Barcelona 1992 y en Noruega 1994 un slogan que podría resumirse en «No es necesario tener VISA para asistir a los juegos» en referencia al permiso de ingreso al país que no era requerido en ninguno de estos países, pero obviamente jugando con el nombre de su rival y asociándose así al principal sponsor del Evento y por su intermedio a este último (11).

ii.Ambush Marketing engañando directamente al público respecto de la calidad de Organizador del evento.

Este tipo de publicidad es engañosa y viola elementales normas de lealtad comercial. Es cierto que toda publicidad que busca asociarse al evento en cierta forma crea en la mente del consumidor, al igual que el engaño, una relación inexistente. De todas formas una cosa es que el consumidor pueda creerlo inducido por la publicidad y otra muy distinta sería que la publicidad directamente lo sugiera.

iii.Ambush Marketing logrando asociarse al evento sin engaño o infracción a los derechos de Propiedad Intelectual.

Esta sería la tercera forma de presentarse al público y conseguir la asociación a un evento. El fundamento más importante para aceptarla es el derecho constitucional de libertad de expresión (12), si es que además no existen derechos de propiedad en cabeza de terceros y que los organizadores del evento deban respetar (contratos con atletas, con equipos, con estadios, con ciudades, pautas publicitarias ya existentes, etc.).

Existen numerosos ejemplos al respecto, los que pueden ser clasificados como sigue a continuación.

  1. Compra de espacio de publicidad antes, durante o con posterioridad al evento.

Tal fue el supuesto de Kodak cuando perdiera la posibilidad de patrocinar los juegos olímpicos de los Ángeles de 1984 adquiriendo los derechos de publicidad de la cadena ABC y logrando mayor exposición que el patrocinante oficial.

  1. Publicidad estática en la zona de influencia del evento.

Si los organizadores de un evento no toman la precaución de contratar todos los espacios publicitarios en la zona de influencia de un evento, una empresa podría lograr asociarse al mismo contratando numerosos carteles y logrando así una presencia que lo asocie «de facto» al evento.

  1. Entrega en forma gratuita de mercadería a los asistentes a los estadios.

P&G, actora en estas actuaciones, protagonizó en julio de 2009 un acto de ambush marketing en los juegos Wimbledon. P&G distribuyó 24.000 tubos de sus conocidas papas fritas fuera del estadio las que el público recibió gustosamente y con las que entró al estadio. Los tubos eran de color verde pasto y decían «estos no son tubos de pelotas de tenis», lo que rápidamente fue objeto de comentario en distintos medios y fue considerado como un gran golpe de P&G en tanto éste no era patrocinante oficial del evento (13).

  1. Publicidad con imágenes o palabras que generan una asociación con el evento o con un deportista.

La temática del evento (léase football, rugby, golf, tenis, deportes olímpicos) es de uso común y no debería ser monopolizable por nadie. Algo análogo ocurre con los derechos intelectuales en que solo es monopolizable la expresión formal de la creación, pero jamás la idea subyacente.

Pretender que toda la temática relacionada con un evento pueda ser apropiable por el organizador del evento violaría el artículo 16 de la Constitución Nacional y en numerosos supuestos vulneraría derechos de propiedad adquiridos.

Cuando ganara la francesa Marie José Perec los 400 m. el 31 de julio de 1996 el diario deportivo L´Equipe publicó una página entera de publicidad con los resultados de Atlanta, en la que podía verse a esta atleta en pleno esfuerzo con el slogan Veni, Vidi, Pepsi, frase sobre la que los descendientes de Julio César, de poder ser encontrados, no podrían alegar derecho alguno. A continuación otra frase sostenía… Marie José Perec, representante oficial de una bebida no oficial en Atlanta. (14)

  1. Entrega de premios relacionados con el evento (entradas, camisetas).

Este tipo de publicidad, y salvo que exista legislación que expresamente lo prohíba o en el caso de prendas se utilice mercadería pirata, no debería ser considerada una práctica ilegal.

Sí en cambio podría ser considerado ilegal el sorteo de tickets cuando éstos se comercialicen pese a la salvedad escrita de que su utilización como medio promocional en el comercio deba ser expresamente autorizado por los organizadores del evento.

  1. Patrocinio de equipos, atletas, estadios, ciudades.

Al igual que el organizador se puede considerar propietario del evento, los equipos, atletas, estadios y ciudades que alojan el evento tienen derechos de propiedad sobre el mismo y ante la falta de previsión contractual o normas legales como el nuevo art. 40.3 de la Carta Olímpica (15), el organizador del torneo no debería reconocérsele ningún privilegio sobre el resto sin que esto pueda ofender el derecho de igualdad y propiedad establecido por el artículo 16 y 17 de nuestra Constitución Nacional.

En las Olimpíadas de 1992 de Barcelona, Michael Jordan logró cubrir el logo de Reebok (sponsor oficial) de su equipo —que debía usar para subir al podio—, con la bandera americana, camuflándolo en una actitud patriótica, y poder cumplir con su sponsor personal, a saber Nike. (16)

  1. Estrategias para evitar o disminuir el riesgo de Ambush Marketing

El Ambush Marketing entonces es una estrategia de publicidad que busca asociarse a un evento participando de las ventajas que tiene este tipo de publicidad sin tener que relacionarse con el patrocinador. No necesariamente debería significar una menor inversión aunque si la falta de contribución al organizador del evento.

Vistas todas las formas de asociarse a los eventos con que cuentan las empresas, los organizadores de eventos deberían planificar estrategias de prevención, esto es: adquiriendo los espacios publicitarios en los distintos medios con carácter previo o generando acuerdos con sus titulares; acordando con todos los deportistas que participen acerca de sus derechos y obligaciones, bajo pena de no ser aceptados como participantes; estableciendo condiciones y limitaciones a la libre venta de entradas; impidiendo el acceso a personas luciendo marcas no autorizadas, en fin, haciendo un verdadero plan de acción que logre garantizar las características del producto que finalmente pretenden ofrecer a la venta, esto es, la exclusividad de publicidad para los patrocinadores del evento.

Lo que no hayan previsto contractualmente con terceros no podrá ser exigido a estos terceros y las empresas no patrocinantes tienen el derecho de hacer uso de estas oportunidades (17)

  1. Leyes especiales

Una moderna herramienta para luchar contra el Ambush Marketing ha sido la sanción de leyes especiales prohibiendo muchas de estas acciones en un período previo, concomitante y posterior al evento, creándose así un derecho «real» administrativo similar al de los derechos intelectuales (18), el que, como tal, resulta oponible a los terceros aún cuando no exista relación contractual con ellos.

Justamente esta herramienta, al crear artificialmente un derecho real (oponible a todos), que hasta ese momento no existía, elevaría la valuación del patrocinio oficial, en tanto el monopolio será mucho más cerrado y estricto, aunque no necesariamente signifique la desaparición del Ambush Marketing, en tanto siempre existirán «safe harbours» (puertos seguros del inglés) en los que las empresas puedan buscar refugio para asociarse al evento sin ser condenadas.

Es de destacar que durante los JJ.OO. de Londres y pese a las leyes que prohibían acciones para lograr la asociación con los juegos a los no patrocinadores, Nike, magistralmente demostró que la asociación se puede lograr sin violar la ley, como lo prueba la publicidad «Find your Greatness» (19).

Para conseguir este resultado se decidió lanzar la publicidad en el mismo día de la inauguración de los juegos, en 25 países y estuvo protagonizada por distintas personas practicando variados deportes, en ciudades no inglesas cuyo nombre fuera Londres, induciendo así y no sugiriendo, a pensar en la asociación de la marca al evento.

Obviamente que esta moderna herramienta deberá fundarse como para crear estos derechos de exclusividad artificiales en forma constitucional, así como pueden hoy justificarse los derechos exclusivos de las leyes de marcas, patentes, derechos de autor, etc.

  1. El fallo en análisis

A esta altura podremos tener una concepción bastante más clara y acabada sobre el tema discutido en la litis.

Lamentablemente, la crítica que se pueda hacer del fallo en análisis se ve debilitada en cuanto a su rigor por la imposibilidad de haber podido acceder al expediente, pedido que nos fuera denegado por el carácter de la medida (cautelar) y el estado procesal del expediente, lo que nos ha impedido verificar si algunos de los presupuestos que se considerarán han sido efectivamente tales.

En este sentido la primera crítica que se hace es que se haya citado el artículo 50 del Gatt/Trips cuando de la observación del video cuestionado (20) no surge el uso de marca o derecho de propiedad intelectual alguno.

En este sentido, el protagonista, el futbolista Javier Mascherano, no tendría prohibición de contratar con Unilever por ser jugador de la selección nacional, y aún cuando la tuviera, la demanda tendría que haber sido dirigida contra él y no contra Unilever en tanto los contratos, por el efecto relativo de los mismos, son solamente válidos entre las partes (21).

Tampoco se puede considerar que la camiseta celeste y blanca (sin logo alguno de la AFA) pueda ser considerada un derecho apropiable por su carácter genérico (todos los seleccionados nacionales de las distintas disciplinas deportivas de equipo usan estos colores con diseños similares).

Tampoco la expresión Sponsor Oficial es un derecho de propiedad intelectual.

En definitiva, no se comprende qué derecho de propiedad intelectual pudo haber infringido Unilever con la publicidad objeto de la litis que justifique la aplicación del artículo 50 del Gatt /Trips en que se funda la sentencia.

Otra cuestión es la referida a la publicidad engañosa. Es cierto que Unilever no es patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA. Por ello, la afirmación de ser SPONSOR OFICIAL (aún cuando luego en un tipo distinto de letra se aclare que ello lo era DE TODO LO QUE APRENDEMOS CUANDO ESTAMOS CRECIENDO) en el entorno de los elementos incorporados a la publicidad podría afirmarse que sugieren una asociación lejos de inducirla.

Desde nuestra perspectiva, si UNILEVER no hubiera hecho esta aclaración final o efectivamente hubiera sido sponsor oficial de Mascherano, por ejemplo, su publicidad, más allá de irritante para la AFA o para P&G, hubiera sido legítima y tendría que haber sido tolerada en tanto solo induciría a pensar en una asociación con el evento, pero no la estaría sugiriendo.

No es la asociación con un evento lo que hace ilegal una publicidad (salvo que existan normas de excepción como fuera el caso de los JJOO de Londres y circunscriptas al territorio de su jurisdicción, o las leyes que al respecto Brasil ha dictado pero que nuevamente se circunscriben a las fronteras de dicho país), sino la infracción de derechos de propiedad intelectual o el engaño al público. Es en el mensaje sugerente en vez de inductivo en el que debería encontrarse la diferencia entre engañar o no hacerlo.

En este supuesto se puede coincidir con la Cámara en que habría engaño al presentarse como Sponsor Oficial aunque luego, y en otro tipo de letras se pretenda calificar esta afirmación invocando una actividad (todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo) cuyo patrocinio por alguien, y hasta el presente, resulta desconocida.

  1. Analogía con otros institutos jurídicos

Lo que se verifica con el ambush marketing no es ajeno a otros institutos del derecho y la respuesta no ha sido muy distinta a la que la doctrina y la mayor parte de la jurisprudencia hoy plantea respecto de esta conducta comercial.

Un primer instituto análogo se verifica en la minería. En efecto, el descubridor de un yacimiento de mineral o de petróleo tendría que tolerar que con posterioridad a la publicidad de su descubrimiento todas las parcelas vecinas a su permiso de exploración sean tomadas por terceros que en nada contribuyeron al hallazgo.

El remedio para el descubridor es invertir en la adquisición de la mayor cantidad de áreas posibles y luego además desarrollarlas para evitar que el Estado pueda declararlas caducas, lo que debido a la fuerte inversión que esto implica rara vez es posible.

Nadie jamás ha osado considerar ilegal o deshonesta la actitud del explorador que sabiendo de la existencia de un descubrimiento solicita las áreas contiguas a las de la primera manifestación de descubrimiento.

Sí en cambio, el Código de Minería, y en un claro reconocimiento de la existencia de un derecho real administrativo permite que el descubridor pueda hacerse de pertenencias contiguas (22) que impedirían su petición a los terceros.

Otra cuestión, sería que el tercero sugiera a los potenciales inversionistas que él es la misma persona que el descubridor y que las inversiones en su propiedad, por ser contiguas, no son ajenas a las efectuadas en la propiedad de la primera manifestación.

En cambio no será ilícito que este tercero, sin pretender hacerse pasar por quien no lo sea, induzca a pensar a los inversionistas sobre la alta posibilidad de que el descubrimiento manifestado pueda replicarse en su propiedad contigua, o sea que existe tal asociación entre su potencial mina y la vecina descubierta que es como si invirtieran en la misma persona.

En el mundo del Real Estate sucede algo similar. Se conocen muchos emprendimientos que como consecuencia de su existencia aumentan el valor de las propiedades contiguas. No es ilícito ni deshonesto decidir no invertir en el emprendimiento en cuestión y en cambio hacerlo en las propiedades contiguas cuyo valor seguramente aumente. Si el emprendedor quisiera evitar que terceros sin mayor costo logren así multiplicar sus ganancias debería adquirir un zona de mayor extensión para que sea él quien usufructúe del mayor valor que su emprendimiento generará a las tierras contiguas.

Nuevamente, el tercero no podrá invocar representación o identidad con el titular del emprendimiento, pero seguramente intentará transmitir algún tipo de idea asociativa si el proyecto es prometedor, que induzca al tercero a considerar que es lo mismo invertir en el proyecto inicial que en el contiguo.

Finalmente, en el derecho de patentes y en el de propiedad intelectual nos encontramos con numerosos ejemplos de AMBUSH REGISTRANTS o AMBUSH USERS.

Si una patente no reivindica correctamente el objeto de su invención, o deja de ir más allá en la protección de la invención, la astucia del tercero que evita infringir la patente y obtiene el rédito comercial no puede ser, ni ha sido juzgada jamás como ilícita.

En el derecho intelectual lo que se protege es la forma y no la idea subyacente. Si quien protege un derecho intelectual equivoca la mejor forma para sacar rédito comercial de su creación nada puede reclamar a la justicia respecto del tercero que apoyándose en su idea le da una forma, que sin plagio, logra idéntico o mayor retorno comercial a menor costo.

III. Conclusiones

  1. El Ambush Marketing tiene claramente defensores y detractores.
  2. Es un fenómeno internacional principalmente asociado al deporte
  3. Nadie duda de su ilicitud cuando viola derechos de propiedad intelectual o engaña al público.
  4. Distinto es el supuesto en que induce y no sugiere una asociación con el evento, en el que las opiniones se dividen.
  5. No hay buenos y malos. Quien hoy es actor seguramente alguna vez ha sido un ambusher.
  6. El supuesto decidido por nuestros tribunales claramente puede interpretarse como un supuesto de engaño sugerido y no de asociación inducida aunque todavía no está dicha la última palabra.
  7. Quizás la delgada línea divisoria deba buscarse en la diferencia entre sugerir vs. inducir, siendo la sugerencia la madre del engaño.
  8. No podemos dejar de mencionar que el tema tendrá que comenzar a ser motivo de gran debate teniendo en cuenta que Argentina será sede de los juegos olímpicos de la juventud para el año 2018.

(1) Welsh, Jerry, AMBUSH MARKETING: WHAT IT IS; WHAT IT ISN’T en http://welshmktg.com/WMA_ambushmktg.pdf, visitado por última vez el 20/6/2014.

(2) El mercado mundial de patrocinio ha crecido de 2.000 millones de dólares en 1984 a 13.000 millones en 1994 (MEENAGHAN (1996, p. 103)) y hasta 24.000 millones en 2005 (KOLAH (2006, p. 2)).

(3) BERNEMAN Corinne, CARFANTAN Anthony, Etude exploratoire sur les attitudes envers l’ambush marketing, visto por última vez el 21/6/14 en http://leg2.u-bourgogne.fr/CERMAB/z-outils/documents/actesJRMB/JRMB12-2007/Berneman%20Carfantan.pdf

(4) José PIÑEIRO SALGUERO y Antonio RUBÍ PUIG, «Ambush Marketing en eventos deportivos», InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, abril 2007, pág. 4, visitado por última vez el 21/6/2014 en https://www.researchgate.net/publication/47786933_Ambush_marketing_en_eventos_deportivos

(5) BALDOR Emanuel, El discurso publicitario de un sponsor no oficial: Nike y Londres 2012, pág. 33, visto por última vez el 21/6/14 en http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111753.pdf

(6) Ambush marketing en eventos deportivos. Modalidades principales y sus consecuencias jurídicas José PIÑEIRO Salguero Antoni Rubí Puig Facultad de Derecho Universitat Pompeu Fabra en http://www.indret.com/pdf/439_es.pdf consultado por última vez el 20 de junio de 2014

(7) Rebecca HOBSON, «Seven best ambush marketing ploys», visitado por última vez el 21/6/2014 en http://www.londonlovesbusiness.com/business-news/london-2012-olympics/seven-best-olympic-ambush-marketing-ploys/2884.article

(8) Adam EPSTEIN, The Olympics, Ambush Marketing and Sochi Media, página 6, visitado por última vez el 21/6/14 en www.londonlovesbusiness.com/business-news/london-2012-olympics/seven-best-olympic-ambush-marketing-ploys/2884.article

(9) OTAMENDI, Jorge, Ambush Marketing, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año 7, Número 7, Lima 2011, página 282.

(10) Mastercard 30 USPQ 2d at 1964

(11) Adam EPSTEIN, obra citada, nota 44

(12) Téngase presente que con fundamento en la libertad de expresión es que se ha permitido en última instancia la publicidad comparativa (en la medida en que no sea falsa) como así también la parodia, sin que se pueda considerar que violan derechos intelectuales.

(13) Ver http://www.eventmagazine.co.uk/news/918090/Pringles-ambushes-Wimbledon-Championships/, accedido por última vez el 21/6/14.

(14) CRESPO PÉREZ, Juan de Dios, Ambush Marketing dans la publicité sportive, pág. 5 visto por última vez el 21/6/14 en http://www.iusport.es/opinion/crespo98.htm

(15) 3. Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games.

(16) Ver, Jared Wade, How the Dream Team Foreshadowed the Olympics’ Sponsorship Controversy, RISK MGMT. (Aug. 22, 2012), visto por úlitma vez el 21/6/14 en http://www.rmmagazine.com/2012/08/22/how-the-dream-team-foreshadowed-the-london-olympics-sponsorship-controversy

(17) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 CN)

(18) En este sentido adherimos a la tesis propuesta por González Perez, Jesús, «Los derechos Reales Administrativos», Civitas Ediciones, SL 1984, para referirse a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales.

(19) https://www.youtube.com/watch?v=_hEzW1WRFTg último acceso el 21/6/14.

(20) Ver https://www.youtube.com/watch?v=UFKZQ7SCVtM último acceso el 21/5/14.

(21) Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden Art. 1.195. perjudicar a terceros.

(22) Art. 67. – El descubridor tendrá derecho a tomar en el criadero de su elección TRES (3) pertenencias contiguas o separadas por espacios correspondientes a UNA (1) o más pertenencias .CM.


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Voces: PUBLICIDAD ~ PUBLICIDAD ENGAÑOSA ~ CONSUMIDOR ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ LEALTAD COMERCIAL ~ DEPORTE ~ ASOCIACIÓN DEPORTIVA ~ ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO ~ FÚTBOL ~ INTERPRETACIÓN JUDICIAL ~ JURISPRUDENCIA ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ DERECHO COMPARADO ~ PROPIEDAD INTELECTUAL

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III ~ 2014-06-10 ~ Asociacion del Fútbol Argentino y Otros c. Unilever de Argentina S.A. s/ medidas cautelares 

El «ambush marketing» en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil2018-02-15T15:05:22+00:00

Los daños punitivos en la propiedad intelectual

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: DJ16/01/2013, 1
Cita Online: AR/DOC/4881/2012


Sumario: I. Introducción.- II. El daño punitivo.- III. La crítica a los daños punitivos.- IV. El problema a resolver en propiedad intelectual.- V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho.- VI. El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor.- VII. El daño punitivo en IP.

I. Introducción

Luego de la sanción de los daños punitivos por la ley de defensa del consumidor y su debut en los tribunales, se alzan voces de otros sectores reclamando este remedio para atender las problemáticas que les conciernen.

En estas líneas nos ocuparemos particularmente de la problemática de la propiedad intelectual y del uso no autorizado de marcas, patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc. en el que los titulares de estos derechos no consiguen disuadir la comisión de los ilícitos o las infracciones y ven muy dificultoso el probar o responsabilizar a algún sujeto de derecho por los daños sufridos cuando finalmente pueden entablar una demanda contra alguien en la cadena de causalidad. Se vería entonces en los daños punitivos el remedio para la disuasión de las infracciones que con los instrumentos tradicionales no se logra conseguir.

Pero no se puede considerar este instituto sin analizar la crítica que se le hace, para luego interiorizarnos en el problema particular de la propiedad intelectual, y analizando los fundamentos de los defensores de este instituto y lo establecido en la ley 24.240 en su reforma, buscar una interpretación de la figura que permita imaginar soluciones a la problemática planteada acorde con el contexto jurídico argentino.

Habiendo investigado el tema creemos que hay una solución que hasta podría conciliarse con los críticos del instituto y que generaría una alternativa de técnica jurídica para la problemática en la propiedad intelectual. En las próximas líneas nos ocuparemos de desarrollarla.

No podemos dejar de mencionar a Pierre Pratte quien con su comentario del instituto en Quebec nos ha hecho repensar la posición que sobre este tema teníamos (1) en contra de los daños punitivos y su eventual inconstitucionalidad.

Lamentablemente sendos nubarrones se ciernen sobre este instituto con la reforma del código civil, tema del que nos ocuparemos ya que su entendimiento sirve para lograr una cabal interpretación del instituto y nuestra propuesta.


II. El daño punitivo

Ante todo una aclaración previa. En todo este trabajo nos referiremos a los daños punitivos más allá de que la ley de de defensa del consumidor denomine a la técnica multas civiles, y ello por la recepción que hubiera ganado el primero en todo este tiempo.

Este instituto nació en Inglaterra para compensar daños en los que era difícil establecer el quantum del mismo (2) por tratarse de cuestiones vinculadas con el honor y se desarrolló principalmente en los EEUU en los que se aplicaron en situaciones de excepción, siendo definidos como multas privadas impuestas excepcionalmente por jurados civiles a fin de castigar conductas reprochables y para disuadir que se reiteren en el futuro (3).

En nuestro país el daño punitivo fue receptado en el proyecto de reforma del Código Civil que en su artículo 1587 reconoció la atribución del tribunal para aplicarlos. Fue definido como una «multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada». Es evidente el carácter subjetivo que tenía el instituto en este proyecto, y su consecuente doble carácter (sancionador y disuasivo) a partir de ello, con el consiguiente obstáculo de la demostración de culpa o dolo, que no debe presumirse.

Como fácilmente se aprecia, el instituto en cuestión focalizaría su atención en la conducta del sujeto responsable, imponiendo un castigo más allá de que éste pueda servir como técnica disuasiva.

Coincidentemente las definiciones de muchos autores que han analizado a los daños punitivos antes y hasta después de su sanción por la ley de defensa del consumidor fijan la atención en la conducta y no en el hecho, o sea en el castigo y no en la disuasión. Teniendo en cuenta el carácter ilícito que tendrían estas conductas para que corresponda la aplicación de una sanción ejemplar, nunca podría ser repetible lo pagado por algún obligado solidario contra el resto.

Fernando Colombres define al daño punitivo como una herramienta tendiente a disuadir las prácticas de conductas desaprensivas por parte de los actores económicos, castigando las mismas, al enviar a pagar a quien resulte afectado por las consecuencias de dichas prácticas, una suma en concepto de multa civil, la cual se adicionara a la fijada en concepto de resarcimiento del daño (4).

Ramón Pizarro, los define como aquellas sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las víctimas de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentadas por el damnificado, que están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (5).

Aida Kemelmajer de Carlucci, citando al italiano Giulio Ponzanelli los define como sanciones para el demandado (sujeto dañador) por haber cometido un hecho particularmente grave y reprobable con el fin de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo (6).

Jorge Bustamante Alsina los considera una indemnización incrementada, reconocida al actor por encima de lo que simplemente le compensaría el daño patrimonial, cuando ese daño ha sido agravado por circunstancias de violencia, opresión, malicia, fraude, engaño o conducta dolosa por parte del demandado (7).

Diego Martinotti los define como sumas de dinero que los jueces ordenan pagar, que sin corresponder a una lesión determinada del accionante se agregan a las indemnizaciones por daños efectivamente sufridas y cuya finalidad es por un lado sancionar al demandado (sujeto dañador) que ha incurrido en una grave inconducta y por el otro lado disuadir y desanimar acciones del mismo tipo (8).

Así podríamos seguir citando autores sin embargo no podemos dejar de omitir a Demetrio Alejandro Chamatrópulos de cuya obra nos hemos valido estructuralmente, para quien el daño punitivo es una sanción de carácter civil y de origen legal que puede implicar no sólo una obligación de dar, sino también de otra índole, disuasiva, accesoria, de aplicación excepcional, que se impone al condenado en ciertos casos en los cuales el mismo ha actuado con dolo o culpa grave generalmente con el fin de que el mismo conserve ganancias, derivadas de su accionar ilícito no obstante haber pagado las indemnizaciones correspondientes, aunque su aplicación procede en otros supuestos en los cuales su aplicación puede justificarse para castigar y prevenir conductas que merezcan un muy alto grado de reprochabilidad por la sociedad (9).

Como ya dijimos, todos los autores focalizan en la conducta y su reprochabilidad para aplicar el daño punitivo como castigo a lo que volvería la reforma del Código Civil si la misma es aprobada.

III. La crítica a los daños punitivos

Varias son las críticas que se le han hecho al instituto antes de su sanción en la LCD, aunque todas parten de considerar al instituto como de naturaleza penal o de naturaleza resarcitoria. Coincidimos absolutamente con estas críticas si los daños punitivos establecidos en la ley de defensa del consumidor fueran otra cosa que una técnica meramente disuasiva.

En efecto, no podría juzgarse en sede civil y sin las garantías del proceso penal y del derecho penal una conducta para aplicarle un castigo. El avance que la justicia penal ha logrado en los últimos novecientos años para pasar de imponer penas privadas a penas públicas, no podría ser destruido por una cuestión utilitarista (10).

Entre los autores que consideran inconstitucional al daño punitivo está Bustamante Alsina, quien partiendo del art. 18, Constitución Nacional que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso …». comparte la doctrina de Nuñez en cuanto a que existe una zona de reserva o exenta de castigo para aquellos ilícitos o actos inmorales o reprochables que no estén configurados y castigados por una ley previa a su acaecer (11). Además, sostiene, que el sujeto corre el riesgo de estar sometido a una doble condenación, violándose el principio constitucional del non bis in idem, y finalmente, al no quedar vinculados los daños punitivos a ningún elemento objetivo verificable se violaría el debido proceso legal (12).

Martinotti, también plantea su inconstitucionalidad y los considera verdaderas sanciones del tipo penal cuya aplicación viola las garantías que otorga el proceso penal (13).

Por su parte Picasso sostiene que los llamados «daños punitivos», en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena (14).

Si se lo considera desde una perspectiva indemnizatoria se los han criticado que los daños punitivos constituyen un ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad (15). Aún en los EEUU, en la causa «Honda Motors Corp. v. Karl Oberg» el tribunal manifestó que la Constitución de los EE.UU. prohíbe actos de gobierno irrazonables que infrinjan los derechos de propiedad, aun cuando se trate de procesos judiciales en los cuales los jurados reciben autoridad ilimitada de redistribuir sumas importantes de dinero de los condenados a los demandantes (16).

En este sentido los artículos 1067 y 1069 del CC establecen que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia, comprendiendo el daño, no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito.

IV. El problema a resolver en propiedad intelectual

Los distintos institutos de propiedad intelectual establecen sanciones penales a quienes infrinjan estos derechos, sin embargo las infracciones no cesan sino que crecen año tras año por la ganancia que el negocio de falsificación promete, lo que alienta una gran sofisticación y dificultad para combatir el delito.

Además, el delito de propiedad intelectual es muchas veces facilitado por el consumidor, supuestamente defendido por las normas penales, quien busca adquirir estos productos por la diferencia de precio que encuentra, sin importarle la eventual diferencia de calidad que pueda existir. Pero el consumidor no puede ser imputado en tanto su conducta no tipifica como conducta penal ni su accionar tampoco sería causal que permita obtener una indemnización al titular de derechos de propiedad intelectual.

La conducta del consumidor no es necesariamente reprochable ni ilícita, y aún cuando en ciertas situaciones lo fuera, la entidad del daño las más de las veces no justifica su persecución sea ésta por la vía civil o penal.

A ello se agregan hoy ciertas interpretaciones garantistas de la normativa penal que tornan aún más dificultoso la persecución penal de los infractores (17) cuando se considere justificable.

Es decir que el sistema penal resulta no sólo difícil de aplicar, sino que las más de las veces es ajeno a la problemática de los derechos de propiedad intelectual, por otro lado el sistema civil es muy costoso teniendo en cuenta la entidad del daño cuando éste resulta resarcible.

El derecho penal como sistema esencialmente punitivo de conductas ilícitas no es efectivamente una herramienta disuasiva para las prácticas que perjudican los derechos de propiedad intelectual por lo engorroso de su puesta en práctica (lo que es lógico, teniendo en cuenta que están en juego garantías constitucionales muy sensibles).

El derecho civil, por su parte, es un derecho reparatorio y no punitorio. Sin daño no existe posibilidad de sanción, y ésta debe limitarse al monto del daño probado.

Por ello no deja de ser atendible la enseñanza de la escuela de análisis económico del derecho de Chicago, que sostiene la aplicación sistemática del incumplimiento eficiente por parte de la empresa. Esta lógica de actuación empresarial, consiste en establecer una decisión meramente económica de costos, que se puede explicar de la siguiente forma: si en el cumplimiento de la obligación se asumiría un costo más elevado que frente al incumplimiento (cantidad de daños, juicios y sentencia que obligue a reparar, etc.) entonces incumple, pues en términos de eficiencia (18) es más adecuado para la empresa, en su proceso de maximización de tasa de beneficios y desarrollo de acumulación de capital.

La misma lógica puede aplicarse al consumidor respecto a la adquisición o uso de mercadería pirata cuando los costos de adquisición de esta última son menores o más sencillos que respecto de la mercadería original.

Por ello, la creación de barreras técnicas que eleven los costos de adquisición de mercadería o productos en infracción parece hasta el presente ser la única solución para desbaratar el mercado ilícito de estos bienes.

Pero la creación de barreras técnicas también supone costos, que si bien elevan los costos de los productos ilícitos también elevan, aunque en menor proporción, los costos de los productos legítimos.

En este sentido puede citarse el caso del Windows Vista, un producto que consume recursos escasos y costosos (memoria y velocidad) tan solo para obstaculizar el uso de programas no genuinos y cuyo costo obviamente lo termina pagando el consumidor.

Ahora si la solución es aceptada desde una perspectiva técnico disuasiva, porqué no poder aceptar la viabilidad de una solución desde una perspectiva jurídico disuasiva pero que no involucre necesariamente el aspecto penal o de castigo al delincuente y que quizás logre disminuir los costos hoy incurridos en tecnología de disuasión. Los mayores costos no deberían ser mayores para el consumidor honesto que los que se sufren por los medios técnicos disuasivos.

V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho

Como ya han sostenido quienes defienden la incorporación de los daños punitivos a nuestro derecho, existen técnicas jurídicas disuasivas que desde hace rato que conviven con nosotros pero que contrariamente a lo que sostienen quienes las denuncian no tendrían naturaleza resarcitoria ni serían castigos, aunque un análisis muy superficial pueda conducirnos a dicho equívoco.

Así se mencionan las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir conductas y no castigarlas. De hecho, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico.

Son hechos que producidos se consideran actos jurídicos lícitos, a diferencia de lo que sucede con los delitos, sin perjuicio de que quienes los ejecutan y ante la aplicación de las técnicas de disuasión puedan sentirse castigados aunque no lo fuera en esencia. Lo mismo sucede en el derecho público con ciertos impuestos sobre todo los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y las conductas que buscan disuadir no necesariamente son reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar aunque con ello logre disuadir y el código civil que solo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, y desde esta perspectiva, podría ser una herramienta meramente disuasiva más allá de que alguien pueda considerarlo como castigo o como reparación, siendo desde esta perspectiva constitucionalmente válido.

VI. El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor

A partir de todo lo afirmado, y analizando la letra del art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, consideramos que el daño punitivo allí previsto es una técnica disuasiva y que no tiene naturaleza penal ni resarcitoria y que por ello es constitucionalmente válida.

En efecto, los daños punitivos previstos en el artículo 52 bis castigarían hechos, no necesariamente conductas, calificados por su gravedad, —sin importar la entidad del daño que provocan— siendo su objetivo la disuasión del hecho en cuestión y no la mera reparación del perjuicio consecuente, el que puede ser inexistente y que sería además objeto de otro instituto; la reparación prevista en el derecho civil. No sería objeto de este instituto, y más allá de lo sostenido por la doctrina, el castigo por la conducta eventualmente reprochable, lo que sería objeto del derecho penal cuando correspondiere. Es decir que el daño punitivo y conforme argumentaremos, no tendría como finalidad el castigo ni la reparación, sino la disuasión del hecho.

La ley 26.361, que incorpora a la ley 24.240 (Adla, LXVIII-B, 1295; LIII-D, 4125) el artículo 52 bis, define al daño punitivo conforme la siguiente redacción:

«Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley».

Como puede confirmarse de la lectura de la norma encontramos como presupuestos y características para la aplicación de daños punitivos:

  1. Un incumplimiento legal o contractual.
  2. Cuya denuncia ante el juez corresponde al damnificado, ni siquiera al consumidor.
  3. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias a favor del consumidor.
  4. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
  5. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Analicemos las características y presupuestos establecidos en la norma conforme los principios y valores existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

  1. Un incumplimiento legal o contractual.

Este incumplimiento es absolutamente objetivo no debiendo vincularse con la conducta del sujeto autor del mismo. Para llegar a esta conclusión no solo partimos del principio que obliga al intérprete a no distinguir donde la norma no distingue sino que además tenemos en cuenta que el juez para regular la multa debe tener en cuenta la gravedad del hecho. El hecho, según el artículo 896 del Código Civil son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Nuevamente, la norma no habla de hechos humanos voluntarios, ni lícitos ni ilícitos, por lo que no distinguiendo la misma no debemos por nuestra parte distinguir.

  1. Cuya denuncia ante el juez corresponde al damnificado, ni siquiera al consumidor.

Solo el damnificado habilita la instancia. Es un juicio particular de cada sujeto de derecho damnificado en cuanto a si el incumplimiento que es objetivo y no requiere de un elemento subjetivo le interesa ponerlo a consideración del juez para que éste decida si corresponde o no aplicar una multa a favor del consumidor. Repárese que la norma no identifica consumidor con damnificado, por lo que el damnificado podría ser distinto y estar alegando el incumplimiento objetivo sufrido que luego beneficiará al consumidor.

  1. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias.

La gravedad del hecho es objetiva independiente de toda calificación subjetiva de la conducta, lo que no significa que el juez pueda desentenderse de la previsibilidad de alguna forma del hecho juzgado, ya que estamos ante un instituto disuasivo. Las otras circunstancias a tener en cuenta tampoco se referirían a la conducta del sujeto sino al entorno alrededor del cual el hecho se produce. Reiteramos lo manifestado más arriba en cuanto a que el objetivo del instituto es disuadir, con lo que el juez al valorar la imposición de una multa debe tener presente la posibilidad de que en el futuro el hecho, en las circunstancias dadas, se evite, lo que será imposible de incumplimiento objetivo por absoluta imprevisibilidad.

  1. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.

Como vemos, la naturaleza del instituto no es reparadora, ni es un castigo, en tanto no impide el cobro de las indemnizaciones que por cualquier otra naturaleza correspondan incluyendo las pactadas contractualmente. De lo contrario la multa prevista debería considerarse expropiatoria en tanto por un mismo título se estarían generando más de una obligación.

  1. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Conforme la interpretación que venimos haciendo la responsabilidad enunciada no puede ser sino la que se considera como etimológica de la palabra, o sea de dar respuesta por un hecho y no una responsabilidad jurídica. No puede dar respuesta sino quien se encuentra dentro de la cadena de causalidad y más allá que las consecuencias de su conducta puedan imputársele a título de dolo o culpa. Afirmamos esto último ya que de lo contrario la previsión a renglón seguido de la repetitividad de lo pagado sería contraria a lo dispuesto por el código civil en los artículos 1081 y 1082 (19) si consideramos que la multa es para conductas reprochables (dolosas o gravemente culposas). Este párrafo final es la demostración más cabal que la norma no busca castigar conductos sino sólo disuadir hechos.

Como vemos, el daño punitivo legislado en la norma nada tendría que ver con su pariente lejano del common law ya analizado ni con los antecedentes locales mencionados.

VII. El daño punitivo en IP

De la misma forma que existen medios físicos para disuadir ciertas conductas (paredes, alambres, cerraduras, etc.) y cuyo costo debe ser amortizado en el costo del producto para que el negocio sea rentable, no se podría negar la posibilidad de que el derecho imponga un elemento disuasivo, que como los elementos físicos, elevará el costo del producto a todos los consumidores (sobre todo si se autoriza el seguro) pero evitará o disuadirá la comercialización de productos piratas y las infracciones a los derechos de IP.

Su objetivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requiere de una conducta reprochable, sino de una mera falta, como hecho no querido con consecuencias en los derechos de IP.

Análogamente, el impuesto que eleva el costo de importación de un producto tiene por objetivo disuadir la importación del mismo pero no puede decirse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador.

Aceptando esta naturaleza jurídica de la técnica jurídica empleada la misma se puede aplicar aún prescindiendo del dolo o culpa del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Solo se considera el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de la ocurrencia del mismo lo que determine la aplicación de la multa y su cuantía ya que solo lo previsible es lo que se puede disuadir.

En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro.

Llevando este pensamiento a las infracciones de propiedad intelectual, la sola infracción o colaboración en la falta, haría aplicable la multa independientemente de si el usuario circunstancial infringió los derechos en forma dolosa, culposa o aún fortuita, en la medida en que la ocurrencia de la infracción fuere previsible y evitable. Si su actuar no fuera doloso o culposo podrá repetir la multa contra el responsable, conforme lo autoriza el CC. De esta forma se conseguirá llegar al falsificador, verdadero responsable del delito. Aún cuando no se pueda llegar a él, los recaudos que tomarán los consumidores para no ser responsables por daños punitivos destruirán las industrias que giran alrededor de la piratería y la falsificación.

No habría ningún inconveniente y hasta sería recomendable, que estas multas cuyo objeto sea disuadir puedan ser asegurables en compañías aseguradoras, quienes tendrían como función no solo dejar indemnes a sus asegurados sino además capacitarlos para disminuir los riesgos de ser partícipes de hechos que se pretenden disuadir ya sea involuntariamente o culposamente. Serían un símil a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en cuanto que éstas buscan prevenir la ocurrencia de accidentes, sin perjuicio de otorgar prestaciones dinerarias cuando ellos ocurran.

Finalmente, en situaciones de dolo, o sea las propias del artículo 1072 del CC, las mencionadas aseguradoras podrían repetir las sumas pagadas de los autores dolosos del delito.

De esta forma se lograría que los autores de obras de propiedad intelectual tengan un incentivo para disuadir la ocurrencia de estos hechos, y existirían empresas, a quienes se dirigirían estos reclamos y quienes tendrían la posibilidad de efectuar recomendaciones y capacitar a sus clientes para que estos hechos no ocurran, lo que evitarán además para no acrecentar sus costos.

A partir del artículo 52 bis de la ley 24.240 y la interpretación analizada en este trabajo se abriría una alternativa de solución a la problemática de la piratería e infracciones en IP que habrá que discutir y consensuar para finalmente sancionar como una ley y que signifique incorporar las multas civiles en IP, las que no tendrán naturaleza penal ni resarcitoria, sino disuasiva.

El daño punitivo en el proyecto de reforma del Código Civil.

Finalmente no podemos dejar de hacer una referencia al proyecto de reforma del código civil que en su artículo 1714 establece una sanción pecuniaria disuasiva al otorgar al juez atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas..

Se destaca que el artículo 14 inc. c) establece que los derechos de incidencia colectiva, son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Creemos que la naturaleza jurídica de este instituto, subyacente en la reforma, contradice el avance del artículo 52 bis y vuelve en cierta forma al carácter punitivo del instituto propio del art. 1587 del anterior proyecto de reforma, tornándose, fundadamente criticable por quienes se oponen a este instituto desde una perspectiva constitucional.

La norma, si bien busca la disuasión, claramente lo hace desde la punición en tanto exige una conducta reprochable, lo que significa la existencia de dolo o culpa del autor, con sus consiguientes problemas de prueba.

Tampoco habría posibilidad de asegurar el riesgo como fuera comentado más arriba.

Por otro lado quita el incentivo al actor al determinar que el destino de la pena será fijado por el juez, no dando garantía de compensación alguna a quien lleve adelante la acción.

Por último, y tratando de ser optimistas podría decirse que los titulares de derechos de IP podrían pasar a tener, con la reforma y como afectados, legitimación para actuar contra los infractores, sin perjuicio de las limitaciones ya comentadas. Habrá que ver que amplitud otorgan los jueces al concepto de «afectado».

Conclusiones.

  1. Los daños punitivos tal como fueron sancionados por la ley 24240 en su artículo 52 bis no tienen naturaleza resarcitoria ni de castigo sino exclusivamente disuasiva y no tienen nexo en común con los existentes en EEUU, Inglaterra y tratados por la doctrina y proyectos locales.
  2. Se aplican por hechos graves e independientemente de la conducta de los autores de estos hechos para disuadir los mismos.
  3. Existen numerosos institutos en nuestro derecho cuya única finalidad es la disuasión y que no juzgan acerca de las conductas subyacentes.
  4. Por la problemática en Propiedad Intelectual un instituto similar al sancionado en la ley 24.240 podría resolver muchos de los problemas que hoy no muestran alternativas de solución.
  5. El aseguramiento de estas multas —salvo en los supuesto de dolo en que serían repetibles— además de reducir el riesgo económico de los usuarios incorporaría sujetos obligados a capacitar y reducir el riesgo de cometer infracciones a sus asegurados.
  6. Todo ello sería sin perjuicio de la aplicabilidad de los regímenes indemnizatorios y penales cuando corresponda.
  7. Finalmente, la reforma del código civil no es feliz desde la perspectiva analizada en este comentario y si la misma debe ser tomada como idea rectora del concepto de daño punitivo resultaría repulsiva a nuestra constitución en tanto violaría garantías esenciales existentes en el proceso penal.

(1) Pratte, Pierre, «Le rôle de dommages punitifs en droit québécois». http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/1999-tome-59-2-p445.pdf

(2) Wilkes c. Wood (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; Huckle c. Money (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768;

(3) GERTZ v. ROBERT WELCH, INC., 418 U.S. 323 (1974), en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=418&invol=323

(4) COLOMBRES, Fernando Matías, «Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor», LA LEY, 2008-E, 1159.

(5) PIZARRO, Ramón D., citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 6, Errepar, Buenos Aires 2009.

(6) KEMELMAJER de CARLUCCI, citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 8, Errepar, Buenos Aires 2009.

(7) BUSTAMENTE ALSINA, J. citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 8, Errepar, Buenos Aires 2009.

(8) MARTINOTTI, D., citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 11, Errepar, Buenos Aires 2009.

(9) Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 21, Errepar, Buenos Aires 2009

(10) En este sentido ver artículo crítico correspondiente a los desvíos del derecho penal de Utarroz, Juan Carlos, El que mata debe morir. Una reflexión sobre el uso (y abuso) del poder simbólico de la víctima en nuesto sistema penal, en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=38962. Este autor no analiza al daño punitivo, pero sus reflexiones, confinadas solamente al ámbito penal son más que elocuentes si se las considera extensivamente.

(11) NUÑEZ, Ricardo, «Derecho penal argentino», t. I, p. 105, Buenos Aires, 1959.

(12) BUSTAMENTE ALSINA, «Los llamados «daños punitivos» son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», L.L.1994-B, 860.

(13) MARTINOTI, Diego F., «Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil de 1998», LA LEY, 2001-F, 1317.

(14) PICASSO, Sebastián, «Sobre los denominados ‘daños punitivos'», LA LEY, 2007-F, 1154.

(15) En REBAUDI BASAVILBASO, Ignacio M. PETTIS, Christian R., «Algunos aspectos del daño punitivo (o multa civil) en el Derecho Argentino», Publicado en: La Ley Online.

(16) HONDA MOTOR CO., LTD., et al., PETITIONERS v. KARL L. OBERG en http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-644.ZO.html

(17) OTAMENDI, Jorge, «Una doctrina anti-marcas» en LA LEY 24/08/2009, 10.

(18) ELORDUY TAUBMANN, Juan M., «Economía y empresa. Manual de Eficacia». Ed. Everest. León. 1998, citado por Ghersi, Carlos A. en «Obligación social de seguridad. Una sentencia de la C.S.J.N. con trascendencia para el derecho de daños» publicado en LA LEY, 2008-D, 265.

(19) Art. 1081. La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Art. 1082. Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren.



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Los daños punitivos en la propiedad intelectual2018-02-15T15:02:00+00:00