RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES DE INTERNET EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES DE INTERNET EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.
UNA HIPÓTESIS DE ANÁLISIS.
En su oportunidad (año 2010), publicamos nuestra posición respecto de la responsabilidad civil de los buscadores de internet bajo el código civil entonces vigente, afirmando que en la mayoría de los casos los buscadores de internet no tendrían responsabilidad alguna como meros intermediarios en la facilitación del acceso a la información. En ese mismo sentido han sido dictadas sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y y uno se preguntaría si la duda no ha sido finalmente despejada y no resultaría redundante volver a tratar el tema.

No podemos olvidar que el 1/1/2016 entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con grandes cambios en cuestiones de responsabilidad, conforme veremos, y que por aplicación del principio de irretroactividad de las leyes no podría haber sido aplicado a los fallos que hoy se toman como guía para la interpretación de esta cuestión.

Es por ello que a través de estas líneas queremos analizar y formular una hipótesis, como apoyo para llegar a soluciones justas cuando deban resolverse estas situaciones a la luz de la legislación que en breve cumplirá su tercer aniversario.

Finalmente, para no sorprender al lector, adelantamos que nuestras conclusiones serán totalmente opuestas a las arribadas en aquél artículo citado y no por haber cambiado de opinión, sino porque el sustento legal habría cambiado diametralmente en estos nueve años que nos separan del 2010.

Las preguntas que nos plantearemos girarán alrededor de las siguientes: ¿cómo debería funcionar la responsabilidad subjetiva en los casos de los buscadores visto la reforma al artículo 1074 del CC en el nuevo artículo 1710 del CCyC? ¿Existirá respecto de ellos una responsabilidad objetiva visto la modificación sistémica que genera el artículo 1710 del CCyC en el nuevo artículo 1757 del CCyC?

En las próximas líneas pretendemos zambullirnos en estos temas y esperamos dejar ideas y planteos que sirvan para la discusión.

LOS BUSCADORES DE INTERNET

Conforme se sabe, un buscador de internet es un sistema que permite indexar mucha de la información existente en internet y facilitar así su acceso a los usuarios que intenten acceder a la misma. El buscador en principio no crea el contenido, ni reproduce la información, ni la modifica ni la resume, simplemente la indexa, pero al hacerlo facilita su localización y permite que, información que de otra forma hubiera quedado oculta e ignorada, salga a la luz y sea accesible.

Fuera de la cuestión tecnológica, no podemos negar que estamos ante una tarea de intermediación masiva cuyo valor agregado es la indexación y fácil localización de la información puesta en la red por terceros.

Como a continuación profundizaremos, los buscadores, como intermediarios y bajo la nueva normativa que obliga a mitigar o evitar el riesgo, deberían poder evitar el potencial perjuicio a terceros que la exposición de la información a través de la facilitación a su acceso genera, y si no lo logran, sin dolo o culpa, su actividad tendrá que ser reputada como riesgosa.

Desde cierta perspectiva lo que sucede aquí es comparable a las investigaciones biotecnológicas que para lograr su fin deben sacar a la luz virus o bacterias hasta ahora ocultos e inertes. Está claro que al descubrirlos y exponerlos no los crean, pero al facilitar su exposición y contacto con otros seres vivos se crea un riesgo de que se produzca daño, no dudándose que aun cuando no haya culpa o dolo en la producción de daño, la responsabilidad será objetiva por ser una actividad riesgosa.

Y es así que surgen en forma natural más preguntas ¿Podrían los buscadores a través de la tecnología evitar indexar información que genere perjuicios a terceros aún cuando no sean responsables de su contenido? ¿Son los buscadores custodios o guardianes del sistema que indexa la información y facilita su localización? ¿Podría afirmarse que dicha actividad -al no poder responder ante la nueva y genérica exigencia legal de mitigar o evitar el daño- sea considerada una actividad riesgosa?.

LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

En el código anterior el artículo 1074 establecía… – Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido.

Hasta la reforma del Código Civil, no había obligaciones impuestas para evitar que terceros sufran daños por el actuar de otros terceros, en el mundo de las nuevas tecnologías. El recurso al principio “alterum non ladere”, si bien receptado por la jurisprudencia, no era interpretado como una obligación legal para evitar daños por parte de los buscadores y demás intermediarios de internet en tanto el principio de reserva constitucional lo acotaba , lo que a su vez era avalado por el artículo 1074 del CC que exigía la existencia de una obligación legal para que la omisión genere responsabilidad.

Los casos hasta hoy decididos se corresponden con esta normativa, pero el nuevo código civil y comercial, inaplicable a los casos decididos por el principio de no retroactividad de la ley, pareciera mostrar que existe un nuevo rumbo a seguirse en las decisiones de los tribunales a futuro.

En efecto, con la reforma al Código Civil el artículo 1710 del CCyC ha quedado redactado como sigue “Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo” (el resaltado es nuestro).

Habría nacido entonces una obligación legal genérica de evitar el daño que le da contenido a la exigencia constitucional establecida en el artículo 19. La otrora exigencia de que exista una obligación establecida por la ley para que la omisión genere responsabilidad (art. 1074 del CC hoy está suplida por un deber genérico de evitar y mitigar el daño, aún cuando este daño sea causado por un tercero quien sería su responsable directo. Es más, la norma establece la posibilidad de poder repetir los costos contra el responsable del daño cuando éste haya podido ser evitado o mitigado.

Al establecer el derecho de repetir el daño causado por un tercero cuando las medidas eviten o disminuyan el daño causado por tal tercero, el articulo 1710 el CCyC reconoce que quien pueda evitar el daño no es su autor, y que sería ajeno a la cadena de causalidad productora del daño .

Esta obligación legal, que era inexistente en el viejo código civil se alinea perfectamente con la interpretación del artículo 19 de la CN y el principio de reserva en él impuesto en tanto ahora la ley manda a quien esté en condiciones de hacerlo, el de evitar o mitigar el daño y si no lo hace, pudiendo hacerlo, será corresponsable de los daños que ocasione el mismo con causa en una obligación concurrente , no en la autoría del daño sino en la omisión no justificada de evitar el daño o mitigarlo.

De esta forma, todo buscador de internet será responsable de evitar el daño o mitigarlo pudiendo solamente justificar la omisión y consecuentemente eximirse de responsabilidad subjetiva si:
1- Faltara el discernimiento, cuya posibilidad de ocurrencia estaría dada por desconocer el daño que pueda ocurrir.
2- Faltara libertad, que podría suceder ante impedimentos técnicos que no le permitan actuar de determinada forma o en determinado tiempo para evitar o mitigar el daño producido o que pueda producir la información por él indexada.
3- Faltara intención y ello por error o violencia en la evaluación del carácter dañino de la información por él indexada

Si en cambio todos los presupuestos del acto (discernimiento, intención y libertad) se encontraren reunidos, la omisión de evitar el daño o mitigarlo no será justificable y lo hará responsable subjetivamente de la reparación del mismo en la cuantía en que hubiera podido mitigarlo. Si alguno de los presupuestos faltare la conducta de su titular será un hecho humano que no genere subjetivamente responsabilidad alguna. Más abajo nos ocuparemos sobre la posible existencia entonces de responsabilidad objetiva…

El buscador claramente no podría evitar el daño en la mayoría de los supuestos en tanto no podría (por ser un sistema) conocer el contenido de la información que indexa o su riesgo de causar daño y solamente el avance de la tecnología podría ir logrando (inteligencia artificial de por medio) ese conocimiento previo en la medida en que se trataren de soluciones razonables tal como lo exige el artículo 1710 del CCyC.

Como señalamos, con el desarrollo de la inteligencia artificial, esto que hoy luce como un impedimento será cada vez más factible de superar y la excusa de no poder actuar será cada vez menos posible de invocar y menos justificable. Hoy todo es una cuestión de hecho y prueba en cuanto a la razonabilidad (lo que conlleva a considerar en la ecuación de razonabilidad al costo de contar con estas herramientas y a la certeza que se pueda tener respecto al riesgo de daño de la información indexada).

Respecto al discernimiento, el titular del buscador tomará conocimiento del daño (por valerse de un sistema) recién con la denuncia que de ello hagan los mismos damnificados y solo tendrá obligación de actuar cuando esté seguro jurídicamente que el daño no sea justificado.

La libertad, otro requisito para poder sostener la existencia de un acto y no un mero hecho humano involuntario, jugará normalmente en forma complementaria con el discernimiento. A veces la libertad se confundirá con el discernimiento, desde que la inexistencia de remedios tecnológicos adecuados podrá jugar tanto en contra del conocimiento del hecho dañoso como en contra de la libertad de actuar rápidamente ante su conocimiento.

Finalmente con respecto a los vicios de error y violencia, el primero puede surgir en toda situación en la que es dable pensar que quien agravia derechos de terceros está justificado en su actuar y el segundo cuando el autor del contenido logre engañar al titular del buscador haciéndole creer que había justificación para dañar. Nuevamente son cuestiones de hecho y prueba cuyas técnicas y procesos de descubrimiento irán evolucionando y disminuyendo con el avance de la tecnología.

En estos supuestos quedará en la órbita del juez y de sus peritos asesores determinar si las medidas para evitar el daño o disminuir su magnitud son las adecuadas conforme lo establece el articulo 1710 del CCyC y consecuentemente existe o no responsabilidad subjetiva.

Para ello el juez tiene a su alcance el artículo 1727 que diferencia las consecuencias inmediatas de las mediatas y casuales y el artículo 1725 que se refiere a la valoración de la conducta . El contenido necesario para la aplicación de estos artículos será puesto por peritos y por el arte existente al momento de la omisión.

Como vemos, en nada jugaría la libertad de expresión, a cuyo amparo no se pueden cometer delitos flagrantes y generarse daños gravosos a otros sujetos de derecho. En este sentido discrepamos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a afirma que los buscadores de internet estén protegidos por la libertad de expresión con los alcances que a esta protección pretende darse. Si los titulares de los buscadores conocen de la producción de daños a terceros a través de sus plataformas, y pudiendo impedirlo con medios razonables no lo hacen entonces son responsables de dichos perjuicios por aplicación del articulo 1710 del CCyC y no podrán ampararse en la libertad de expresión. La libertad de expresión no autoriza a calumniar ni injuriar como así tampoco a invadir el derecho a la intimidad de nadie, ni cometer ningún tipo de delito.

Distinto es que no pueda evitarse o mitigar el daño a tiempo, y ello sea por imposibilidad tecnológica o irrazonabilidad de medios, o sea inexistencia de herramientas que les permitan impedir o disminuir los daños que puedan provocarse a terceros por la indexación de esta información y su consecuente accesibilidad o facilitación.

Es entendible que un buscador, que indexa mucha información, no puedan razonablemente filtrar lo lícito de lo ilícito, pero eso no quiere decir que puedan ampararse en la libertad de expresión, para dañar sin justificativo o eximirse de evitar el daño no justificado o mitigarlo cuando se informen de ello. Su defensa podrá ser que no tuvo culpa o dolo en la producción del daño, pero no estará jamás justificado a dañar o a evitar el daño si sabe de su falta de justificación y está en su posibilidades.

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Mientras el artículo 1113 estuvo vigente, éste se relacionaba con el artículo 1074 del CC que exigía una obligación legal para que la omisión genere responsabilidad civil. Consecuentemente el riesgo jamás podría estar configurado alrededor de un acto de omisión si no existiera previamente una obligación legal de actuar. Es razonable entonces que la jurisprudencia fuera clara en cuanto a que la actividad de indexación no debía ser considerada una actividad riesgosa si el riesgo -que ella generaba por facilitación de acceso a información, que podría dañar- no surgía a a su vez de una obligación de actuar para mitigar o evitar el daño generado aún como concausa.

En efecto, si no existe obligación legal de evitar o mitigar el daño causado por otro, ¿qué riesgo podría existir en que la actividad de indexación facilitara la producción de ese daño por ese tercero del cual el buscador no debía responder?. Siempre sería el tercero el que ocasionaría el daño y el mayor riesgo de ocurrencia del daño estaría bajo su responsabilidad y sería ajena al buscador, en tanto éste no tenía responsabilidad por omisión desde que ninguna norma lo obligaba a actuar.

Pero ahora que la obligación de evitar el daño o mitigarlo existe, la mirada sobre los buscadores cambia. La facilitación de la indexación hace prever en forma mediata que habrá contenidos que generarán daño injustificado y que por por el sistema de que se valen, los buscadores no podrán prever dicho daño ni mitigarlo pese a que la obligación legal de hacerlo existe. Siguiendo a Galdos adherimos a su postura que una actividad será riesgosa o peligrosa cuando (natural o circunstancialmente) resulta previsible (según el curso ordinario y normal de las cosas) que de su desarrollo se derivará la posibilidad cierta de ocasionar daños. En nuestro caso dicha posibilidad cierta surgirá de la incapacidad de los buscadores para mitigar o evitar el daño cuyo riesgo se acrecienta por facilitarse el acceso a la información por la indexación generada por terceros.

Un sistema informático que facilita la producción de daño por terceros y no tenga recursos para reconocerlo primero, evitarlo y/o mitigarlo cuando la ley lo exige, claramente es riesgoso pues no cumple con esta obligación. Seguramente aquí alguien se plantee qué sucede con la telefonía, que genera riesgos al facilitar la comunicación (injurias, extorsiones, fraudes, etc.) pero debemos recordar que ella no puede ser intervenida sin orden judicial, lo que sí se hace cuando existen presunciones de que se podrían estar cometiendo ilícitos. En el supuesto de los buscadores la información es pública, no conociéndose el contenido por incapacidad de reconocimiento del sistema que facilita su indexación hasta que la víctima sufre el daño.

Es decir que el sistema incorpora un riesgo a la sociedad (de no poder evitar o disminuir un daño que él mismo ha acrecentado), siendo el propio sistema el que lo está gestionando y facilitando sin evitarlo o mitigarlo. Son los propios dueños de los buscadores los que se han puesto a sabiendas en la posibilidad de no poder cumplir con la ley ya que su sistema, pese a aumentar el riesgo de daño, no lo mitiga ni lo evita.

¿Que es el riesgo? Es la posibilidad de que alguien sufra un daño. Claramente el buscador aumenta el riesgo en forma mediata y a diferencia de lo que sucedía antes, ahora es responsable de evitar o mitigar el daño, lo que no hace. Es más, se ha colocado en una posición de caso fortuito o fuerza mayor, en tanto no existiría responsabilidad subjetiva desde que falta algún requisito para que el hecho humano sea voluntario pese a estar relacionado mediatamente por omisión en la producción del daño. Es lo mismo que sucede con todas las cosas o actividades riesgosas, en que faltando elementos para responsabilizar subjetivamente a su dueño, guardián o beneficiario económico de la cosa o actividad, se lo responsabiliza por haber introducido un riesgo sin el consentimiento de la sociedad como víctima.

Ello no significa condenar la actividad ni la cosa. El automóvil es una cosa sumamente útil para la sociedad y sería impensable no contar con ella. Sin embargo nadie duda en considerarlo cosa riesgosa y responsabilizar al dueño o guardián por los daños sufridos por la víctima a causa de la cosa, salvo en los supuestos de culpa de la víctima o de un tercero por quien el dueño, guardián o beneficiario económico no deba responder.

En este sentido, si un ascensor no tiene un dispositivo de seguridad para evitar que una puerta se cierre aún cuando sea el pasajero el que intenta entrar tardíamente, se dice que es riesgoso y el riesgo de la máquina pesa sobre su titular (y nadie duda que el ascensor es sumamente útil para la sociedad).

Si un sistema de indexación facilita el acceso a información que de otra forma quedaría oculta o sería de muy difícil acceso y no tiene posibilidad de detectar el riesgo de daño, al igual que la puerta del ascensor, no podría negarse que es una actividad riesgosa. Cuando no exista responsabilidad subjetiva de su titular claramente podrá existir responsabilidad objetiva por riesgo de la actividad.

No cabe dudas de que dicho riesgo, a medida de que la tecnología hoy limitada se supere, irá menguando, pero no es justo que, mientras tanto, se le permita incumplir con las obligaciones legales de evitar o mitigar un daño que pesan sobre todo sujeto de derecho, más cuando es él, con su sistema el que haya acrecentado el daño que de otra forma raramente ocurriría, y deba ser la víctima quien tenga que soportar el daño.

Siguiendo a KUBICA en cuanto a los criterios para justificar la responsabilidad objetiva sostenemos que éste debería a) recaer sobre la persona que 1) crea este riesgo a través de dicha actividad, 2) está en la posición de controlar y minimizar mencionado riesgo, y 3) puede tasar/valorar este riesgo, lo que significa que puede preparar acuerdos dirigidos a financiar la compensación en el caso de que el riesgo se realice a través de tales mecanismos como seguros o fondos comunes, b) ha de ser abstracto, c) el peligro ha de ser imposible de eliminar a través de todas las medidas de precaución razonables que es precisamente lo que ocurre con los buscadores de internet, d) El daño que deriva de la actividad en cuestión tiene que ser característico del riesgo que tal actividad comporta y que resulta de ella, e) derivar de un riesgo especial, excepcional o considerablemente incrementado, f) probabilidad del daño y la gravedad del mismo ..

En definitiva, creemos que la reforma del Código Civil y Comercial ha producido graves consecuencias en la responsabilidad de los buscadores de internet, y a menos que leyes especiales en forma razonable limiten o acoten dicha responsabilidad objetiva, hoy no deberían quedar dudas de la misma a riesgo de vulnerar el artículo 16 de la CN (garantía de igualdad ante la ley).

CONCLUSIONES

El análisis de las reformas al código civil y comercial nos llevaría a las siguientes conclusiones:
• El Código Civil y Comercial ha producido grandes cambios en la responsabilidad civil desde que crea un deber genérico de evitar o mitigar el daño que antes no existía.
• La obligación de evitar o mitigar el daño, aún el producido por un tercero, es una obligación legal autónoma que genera una obligación concurrente y hace pasible de daños y perjuicios a quien la infrinja.
• Como consecuencia de ella, el régimen de responsabilidad objetivo ha sufrido un cambio sistémico.
• Al admitirse la responsabilidad genérica por omisión habría nacido una responsabilidad objetiva toda vez que la obligación a evitar o mitigar el daño no puede ser cumplida por confiarse la actuación a un sistema que resulta ineficiente (sin culpa) para cumplir con dicho cometido mientras que el ser humano que lo gestiona, y por la cantidad de información que estos sistemas manejan, tampoco podría ser responsable subjetivamente.
• La relación de causalidad entre el daño producido y la omisión del buscador es mediata, desde que es su sistema el que acrecienta el riesgo y posibilita un daño que, sin dicho sistema, difícilmente se produciría, cuando por otro lado, no puede mitigar ni evitar el daño.
• La inexistencia de responsabilidad objetiva en los buscadores de internet sería una grave afrenta al artículo 16 de la CN para todas las actividades y cosas cuyos titulares o beneficiarios deben soportar el costo de la responsabilidad objetiva.

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  1. Carlos V. Castrillo, Responsabilidad Jurídica de los buscadores de internet. LA LEY2010-A, 897, también en http://castrillo.com.ar/responsabilidad-civil-de-los-buscadores-de-internet/ Visto por última vez el 25/12/2018
  2. http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=739942, última vez visto el 26/12/2018
  3. https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7162581&cache=1509324967388 última vez visto el 26/12/2018
  4. Artículo 1710 del CCyC “Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo”.
  5. Art. 1757 del CCyC – Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”
  6. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.  unltancipio ecto de los buscadores of. 306A,06 o brv subjetivo o aarlo cosa riesgosa y responsabilizar al dueño o guardisgosas,
  7. En idéntico sentido García Pullés, Fernando R, LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CONTEXTO DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, pág. 471, en http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal-ii/cae2-garcia-pulles.pdf, visto por última vez el 25/12/2017
  8. ARTICULO 850.-Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. ARTICULO 851.-Efectos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas: a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente; b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes; c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho; d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al créditoa favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes; e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes; f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores; g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado; h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia.
  9. ARTÍCULO 1717. Antijuridicidad Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.
  10. ARTICULO 1727:Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”.
  11. ARTICULO 1725: Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.
  12. https://cij.gov.ar/nota-27571-La-Corte-Suprema-reafirma-su-doctrina-en-materia-de-responsabilidad-de-los-buscadores-de-internet.html, ultima vez visto el 24-12-2018
  13. Galdos, Jorge M, “Responsablidad por actividades riesgosas y peligrosas en el nuevo código”, La Ley, Tomo 2016 B, http://www.psi.unc.edu.ar/acaderc/responsabilidad-por-actividades-riesgosas-y-peligrosas-en-el-nuevo-codigo/at_download/file, visto por última vez el 26-12-2018
  14. KUBICA, Maria Lubomira, EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
    pág. 74 / 79, Tesis Doctoral, https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/328430/tmlk1de1.pdf?sequence=5 visto por última vez el 27/12/2018
RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES DE INTERNET EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL2019-03-23T17:27:49+00:00

Regulation sets out opposition procedure in Argentina

THURSDAY, 26 JULY 2018

In a guest post, Carlos Castrillo provides an update on the legislative reforms in Argentina:

In January we reported on the publication of the Emergency Decree with several changes that would be popular with brand owners, and we are pleased to say that these changes have been approved by Congress.

The Decree was thus turned into law on 26 June this year and entered into force on the same date. The regulation implementing the new law was enacted last week and will be in force in 60 days.

The regulation sets out the opposition procedure in more detail as follows.

  • If no amicable settlement is reached between the applicant and the opponent, the IP Office will first require the opponent to pay a fee of approximately USD300. At the same time, the opponent will have the opportunity to file new arguments or expand on those already mentioned in the opposition as well as submitting additional evidence.
  • Both parties will have the opportunity to appeal the IP Office decision to the competent court within 30 days from being notified of the decision. The details of the court procedure will be set in the near future.
  • As instructed in the recently enacted regulation implementing the new law, the IP Office will not rule on cancellation matters based on a claim of non-use or other grounds for nullification. This should be brought to the courts with a previous mediation process. If confusion and cancellation are argued together, the IP Office will suspend the confusion decision until the courts decide on the cancellation request.

Any fundamental changes of IP Office procedures such as administrative opposition procedures will inevitably lead to some form of challenge in the beginning, but we are convinced that the Office will do its best to deal with these in an efficient manner. Also, we are certain that brand owners will be pleased that the Office may now take decisions on oppositions and that these will no longer have to be decided by the courts.

As mentioned earlier, the Office has been given the competency to change any procedure if deemed necessary to accelerate the granting of trademarks and to reduce costs. We will keep you posted, if and when changes are proposed.

Thanks to Carlos, who is a partner of Castrillo & Castrillo, Argentina for contributing this post!

See publication in: https://www.marques.org/class46/?XID=BHA4658

Regulation sets out opposition procedure in Argentina2018-11-05T14:01:39+00:00

The dawn of a new era for IP in Argentina?

Kat friend Carlos Castrillo explains for Kat readers the operative measures that are being put into place for various IP matters in Argentina following the Emergency Decree that was made public on 11 January 2018 and which promise a new era in IP practice.

The Emergency Decree was aimed at simplifying numerous administrative procedures before the National Administration, including IP, and on  26, 2018, the changes were enacted. The new law contains various amendments that will be popular amongst IP owners, the most notable of which are as follows:

Trademarks

Oppositions must be filed electronically. Until now, an application could be filed either manually or electronically via the IP Office webpage.

There is a reduction, from twelve to three months, in the cooling-off period in which to negotiate the withdrawal of an opposition. If no withdrawal occurs, the IP Office will take a decision and there will be no mandatory mediation or court procedure (together with the costs and time that these steps entail). The trademark office has already begun issuing notifications with the three-month deadline.

A newly constituted administrative hearing is meant to emulate aspects of a court proceeding, but to be completed in less time and at a lower cost. If no amicable settlement is reached, the IP Office will first require the opponent to pay a fee of approximately USD $300. At the same time, the opponent will have the opportunity to file new arguments or expand on the ones already mentioned in the opposition as well as to submit additional evidence. The IPO Office will take a decision on the opposition.

Both parties will have the opportunity to appeal the IP Office decision to the competent court within 30 days from being notified of the decision. The details of the court procedure will be set in the near future.

While the IP Office will now be able to handle oppositions, it has not been given the authority to rule on cancellation matters. These should still be brought before the courts. Cancellation actions are typically initiated as a counter-claim to an opposition. The IP Office will suspend its proceedings until the Court decides on the cancellation request.

Partial cancellations will now be possible.

The proprietor of a registered mark must file a sworn declaration of use between the fifth and sixth year after registration, describing the use of the trademark.

The IP Office is given the competency to change any procedure if deemed necessary to accelerate the granting of trademarks and to reduce costs. The following have been mentioned as steps that might be taken:

Abolishment of refusals based on relative grounds;

Introduction of multiclass filings;

Grant of a trademark on a preliminary basis before publication, i.e. pre-grant before opposition.

Patents

Priority documents need to be filed within a 90-day period after filing, otherwise the priority will be lost. Previously, there was no deadline and the IP Office might ask for the documents even at the examination stage.

The examination fee has to be paid within an 18-month deadline from the filing date, compared to the previous 36-month period. Power of attorney documents can be replaced by a sworn declaration by the Patent Attorney. It will only need to be filed if the IP Office requests it.

Designs

It will be possible to file multiple designs in the same application if the designs are related to the same class. If not, divisional applications may be filed, which will enjoy the original filing date.

Photographs and electronic reproductions of the design will be accepted without the need for a written description, which was previously required.

Renewals may be filed in the 6 months before renewal and, as well, in the 6 months after the renewal date, upon the payment of an additional fee of approximately USD $78. The change will be valuable to owners, since in the old regime, renewals could be made only six months before the deadline, which meant that no renewal was accepted if less than sixth months remained or if the deadline had already passed.

These changes portend a sea-change in the way that IP will be practiced in Argentina, with the hope that they will make the country a more attractive venue for foreign owners of IP rights.

See article published in: http://ipkitten.blogspot.com/2018/07/the-dawn-of-new-era-for-ip-in-argentina.html
The dawn of a new era for IP in Argentina?2018-08-02T14:37:47+00:00

La reforma al Sistema de Oposición de Marcas: Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018

Un análisis preliminar a 30 días de su vigencia

Carlos V. Castrillo, Publicado en Revista Anales de Legislación Argentina, Año LXXVIII, Nro 03, Marzo de 2018, pág. 67.

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El presente artículo pretende servir como disparador para la discusión, la que por cuestiones políticas no fue posible efectuar en forma preliminar a la sanción del DNU 27/2018, en tanto este fue secreto hasta el día de su publicación.

De todas formas, su contenido, más allá del vehículo elegido (DNU), no era extraño en el entorno, en tanto muchos propiciábamos cambios análogos, los que en su mayoría son ley en gran cantidad de países en el mundo.

Claramente Argentina se caracterizaba por un sistema de oposiciones único, costoso y burocrático, que era muy difícil de hacer comprender a quienes querían registrar marcas desde el extranjero, como así también a muchos locales que intentaban registrar sus marcas sin la colaboración de agentes o abogados.

Evitaremos entrar en la cuestión de la constitucionalidad del vehículo (DNU), lo que dejaremos a políticos y constitucionalistas, centrándonos en cambio en un cambio radical en el procedimiento de oposiciones, con la esperanza de que sirva, como dijimos inicialmente, para la discusión y eventualmente para el dictado de las reglamentaciones pertinentes, o bien, en el caso de que el DNU sea sustituido por nuevas leyes, para reafirmar los caminos que puedan considerarse correctos y adecuar los equivocados.

Queremos aclarar que el espíritu que ha guiado nuestra interpretación ha sido el de la presunción de legitimidad de los actos administrativos (1), siendo el DNU un acto administrativo de carácter general dictado por el PEN, en uso de las facultades que le otorga el art. 99 de la CN.

En otras palabras, lejos de pretender ser jueces de la Administración, hemos intentado justificar su actuación en el marco del Derecho Administrativo, lo que creemos haber logrado. El lector tendrá la última palabra.

Hechas estas aclaraciones, avanzamos en la interpretación.
Dice el art. 71 del DNU: Sustitúyese el art. 16 de la ley 22.362, por el siguiente:

“Art. 16.- Cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el art. 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes”.

Este artículo resume uno de los cambios más significativos en el procedimiento marcario.

No solo se reduce el plazo de negociación entre las partes de 12 a 3 meses, sino que se pone en cabeza del INPI la resolución de las oposiciones que sigan vigentes, lo que, más allá de si el INPI contará o no con los recursos humanos para cumplir con su cometido, consideramos que es una reforma adecuada y ajustada a derecho.

Hace muchos años, en abril de 2001, disertamos en el Círculo Inglés sobre el sistema de oposiciones en Argentina. En aquella oportunidad planteamos que el sistema de oposiciones argentino era inconstitucional por violar el derecho de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional, en tanto suspendía el trámite del presentante y lo obligaba a iniciar acciones judiciales para lograr el levantamiento de la oposición presentada por un tercero ajeno al trámite.

La suspensión del proceso por la mera presentación de oposición solo podía ser interpretada, para ser válida, desde una supuesta presunción de legitimidad en la oposición, que como tal obligaría y efectivamente lo hacía, al peticionante a recurrir a la justicia si no quería que su marca quede abandonada.

Pero…, ¿cuál sería el justificativo para que una de las partes pudiera tener el privilegio de que sus actos se presuman legítimos, por el mero hecho de pagar una tasa y fundar (aún absurdamente) una oposición, a suspender el derecho de otro administrado a obtener su registro de marca?

¿Por qué debía el solicitante llevar a juicio al oponente para prevalecer en su derecho y no ser el oponente el que llevara a juicio al solicitante para prevalecer en el suyo?, o más natural aún… ¿Por qué no era la Administración la que decidía, si es finalmente era la que ejercía el poder de policía, dirigía el procedimiento y otorgaba las marcas?

¿Qué naturaleza jurídica tenía el acto de oposición, cuando la misma podía justificarse con cualquier fundamento y solo un juez podía revisar esta justificación?

Recordemos que la oposición, para ser considerada tal, no requería que se fundara en una marca registrada. Es decir, no era que existía un privilegio de los “registrados” vs. “pretendientes” al registro. Bastaba que se reunieran las formalidades exigidas por la ley, se pagara la tasa y se presentara la oposición en el término de 30 días de publicada una marca para que esta última quede paralizada en su proceso, estando su titular normalmente presionado a otorgar concesiones no deseadas, cuando no hacerse cargo de costos para evitar otros mayores y hasta algunas veces, pagar una especie de “precio” por lograr el retiro de la oposición con tal de ahorrarse tiempos y costos judiciales.

Es de destacar que el oponente podía invocar un nombre comercial, un patronímico o aún cualquier argumento por más absurdo que este sea, y la Administración no tenía más alternativa que suspender el trámite de registro de marca, notificar al presentante y esperar pasivamente a que el presentante agregue un acuerdo de partes, adjunte un retiro de oposición del oponente o ingrese un oficio notificando una sentencia judicial que declare la oposición indebida. De lo contrario el trámite terminaba en el abandono de la marca.

Es cierto que uno podría defender la constitucionalidad de este privilegio si interpretaba que el oponente era un mero coadyuvante de la Administración, y que era la Administración (para quien los actos se presumen legítimos) la que hacía suya la oposición y suspendía el trámite. Sin embargo, esta interpretación rápidamente perdía sustento cuando se verificaba que el INPI no podía intervenir en el proceso (pese a que “prestaba” su privilegio para legitimar la suspensión del proceso por la oposición), aún cuando la oposición fuera claramente arbitraria. Tampoco el INPI era parte en el juicio que el presentante estaba obligado a iniciar contra el oponente.

Esta costumbre generó una equivocada opinión de que efectivamente existía un derecho de “propiedad” del oponente en juego y que solo podría ser dirimido por un juez en tanto se trataría de una contienda entre particulares para lo que la Administración tendría vedada su actuación por imperio de la Constitución Nacional (2).

Sin embargo, a poco de analizar la naturaleza jurídica del acto de oposición se verifica que el oponente, si bien es parte, reviste la calidad de tercero interviniendo facultativamente e invocando un interés legítimo en el proceso administrativo iniciado por otro.

La intervención de terceros está autorizada por el principio constitucional de inviolabilidad de la persona e igualdad, garantizados por la Constitución Nacional, tal como afirma Gordillo al considerar viable su participación en el proceso administrativo. Por otra parte es un instituto reconocido en el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Finalmente, el tercero con interés legítimo es parte según el art. 3º del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos (3).

Es decir que el procedimiento de oposición es una intervención facultativa de terceros en un procedimiento administrativo iniciado por otro y no la defensa de un derecho autónomo que debe ser decidido por los jueces naturales de las partes como se desprendería del viejo régimen.

En otras palabras, el objeto del procedimiento es la concesión de una marca a su peticionante, no la eventual supresión de derechos al oponente. Ello no quita que el oponente pueda sentirse perjudicado, y en ello justifique su interés legítimo, de la misma forma que un oferente no ganador en una licitacion sufrirá un perjuicio en sus intereses y tiene derecho a hacer planteos.

La normativa actual reconduce nuevamente el trámite acorde con su naturaleza jurídica al permitir la intervención facultativa a quien ostenta un interés legítimo en un procedimiento administrativo.

Este tercero solo puede hacer valer su interés legítimo si cumple con las cargas legales que se le imponen en el procedimiento, entre ellas el plazo para presentar oposición y las formalidades, de lo contrario, su participación se verá limitada a una mera denuncia de ilegitimidad (4) .

Lamentablemente la práctica quedó tan internalizada que muchos profesionales hoy sienten que se está violando el derecho constitucional a la división de poderes y que al Poder Judicial se le está quitando una jurisdicción a favor de la Administración cuando en realidad, desde una perspectiva de Derecho Constitucional y Administrativo todo ha vuelto a su cauce ordenado.

Por otra parte, la normativa modificatoria respeta una práctica muy eficiente en nuestro ámbito, y esta es la del plazo para la negociación entre colegas que representan al oponente y al solicitante, de forma tal que puedan intentar solucionar sus diferencias, acortando el plazo razonablemente.

Esta práctica era muy particular de nuestro país, quizás fomentada por las trabas que tenía el proceso de oposición. Es de esperar que la misma no se pierda producto de la comodidad de que sea el INPI y no un proceso judicial el camino para la registrabilidad de la marca solicitada.

Es decir que estamos ante un trámite administrativo que permite la intervención facultativa del tercero, quien debe invocar la existencia de un interés legítimo y plantearlo en un plazo perentorio, respetándose la facultad de las partes a que concilien sus diferencias y en caso de que esto no se consiga, autorizando al tercero a continuar su participación en el proceso como tercero interesado hasta que la resolución quede firme, permitiéndole, como parte, apelar la resolución administrativa en la Instancia Judicial.

Esta modificación substancial al procedimiento de registro de marcas asegura que toda petición tendrá resolución, y que la misma no se considerará abandonada por la falta de inicio de una acción judicial ante una oposición. Esto es claramente una desburocratización a favor de todo administrado que pretendiera el registro de una marca, quien no deberá transitar fuera del procedimiento administrativo antes de tener una resolución sobre la registrabilidad o no de su marca.

No podemos negar las voces críticas que dudan de que la Administración pueda hacerse cargo de las 11.000 oposiciones que anualmente se presentan a solicitudes de maracas.

Sin embargo los números pueden ser engañosos.

De las 11.000 oposiciones que se plantean anualmente, cerca de la mitad concluyen en acuerdo entre partes. Otra mitad corresponde a marcas inviables, en tanto el fundamento de la oposición resulta insuperable.

De las restantes, muchas se abandonaban ante la burocracia que significaba el inicio de acciones judiciales previa mediación y solamente 500 llegaban a los tribunales, las que eran repartidas entre 11 juzgados federales y resueltas en no menos de dos a tres años.

Si descartamos los abandonos y los acuerdos, es evidente que el INPI tendrá que lidiar con mucho más que 500 resoluciones anuales y la pregunta es si logrará hacerlo en un plazo breve. El problema no es tanto si podrá o no, sino que más allá de este decreto, el INPI hasta hoy no cumplía con sus funciones administrativas enmarcadas en la Constitución Nacional, y no lo hacía por leyes que, por otras razones atendibles y propias del pasado, desvirtuaban su función administrativa.

En efecto, a partir de hoy el INPI tendrá la obligación de respetar el derecho de peticionar a las autoridades (5) actuando consecuentemente, derecho que la jurisprudencia no duda en afirmar como existente…

Este «derecho de petición» no se agota con el hecho que el administrado pueda pedir, sino que exige una respuesta: frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder, lo que no significa, por cierto, que deba pronunciarse en un determinado sentido, sino tan solo que debe expedirse. Encuentra también fundamento en el art. 14 de la Constitución Nacional, cuando acuerda a los particulares el «…derecho a peticionar a las autoridades…». De esa disposición deriva, a contrario sensu, que este derecho resultaría inoperante si como contrapartida no se entiende la obligación de la autoridad de responder a esa petición. Es decir, que este derecho implica también el de obtener una respuesta, y en la actualidad se encuentra prevista en forma expresa tanto en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, como también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuando en el art. 24 reconoce a las personas el derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener una pronta resolución. Corresponde agregar también, que la finalidad del Estado del Derecho, consiste en encontrar una relación armoniosa entre el derecho a peticionar a las autoridades, y la obligación concomitante de la Administración de responder a las peticiones. La Administración tiene el derecho, pero también el deber, de que los procedimientos iniciados en su ámbito sean culminados en dicha sede con el debido ejercicio de su competencia, obligatoria e improrrogable” (3ª CCA, 14/11/2008, expte. nro. 83849/31773, caratulados: “Hidronihuil SA c. Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ acción de amparo”) (6) .

Hasta antes de esta reforma la Administración estaba obligada a huir de su obligación y ese espacio era sustituido incorrectamente por el Poder Judicial cuando el administrado decidía transitar esta vía, de lo contrario su marca iba al abandono.

Si hoy la Administración no cumpliera con sus obligaciones, siempre quedará a salvo el recurso al amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19.549 (7) o la figura del silencio de la Administración previsto en el art. 10 de la ley 19.549 (8) . Este silencio, como negativa, permitirá considerar que el INPI ha rechazado la petición relativa al registro de la marca, debiendo apelarse esta resolución ficta ante el tribunal de alzada, sin esperar plazos mayores que los que establezcan las normas procedimentales. Será una cuestión de costos, pero no de tiempos, costos que no serán muy distintos a los que existían en el viejo régimen.

Art. 72.- Sustitúyese el art. 17 de la ley 22.362, por el siguiente:

“Art. 17.- El procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal”.

La decisión de no exigir que en el acto de oponerse se deba fundar la oposición extensivamente es muy afortunada, rescatando del anterior régimen el derecho del oponente de ampliar fundamentos en su oportunidad.

La experiencia ha demostrado que muchas oposiciones no se resuelven pues los fundamentos esgrimidos son idénticos, y no existe forma de superarlos. Otras veces las partes llegan a un acuerdo y es de esperar que los tres meses vigentes en el DNU sigan sirviendo para ello. Por ello, evitar costosas presentaciones iniciales va de acuerdo con la intención de simplificar y desburocratizar el procedimiento.

Ahora bien, en aquellos casos en que aún la oposición siga vigente es razonable que el INPI deba otorgar a las partes el derecho a ser oído en forma amplia, como así también a ofrecer prueba, ello antes de resolver lo que juzgue adecuado a derecho tal como lo exigen los arts. 1º, f) 1, y 2º de la ley 19.549 (9).

Desde el momento en que el tercero tiene un interés legítimo es parte, y se suma al solicitante en el procedimiento administrativo, teniendo la posibilidad de presentarse, instarlo y gozar de los beneficios de ser parte tal como lo establece el art. 3º del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos ya citada (10).

Una cuestión a resolver es si, vencido el plazo de tres meses y existiendo oposiciones, conviene invitar primeramente al oponente a ampliar sus fundamentos y luego al presentante a hacer su descargo o viceversa.

No es un tema esencial desde lo jurídico, pero creo que sí desde lo práctico.

Es que la mayoría de las oposiciones se fundan en derechos anteriores que taxativamente se enuncian al oponerse y cuya información es fácilmente verificable.

En cambio, los argumentos del solicitante frente a cada oposición no están incorporados al expediente, y el hacerlo cuanto antes, luego de intentada la vía conciliatoria, puede dar lugar a nuevos motivos para intentar una conciliación mientras la Administración no corra traslado de los mismos o no resuelva. Así además se evitaría cargarle inicialmente más costos al oponente con la ampliación de fundamentos.

Por otro lado no son mayoría los casos en que los oponentes amplían fundamentos, en cambio si son la mayoría de los casos en que los solicitantes querrán hacer su descargo para mejorar sus posibilidades de obtener una marca.

Nuestra propuesta seria entonces que, antes de vencido el plazo de 3 meses deba el presentante haga su descargo, sin necesidad de requerimiento del INPI (carga en cabeza del peticionante). Luego el INPI correrá traslado al oponente quien deberá contestar dicho descargo y eventualmente ampliar fundamentos. Sólo en el supuesto de ampliarse los fundamentos de la oposición corresponderá un nuevo traslado al solicitante, de lo contrario el INPI estaría en condiciones de abrir a prueba o resolver. Por otra parte, este era el mecanismo utilizado en los tribunales.

“Art. 17. (cont.) Las resoluciones por oposiciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS serán solo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación”.

Esta disposición elimina toda una primera instancia judicial en un proceso que básica y naturalmente es administrativo. Es el INPI quien otorga las marcas y debe decidir si las mismas son registrables o no. Los terceros son parte por presentarse espontáneamente dentro de un plazo e invocar un interés legítimo debiendo cumplir, al igual que el solicitante, con las cargas del proceso.

Otra gran diferencia, y que requiere de reglamentación, es que la apelación debería ser dirigida contra la resolución del INPI, y no contra los oponentes, quienes podrán o no continuar en el proceso en calidad de terceros, en virtud de su interés legítimo.

Aún cuando, por el motivo que fuere, decidan no participar del proceso de apelación, sus intereses deberían ser reconocidos, pues lo que se discutirá en esa segunda instancia será la resolución del INPI y no una diferencia entre particulares.

Solo deberíamos agregar que si la resolución que resuelve las oposiciones fuera una sola, la apelación debería también única, generándose grandes ahorros al no tener que tramitar diversos expedientes, conforme sea la cantidad de oponentes.

En definitiva, y más allá de la cuestión constitucional relativa al vehículo utilizado (DNU) creemos que las reformas son constitucionales y enderezan un procedimiento en consonancia con la legislación administrativa.

(1) Art. 12, ley 19.549.
(2) Art. 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
(3) Art. 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; estas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.
(4) Ley 1959, art. 6º. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que este dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
(5) Art. 14, CN.

(6) http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5325380821, visto por última vez el 7/2/2018.

(7) Art. 28.- El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados, y en caso de no existir estos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

(8) Art. 10.- El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.

(9) f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.
2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio;
(10) Art. 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; estas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.

La reforma al Sistema de Oposición de Marcas: Decreto de Necesidad y Urgencia 27/20182018-03-29T08:54:36+00:00

Movement afoot in the patent scene in Argentina

Published in: The IPkat


Kat Friend Carlos Castrillo of Castrillo & Castrillo has brought to our attention a promising development with respect to IP practice in Argentina, which should be of interest to all patent practitioners.
Until now, a typical patent application in Argentina can be expected to take up to three years from the filing date until the commencement of the case processing. After that, it can often take up to 10 years before a patent is issued. That is, if you are lucky enough to have your patent application accepted. In fact, however, the rejection rate for applied patents is substantial. All of this meant that Argentina is often off the radar of patent filing programs.

But then came the election of Mauricio Macri as President in 2015 and more recently, the appointment of a new President of the Trademark and Patent Office, Mr. Damaso Pardo. In a word, as Mr. Pardo has stated, from the vantage of IP, “Argentina now opens again to the world». This means reforming an admittedly cumbersome, slow and protectionist system. Exhibit «A» is the movement afoot to significantly improve the patent examination and registration process.

Most notably, Resolution 056/2016 provides that the National Patent Administration be authorized to benefit from the substantive examination previously carried out by certain other patent offices, with the goal of reducing examination workload and improving patent quality. When implemented, this should shorten the time period as well as reduce the resources required by an examiner when reviewing a patent application. In addition to collaborating with other foreign patent offices, INPI and the USPTO commenced in March 3, 2017 a Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program to increase efficiency and timeliness of patent examinations. The trial period for this program will end on March 2, 2020.

This means that a system similar to the PPH has been put in place, and it should significantly reduce the examination time for patents. One optimistic estimate foresees that examination will take place within 60 days. Moreover, implementation might also mean that that Argentina will become fully able to enter the PCT system. The Argentinian Office is working with the Danish Office as a partner to develop the new practice.

Regarding the PCT, there are no time frames yet. One should bear in mind that this is not only an administrative decision, but it would have to be approved by Congress, and a formal proposal amending the law has not yet been filed.

IPKat says–welcome news! Keep up the good work and we look forward to further reports on this promising development.

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Movement afoot in the patent scene in Argentina2018-02-16T17:54:40+00:00

La infracción al derecho de marcas desde la conducta de prestadores del servicio de Internet. Fundamentos de la responsabilidad y resarcibilidad del daño

Autor: Castrillo, Carlos V.
Cita Online: AP/DOC/705/2015



Sumario: I. Introducción.— II. El daño en los delitos marcarios.— III. La atribución subjetiva de la responsabilidad a la luz del Código Civil y de la reforma.— IV. Antecedentes jurisprudenciales relacionados con prestaciones de servicios de internet.— V. La reforma del Código Civil.— VI. Conclusiones

 

I. Introducción

Dos aspectos nos mueven a la reflexión en los fallos que comentamos, uno relacionado con la existencia de daño y su cuantificación ante infracciones marcarias y el segundo el relativo a la atribución subjetiva de la responsabilidad cuando diversas personas participan en la cadena de causalidad de un daño, como consecuencia del uso de internet.

II. El daño en los delitos marcarios

Sobre el primer aspecto ya nos hemos referido extensamente en otro trabajo (ver diario La Ley del miércoles 25 de marzo de 2015, p. 8, nota a fallo, «Condenas a pagar sumas de dinero por infracciones marcarias»).

De todas formas, no podemos desconocer la reforma del Código Civil, que allí no fuera tratada, y las próximas líneas nos referiremos brevemente a ella.

Allí decíamos que la existencia de daño en los delitos marcarios se había transformado en una cuestión dogmática, no necesariamente asociada a la prueba producida, siendo consecuentemente contraria a los principios que rigen la materia en nuestra legislación.

En efecto, en esta línea la Sala I en autos «Nike International Ltd. v. DeRemate.com de Argentina S.A. s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios» dice «No obstante, toda infracción marcaria provoca un daño y los jueces debemos evitar que las dificultades de prueba conduzcan a resultados injustos que favorezcan la impunidad de los infractores».

En forma análoga, la Sala III en autos «Nike International Ltd. v. Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de marcas» sostiene que cada vez que se vende un producto con marca en infracción se produce el primer daño cierto al titular de la marca».

Nosotros disentimos con esas afirmaciones dogmáticas, alejadas de toda prueba, que son análogas a sostener que todo delito (art. 1066 del CC) produce un perjuicio resarcible por el mero hecho de su comisión, afirmación que con el código vigente sería contra legem y cuyo sentido sería el de evitar la impunidad.

Esto claramente se opone al art. 1067 del Código Civil, que expresamente establece que «No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar…».

Pero es cierto que la reforma ha modificado el contenido de algunos conceptos, como el del daño, aunque, como veremos, no las consecuencias en su aplicación, por lo que lo argumentado en dicho artículo sigue vigente luego de la reforma.

Para ello distinguiremos conforme lo hace alguna doctrina, el daño evento del daño jurídico (1). Llamaremos daño evento a la lesión del bien jurídico y daño jurídico a las consecuencias resarcibles de dicho daño evento.

Es decir que puede haber daño «evento» sin que exista la posibilidad de resarcimiento, y sólo serán viables medidas tendientes a que la lesión del bien jurídico deje de existir (nada habría cambiado en esencia respecto del actual Código Civil en este sentido).

En efecto, el art. 1737 que se refiere al concepto de daño dice «Art. 1737.— Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva».

Sin embargo, para que proceda la indemnización no alcanza con el daño definido en el art. 1737. Conforme lo establecen los arts. 1738 y 1739 para que proceda la indemnización, que reemplazaría la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente (2), pero no hipotético, conjetural o presumido tal como se afirma en estos fallos.

A su vez, la prueba de dicho daño debe ser acreditada por quien la invoca, salvo que la ley lo impute o presuma (3).

Es decir que pese a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la construcción jurídica que viene haciendo la jurisprudencia en materia resarcimiento por infracción de marcas seguirá siendo desde nuestra perspectiva contra legem a menos que quien invoque un daño (lesión a su derecho marcario) pueda probar además el perjuicio directo e indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente.

La realidad es que el daño resarcible en marcas normalmente no existe, y lo que en cambio sí se busca con la ficticia condena a resarcir daños es evitar que el delito quede impune o sea que quien delinca de alguna forma pague. No se trata de presumir un daño existente sino que en realidad el daño resarcible como tal no existe.

Sostenemos que el fundamento de estas condenas no puede buscarse en las normas que se refieren al resarcimiento de los daños o a la prueba de los mismos, sino en otros institutos del derecho (multa civil o daño punitivo) que pueden ser aplicables por analogía conforme lo establece el nuevo art. 2º del Código Civil y Comercial (4). De todas formas, no queremos profundizar más en este tema, que hemos tratado en detalle en el artículo mencionado al que, con las aclaraciones aquí efectuadas, remitimos al lector.

III. La atribución subjetiva de la responsabilidad a la luz del Código Civil y de la reforma

Respecto de esta segunda cuestión comenzaremos nuestro análisis expresando nuestro acuerdo con la solución dada en ambos fallos sin perjuicio de que en las líneas que siguen ampliemos la fundamentación con que los jueces llegan a estas soluciones desde la perspectiva del Código Civil, vigente y futuro.

Recordemos los hechos… En el primer caso fallado por la Sala 1ª, al demandado Deremate.com.ar de Argentina SA, titular de una plataforma en internet para comercializar productos en línea, se lo acusa de no evitar la repetición de violaciones a los derechos de la marca notoria Nike, de titularidad de la actora por terceros. En el segundo, Compañía de Medios Digitales CMD S.A. (continuadora de Clarín Global S.A.) por medio de la página de Internet www.masoportunidades.com.ar ofrecía y comercializaba productos Nike, algunos originales y otros apócrifos.

Tanto la Sala I como la Sala III coinciden en señalar una ausencia de legislación específica para resolver la cuestión. En el primer fallo la Sala I asume la necesidad de la interpretación y aplicación del bloque normativo sin referirse en detalle a las normas consideradas. En el segundo fallo la Sala III toma el art. 14, apartado 1º de la directiva 2000/31 de la CE como norma orientadora para resolver el conflicto traído a su decisión sin otorgar sustento alguno en el Código Civil, más allá de que se lo pueda considerar existente en forma implícita.

Iniciando pues el razonamiento que propondremos, está claro que en ambos casos estamos ante un ilícito penal conforme lo establece el art. 31 de la ley 22.362 (5). En efecto, en ambos casos se trató de la oferta y comercialización de productos falsificados a través de la plataforma de internet de las demandadas.

Tratándose pues de la existencia de un delito penal y por imperio del art. 1107 del Código Civil (6) entran a jugar las normas sobre responsabilidad extracontractual, más allá de que entre las partes haya existido un contrato (como es el supuesto del primer fallo).

En efecto, el art. 1107 del CC es una barrera que impide la aplicación de los artículos del título IX a la situación jurídica analizada, salvo que el supuesto jurídico en análisis sea un delito del derecho criminal, en cuyo caso la barrera del art. 1107 deja de existir.

Como consecuencia del citado art. 31 de la ley 22.362 que define al uso de marca ajena como delito, la barrera del 1107 no actúa y resultan aplicables al caso el art. 1109 (7) del Código Civil.

Por oto lado, y tratándose por lo ya visto de un supuesto de responsabilidad extracontractual, tampoco rige la limitación respecto de las consecuencias de los hechos, los que en el marco de una relación contractual se limitan a las consecuencias inmediatas, conforme lo establece el art. 520 del CC para el incumplimiento de las obligaciones (8).

Es decir que por estar en análisis la posible comisión de un ilícito del derecho criminal, de existir un factor de atribución subjetiva respecto de los ilícitos en cuestión con referencia a de DeRemate.com de Argentina SA en el primer fallo y de Compañía de Medios Digitales CMD S.A. en el segundo fallo, no rige el sistema de responsabilidad contractual sino el extracontractual, siendo la consecuencia de ello la aplicación de los arts. 1109 respecto del factor de atribución, de los arts. 901 y 903 (9) respecto del alcance de las consecuencias de los hechos y del art. 902 (10) respecto de cómo debe juzgarse la previsibilidad de las consecuencia de los hechos.

En otras palabras, los jueces en sus sentencias sólo tendrían que llenar de contenido al concepto «negligencia», tal como veremos a continuación. Con dicho contenido podrán concluir si existe o no factor de atribución que haga responsable a las demandadas —titulares de plataformas para comercializar productos en internet como consecuencia de las infracciones marcarias verificadas— según un factor de atribución subjetivo (art. 1109 del CC). Luego vendrá, si se prueba su existencia, la cuantificación del daño, que como dijimos, ya lo hemos tratado en otro trabajo.

El marco para ello lo fija el art. 902 del CC. Este marco, conforme sea la apreciación judicial, hará o no responsables a las titulares de plataformas para la comercialización de productos en internet por la infracción marcaria de terceros. El contenido que se otorgue a este marco debería permitir responder a la pregunta de si existió o no negligencia que haga responsables por las consecuencias de su actuar previsible en forma mediata a las demandadas.

Obviamente que la respuesta no es simple ya que ésta depende, en el supuesto de internet, de la evolución y posibilidad de acceso a la técnica que permita un mayor control sobre la información que se maneje y/o de la mayor o menor actividad que el prestador de internet involucre en el acto cuyas consecuencias producen daño.

No será lo mismo la negligencia que pueda considerarse existente hoy que la que pueda juzgarse de acá a una década en la que habrá nuevas herramientas y habrá también experiencias que permitan aprender de los errores no advertidos en el pasado.

Por otro lado es cierto que no existe en nuestra legislación una normativa especial referida a la responsabilidad por daños ocurridos por el uso de internet, pero visto el régimen de responsabilidad general existente, esta carencia sólo existiría respecto del contenido o marco del art. 902 del CC para el supuesto de conductas relacionadas con el uso de internet.

Lo no legislado solamente se refiere a qué debe ser considerado un actuar negligente en el uso de esta herramienta teniendo en cuenta la naturaleza de internet.

Es decir, la única pregunta que queda pendiente en el análisis sería ¿qué es lo que un prestador de internet está obligado a prever y cuya falta de previsión determine su responsabilidad?

Es evidente que DeRemate.com de Argentina SA no pudieron desconocer que sus plataformas podrían ser utilizadas para la realización de transacciones ilícitas, de la misma forma que un prestador de telefonía sabe que su servicio será utilizado como medio necesario para la comisión de delitos como ser compra venta ilícita, extorsión, injurias, calumnias, amenazas, todos hechos por teléfono. Pero ¿es esta la previsión a la que se refiere el art. 902 del CC y que hace responsable por negligencia a sus autores?

Nadie llegaría al extremo de exigirle a un prestador del servicio telefónico alguna acción enderezada a evitar en forma genérica actos ilícitos como los señalados bajo la amenaza de constituirlo en responsable de los mismos. Tampoco podría ello fundarse en el hecho de que el servicio telefónico es imprescindible en la cadena de causalidad, para la comisión de los ilícitos arriba enumerados pueda consumarse. Así como sin teléfono estos delitos se dificultan, sin internet nada de lo que se está discutiendo en estos fallos hubiera sucedido. Yendo más lejos, sin automóviles no habría cerca de 10.000 muertes por año en accidentes de tránsito en la Argentina, y nadie seriamente podría pensar en responsabilizar a las automotrices, en forma genérica, por estas muertes.

Entonces, ¿tienen las titulares de plataformas en internet, para la compra y venta de productos, obligación de evitar estos delitos genéricamente? El no hacerlo ¿puede llegar a ser considerado un acto de negligencia que lo haga responsable de los daños?

Éstas son las respuestas que en ambos casos deben dar las Salas y que como vemos no son huérfanas de un sistema jurídico que las sustente. Lo que sí puede considerarse como faltante es una norma que de contenido certero al art. 902 del CC para este caso, o sea en lo que a la actividad de prestadores de internet se refiere. Esta norma eliminaría el riesgo de sentencias contradictorias hasta tanto una jurisprudencia se forme y sea concordante pero también, es cierto, ataría al juez a un razonamiento sin posibilidad de permitirle considerar las circunstancias de cada caso.

En el primero de los fallos comentados la Sala 1ª llena de contenido el art. 902 del CC diferenciando entre el concepto de rol activo frente a otro meramente «pasivo» que no habría existido en este supuesto, dejando traslucir la aplicación de la normativa de la CE ya denunciada como último fundamento para dar contenido al art. 902 del CC y consecuentemente afirmando que el reglamento como las medidas adoptadas por Deremate.com no han sido suficientes para evitar los ilícitos, ergo ha sido negligente.

Al considerar que el titular de la plataforma ha tenido un rol activo la Sala en un todo de acuerdo con el art. 902 del CC eleva las exigencias en cuanto a la previsibilidad y responsabilidad por su obrar haciendo responsable al titular de la plataforma por las consecuencias de su obrar.

En el segundo de los fallos la Sala directamente cita el art. 14 de la directiva 2000/31 de la CE como fundamento de la condena de la prestataria de internet. El art. 902 del CC vuelve a llenarse de contenido con la aplicación de la normativa de la CE.

El art. 902 establece que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Ahora bien, qué es lo que dice el art. 14 de la regla mencionada de la CE.

Dicho artículo establece que (11)

 

  1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

 

  1. a. el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,

 

  1. b. en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

 

  1. El apartado 1º no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

 

  1. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.

 

Como vemos, la previsibilidad no está tomada en forma amplia e indiscriminada sino que para ciertas conductas claramente tipificadas por la norma no se puede presumir la existencia de conocimiento que haga responsable al operador por su participación en la cadena de causalidad.

Sin embargo, en los casos aquí comentados, al igual que en el caso «L’Oréal v. Ebay» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citado por una de las Salas y cuyos argumentos fueran utilizados por la otra Sala se ha sostenido que:

«cuando el operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas (el destacado es nuestro). De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el art. 14 de la directiva 2000/31»(12).

En otras palabras, el rol activo no ha hecho más que elevar el estándar para juzgar la existencia de negligencia en un todo de acuerdo con el art. 902 del CC.

De lo dicho se desprende que ambas salas han considerado a la conducta de las demandadas como de rol activo y que como consecuencia de ello no han podido desconocer las consecuencias de sus propios actos, siendo responsables por ellas en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 902 del CC (más allá de citar la normativa europea).

En definitiva, no podemos menos que coincidir con el fallo comentado aunque hubiera sido más esclarecedor el haber integrado el art. 902 del CC, que es una norma abierta, con los fundamentos que las Salas consideren adecuado, que es finalmente lo que exige toda norma cuando hace referencia a un concepto jurídico que debe ser llenado por el juzgador conforme las circunstancias del caso.

IV. Antecedentes jurisprudenciales relacionados con prestaciones de servicios de internet

 

La línea jurisprudencial que comentamos no es aislada ni novedosa en su enfoque aunque es la primera que tiene que referirse a las tiendas virtuales en internet y la responsabilidad por su conducta.

Ya en marzo de 2010, en autos «Rodríguez, María Belén v. Google Inc. s/ daños y perjuicios», la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que juzgar respecto del alcance de la responsabilidad de un prestador de internet (13).

Teniendo en cuenta que el hecho ilícito fue producido por un tercero, la cuestión versó sobre el concepto de negligencia y su alcance por parte de los prestadores de internet en facilitar o ser vías de difusión del ilícito de ese tercero.

En primera instancia se consideró negligente a Google al no proceder a bloquear o impedir de modo absoluto la existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a los derechos personalísimos de la actora, a partir de serles comunicada la aludida circunstancia».

La Corte diferenció la naturaleza de la notificación enviada según se informe groseros delitos (pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que pongan en peligro la vida de personas) en que bastaba cualquier notificación fehaciente para que el prestador quede obligado a actuar, de lo contrario sería negligente, de aquellas otras en que la eventual lesión no quede clara y deba esclarecerse la misma en sede administrativa o judicial.

En este supuesto, y por preeminencia del principio de libertad de expresión, la conducta del prestador de internet no puede ser juzgada de la misma forma. La Corte, al igual que la Cámara en los fallos aquí comentados, tuvo en cuenta el art. 14 de la directiva 2000/31 para dar contenido al art. 902 del CC.

Es interesante rescatar en esta línea interpretativa el voto en disidencia del Dr. Lorenzetti que en el siguiente párrafo dice «17) Que, en las condiciones actuales del desarrollo tecnológico expuestas en este’ caso, esa actividad no permite prevenir, de manera genérica y sin una notificación o reclamo previo del interesado, eventuales daños a terceros».

Es lo que se intenta sostener en este artículo, la existencia o no de negligencia es una cuestión fáctica en función de las circunstancias de persona, modo y lugar, para lo que el juez, y no la ley, están llamados a llenar de contenido, sin perjuicio, de que normas como la directiva 2000/31 de la CE, puedan servir de guía en cuestiones de avanzada como es el supuesto de los prestadores de servicios de internet.

En la causa 41.181 «www.taringa.net y otros s/ procesamiento» Interlocutoria de Sala esta dice:

VI. Adviértase que si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que «la bajan», lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página taringa.net, siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta (14).

El claro conocimiento de la ilicitud, la que además era de público y notorio, es lo que los hace al menos negligentes en su conducta al administrar la página y ello conforme el art. 902 del CC (si lo analizáramos desde una óptica civil).

V. La reforma del Código Civil

 

Resta ahora analizar si la jurisprudencia analizada podrá sufrir modificaciones con la vigencia del nuevo Código Civil.

Así como para el análisis de estos casos todo dependía del contenido que los jueces pudieran darle al concepto de negligencia dentro de un sistema que reposaba sobre este factor de atribución, en el nuevo código este esquema se mantiene.

El art. 1726 establece que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

Es decir que no se pretende que alguien deba hacerse cargo de las consecuencias mediatas no previsibles, en forma análoga a lo establecido en el código actual.

Este artículo se complementa con el art. 1724, análogo al 1109 del CC que establece que son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos

Pero ¿qué es lo que determina el concepto de negligencia o ahora de impericia en el arte o profesión? En el código vigente dicho marco, ya vimos, lo determina el art. 902 del CC.

En el nuevo código, este art. 902 del CC es reemplazado por el art. 1725 que establece en forma análoga que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

En definitiva, del análisis de los arts. 1724 y 1725, y su contraste con los arts. 1109 y 902 del CC se desprende que nada habría cambiado que permita presumir un cambio en la línea jurisprudencial analizada que como ya dijimos, es a nuestro criterio muy acertada.

VI. Conclusiones

 

  1. La indemnización, conforme la normativa legal vigente y próxima a regir, corresponde solamente ante un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente que debe ser probado.

 

  1. La jurisprudencia del fuero ha ampliado el marco legal presumiendo la existencia de daño resarcible respecto de infracciones marcarias con el objetivo de que el delito no quede impune.

 

  1. Tal objetivo podría conseguirse haciendo aplicación analógica del instituto de la multa civil o daño punitivo.

 

  1. La negligencia que pueda ser fundamento de responsabilidad en la prestación de un servicio de internet es un concepto no definido por nuestras normas y que debe ser llenado por el juez conforme lo dispuesto en el art. 902 del CC o 1725 del CCyC.

 

  1. Cuanto más activo sea el rol de un prestador de internet, más flagrante sea el delito que se comete en su sitio o más tecnología esté a su disposición, mayor será la diligencia con que deba obrar para evitar ser responsable por las consecuencias de sus hechos.

 

(1) Sáenz, Luis R., «El daño resarcible en el proyecto de reforma del Código Civil», año I, n. 3, Infojus, p. 143, en http://www.infojus.gob.ar/luis-senz-dao-resarcible-proyecto-reforma-cdigo-civil-dacf130015/123456789-0abc-defg5100-31fcanirtcod, visto por última vez el 7/7/2015.

(2) Art. 1738.— Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.Art. 1739.— Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador.

(3) Art. 1744.— Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

(4) Art. 2º.— Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

(5) Art. 31.— Será reprimido con prisión de tres [3] meses a dos [2] años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil ($ 4000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen (artículo sustituido por art. 67 de la ley 26.784, B.O. 5/11/2012).En HYPERLINK «http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm» http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm, visitado por última vez el 20/6/2015.

(6) Art. 1107.— Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal.En HYPERLINK «http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm» http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm, visitado por última vez el 20/06/2015.

(7) Art. 1109.— Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.En HYPERLINK «http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm» http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm, visitado por última vez el 20/6/2015.

(8) Art. 520.— En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

(9) Art. 901.— Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código «consecuencias inmediatas». Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman «consecuencias mediatas». Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman «consecuencias casuales».Art. 903.— Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.Art. 904.— Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.Art. 905.— Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.Art. 906.— En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

(10) Art. 902.— Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML, accedido por última vez el 28/6/2015.

(12) Palazzi, Pablo A., «La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso `L´’Oréal v. Ebay´ en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», http://www.palazzi.com.ar/pdf/casoloreal.pdf, visto por última vez el 28/6/2015.

(13) http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf, visto por última vez el 7/7/2015.

(14) En http://www.cij.gov.ar/nota-6742-Confirman-el-procesamiento-de-propietarios-de-sitio-web-donde-usuarios-descargaban-musica.html, visto por última vez el 7/7/2015.



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Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 25/03/2015, 25/03/2015, 8 – LA LEY2015-B, 195
Cita Online: AR/DOC/537/2015


 

Sumario: I. El fallo anotado. — II. Los daños en nuestro Código Civil. — III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia. — IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción. — V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo. — VI. El daño punitivo. — VII. La crítica a los daños punitivos. — VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria. — IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor. — X. El daño punitivo en IP

I. El fallo anotado

 

Con fecha 10 de diciembre de 2014, la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirma el fallo de primera instancia por el que se condena a la demandada a la indemnización en la suma de $ 150.000 por el uso no autorizado de una marca (diseño de galletita conforme se expone más arriba) que había sido solicitado por la actora y que recién fuera concedido con fecha 27/1/2014.

Un aspecto llamativo del fallo es que la Cámara confunde registro con solicitud y no cesa de considerar título marcario a la mera solicitud bajo acta 2.766.014.

Creemos que lo señalado ha sido un error no reparado tampoco por la demandada, por lo que no consideramos que sea un tema a comentar. De todas formas, no sería algo inusual ya que nuestros jueces otorgaron protección a una marca solicitada y que todavía no se encontraba registrada en tanto se considera que la solicitud es un derecho merecedor de tutela jurídica. (1)

En cambio, sí creemos que la admisión del rubro indemnizatorio en la suma de $ 150.000 merece un análisis pormenorizado. Sobre todo cuando el daño no ha sido comprobado sino tan sólo presumido. En este sentido la Cámara afirma que en la órbita de la propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Destacamos que este fallo no es aislado, y que sigue una tendencia que se viene observando en el fuero variando solamente en el cómo del cálculo del monto del daño presunto. (2)

Analicemos esta cuestión más en detalle y tratemos de extraer conclusiones.

II. Los daños en nuestro Código Civil

 

La condena en daños y perjuicios en términos generales requiere de la existencia de ciertos presupuestos para ser viable.

En primer lugar es necesario que exista un acto ilícito.

En efecto, el obrar lícito jamás puede ser presupuesto para la condena en daños y perjuicios.

En este sentido el artículo 1071 del CCiv. establece que:

«El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto».

En segundo lugar es preciso que al autor del hecho se le pueda imputar subjetivamente dolo o culpa o sea alguno de los presupuestos en que se considere una imputación objetiva por riesgo creado.

«Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.

«Art. 1113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

«En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)

«Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)».

En tercer lugar y ya lo vimos arriba conforme lo dictamina el artículo 1067 al que remitimos, es preciso que exista daño.

Esto no significa que ante un ilícito no exista acción. Existirá acción tendiente a evitar que el ilícito continúe (como sería el supuesto de cese de uso de marca en infracción) pero no habrá causa para indemnizar.

El daño viene a su vez definido por el artículo 1068 que establece que

«Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades».

Es decir que si no hay daño no hay posibilidad de condenar al pago de daños y perjuicios. Este problema fue durante mucho tiempo un obstáculo en los supuestos de infracciones marcarias. Se podía demostrar la existencia de un ilícito pero era de prueba diabólica demostrar un daño en la marca o un lucro cesante.

III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia

 

Durante mucho tiempo nuestros tribunales hicieron lugar a las peticiones de cese de uso por infracción marcaria, pero a la hora de resolver sobre reclamos pecuniarios rechazaron tales planteos por falta de prueba de la existencia de daño, en un todo de acuerdo con el artículo 1068 del CCiv.

La sala entonces única de la Cámara Federal se había pronunciado en este sentido al considerar que para reconocer daños y perjuicios debía probarse «una disminución en las ventas o, al menos, en la progresión de ellas. (3)

En la década de 1970 la sala 2ª de la misma Cámara Federal no admitió la existencia de daño al considerar que la actora continuó con el derecho a su marca pudiendo utilizarla sin obstáculo alguno. (4)

En los 80, la misma sala negó la indemnización por daños en tanto no se probó merma de las ganancias, lo que por no haberse usado la marca era de imposible prueba. (5) La sala 3ª en esa época niega un pedido de indemnización que se pretendía fundamentar sobra las ganancias del demandado aduciendo que el menoscabo no puede fundarse en las ganancias del infractor desde que no existe necesaria relación entre los ingresos de uno y las supuestas pérdidas del otro. (6)

La realidad es que esta actitud de los tribunales fomentaba el uso en infracción de marcas notorias en que los beneficios sobrepasaban holgadamente cualquier posible perjuicio.

Fue así que nuestros tribunales comenzaron a hacer uso del artículo 165 del CPCC para fijar el monto del daño, el que dice:

«La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto».

Pero para que ello fuera jurídicamente conducente debieron considerar que el daño estaba probado en su existencia lo que sólo se podía conseguir si se presumía «iuris et de iure» que la mera infracción marcaria generaba daño.

Esta tesitura no fue creación de la jurisprudencia sino que fue clamada por la doctrina de los autores durante mucho tiempo y aplaudida por ésta cuando finalmente los tribunales se hicieron eco de ella.

En este sentido Silvia Faerman sostiene que el solo hecho de que alguien use indebidamente una marca idéntica o confundible con la de propiedad de un tercero, ya está produciendo un perjuicio y fundamenta su posición en que el perjuicio es el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva a su titular y a quien le interesa determinar la oportunidad, el modo y los productos y los servicios en que utilizará su marca o en que autorizará su uso por otros. (7) Claramente la autora iguala acto ilícito con daño en contra de la diferenciación establecida en el Código Civil. Es a partir de esta interpretación que justifica la aplicación del artículo 165 del CPCC en tanto el daño estaría acreditado. (8) «Cuando fuera comprobado el uso», dice, «la existencia de los daños debe ser admitida como lógica consecuencia de él». (9)

Oscar Etcheverry sostiene que la restitución de utilidades como rubro indemnizatorio resulta del sustrato ético de no permitir que el infractor se beneficie gratuitamente del fruto de su infracción. (10)

Jorge Otamendi reconoce que el sistema legal argentino establece que el daño debe ser probado pero que si ello fuera llevado al extremo desaparecerían las reparaciones en materia marcaria

Admite este autor que el hecho de que los jueces hayan reconocido la existencia de daño y otorgado reparaciones no se trataría de un criterio acertado pero el no hacerlo significaría beneficiar a quien viola la ley. Afirma finalmente que frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de la propiedad industrial —particularmente cuando se perciben conductas maliciosas— tanto la doctrina como los tribunales se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño a fin de que la conducta no se beneficie con la impunidad. Concluye sosteniendo que aceptada que la infracción da lugar a la reparación entonces debe establecerse el quantum. (11)

Ernesto O’Farrell sostiene que hasta el fallo que anota nuestros jueces no habían comprendido que la sola aparición de una marca en infracción puede causar un daño inmenso ejemplificando distinto supuestos pero llegando a la conclusión de que es difícil medir el valor de estas circunstancias y menos probarlas en juicio. En otras palabras, plantea un supuesto cuya consecuencia no es necesariamente inmediata sino mediata para usar terminología propia del Código Civil (art. 902 y ss., CCiv.). (12)

Para Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse la existencia del daño resulta automático de la violación de la marca quedando por determinar el quantum. (13)

O sea que, como ya mencionáramos ut supra (ver nota 2), el fallo anotado no es aislado sino que forma parte de una tendencia que empezara en la doctrina y fuera poco a poco receptada por nuestros tribunales.

IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción

 

Creemos que estas asunciones no son correctas a la luz de nuestro Código Civil, el que exige la existencia de daño como presupuesto distinto a la existencia de infracción en tanto puede ocurrir que haya infracción y no daño.

Por ejemplo, si yo dispongo de un vehículo utilitario que utilizo para trabajar durante la semana pero que no uso los fines de semana y un tercero me lo hurta todos los fines de semana dejándome el dinero correspondiente al uso efectuado pero nada de participación en la ganancia conseguida no podré alegar daño. Es cierto que se habrá violado mi derecho de propiedad y estamos ante un ilícito penal pero no tendré fundamentos para obtener un resarcimiento de daños y perjuicios en tanto el mayor uso que se hace del vehículo se me compensa y como dije yo no usaba el vehículo los fines de semana. Hay ilícito que me autorizará a medidas cautelares para salvaguardar mi derecho, pero no habrá daño. Vanos serán mis intentos en demostrar que el usuario en infracción obtiene una ganancia (por el reparto) que no se me entrega y que si no fuera por la utilización ilícita de mi vehículo esa ganancia sería imposible.

Este ejemplo, claramente de laboratorio, en tanto es muy fácil impedir el uso de un vehículo y mucho más difícil hacerlo con una marca, sirve para ilustrar sobre el error de considerar ilícito y daño como actos que están naturalmente unidos el uno al otro.

Ricardo Papaño en un acertado artículo que comenta un fallo que niega la indemnización reclamada se hace eco de la sentencia sosteniendo que la transgresión a la Ley de Marcas no implica necesariamente que se haya producido un daño en los términos de la responsabilidad aquiliana, ello sin perjuicio de las acciones específicas que prevé la ley 22.362. Sostener lo contrario sería afirmar que en materia marcaria existe un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se prescinde de la debida justificación de uno de sus presupuestos, lo que no es así porque tal sistema no ha sido estructurado en la legislación específica por lo que es forzoso remitirse a las normas generales del Código Civil. De ello deduce, citando a Bustamante Alsina, que tratándose de una conducta que consista en el uso no autorizado de una marca o un nombre que pertenezca a un tercero como de cualquier otro hecho ilícito, la responsabilidad civil del autor se asienta sobre este hecho contrario a la norma (antijuridicidad) que debe encontrarse en relación de causalidad con un daño que se le produzca a otro y la imputabilidad a aquél por culpa o dolo o por otro factor de atribución legal. (14)

No cabe hablar de indemnización —señala este autor— si no se comprueba la existencia de un daño, que es un presupuesto de la obligación de reparar porque el daño debe ser concreto y no abstracto. El artículo 165 del Código Procesal —añade— faculta a los jueces a fijar la indemnización pero a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada, no existiendo en la Ley de Marcas daño presumido por la ley.

Está claro que no hay fundamento para otorgar daños y perjuicios presuntos pero también está claro que al no hacerlo se fomenta la piratería marcaria.

En otras palabras, la sentencia comentada es justa en su fondo pero falla en sus formas…

V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo

 

Ante todo nos preguntamos si esta solución que se alcanza aún torciendo la letra del Código Civil es suficiente para disuadir la piratería.

Nosotros creemos que no y por eso proponemos en este artículo otra solución que no sólo será formalmente viable sino que además permitirá ser mucho más ajustada en cuanto al fondo en tanto permitiría ser mucho más eficientes en la lucha por disuadir la piratería marcaria, en un todo de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello es preciso que nuestros jueces se sinceren en la interpretación del derecho y pongan el verdadero nombre que les corresponde a los fundamentos de sus sentencias.

Decir que se presume el daño para evitar así que el infractor quede impune no es una construcción jurídica acorde con nuestro derecho si la naturaleza jurídica que se pretende descubrir es resarcitoria, sin perjuicio que, reitero, logra una sentencia más justa que la simple denegatoria del reclamo por no probarse el perjuicio.

Es que desde nuestra posición el Código Civil, en lo que a la reparación se refiere, es claro y no permite presumir el daño. Consecuentemente, tampoco resulta aplicable el art. 165 del Código Procesal en tanto no puede fundarse éste en una presunción respecto de la existencia de este daño. El artículo 165 sólo puede presumir el quantum cuando el daño realmente existe. No es daño la mera infracción marcaria, lo que es un concepto distinto (antijuricidad) al de daño y puede existir aun cuando no exista daño.

Por eso, es necesario que nuestros jueces puedan reconocer que al buscar evitar que el infractor quede impune no están más que aplicándole multas civiles, y dejen de intentar hacer construcciones jurídicas con fundamento en el derecho de daños, que como ya vimos, no sería correcto.

La aplicación del daño punitivo como remedio contra la piratería sería perfectamente viable por aplicación de la analogía, autorizada por nuestro Código Civil en su artículo 16 cuando dice: «Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas».

La analogía se define como un método de integración del ordenamiento jurídico consistente en aplicar al supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento da a otro supuesto similar o análogo.

Es preciso entonces la ausencia de cobertura normativa y la identidad de razón.

Es evidente que si aplicamos correctamente el Código Civil a los supuestos de infracciones de marcas (tal como reconoce Otamendi) es imposible fundar una condena de daños y perjuicios y no existiría ningún otro remedio legal para disuadir al infractor en la comisión del ilícito dentro del derecho marcario. Estamos pues ante la ausencia de cobertura normativa y ante una identidad de razón respecto de un instituto existente: el daño punitivo o multas civiles y la disuasión.

No podemos desconocer que durante mucho tiempo los jueces se negaron a aplicar daños punitivos por considerar que era un instituto ajeno a nuestro derecho, sin embargo eso ya dejo de ser desde que el daño punitivo fuera receptado por la Ley de Defensa del Consumidor. Pero, además, el estudio de este instituto en cuanto a su naturaleza nos demuestra que las multas civiles o daños punitivos ya existían en nuestro derecho mucho antes de la incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. De todas formas, para llegar a estas conclusiones es preciso que repasemos los lineamientos generales de este instituto tal como fuera incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.

VI. El daño punitivo

 

Este instituto nació en Inglaterra para compensar daños en los que era difícil establecer el quantum del mismo (15) por tratarse de cuestiones vinculadas con el honor y se desarrolló principalmente en EE.UU. en los que se aplicaron en situaciones de excepción, siendo definidos como multas privadas impuestas excepcionalmente por jurados civiles a fin de castigar conductas reprochables y para disuadir que se reiteren en el futuro. (16)

En nuestro país el daño punitivo se consideró receptado por primera vez en el proyecto de reforma del Código Civil que en su artículo 1587 reconoció la atribución del tribunal para aplicarlos. Fue definido como una «multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fijaba tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tenía el destino que le asignaba el tribunal por resolución fundada». Es evidente el carácter subjetivo que tenía el instituto en este proyecto, y su consecuente doble carácter (sancionador y disuasivo) a partir de ello, con el consiguiente obstáculo de la demostración de culpa o dolo, que no debía presumirse.

Como fácilmente se aprecia, el instituto en cuestión focalizaba su atención en la conducta del sujeto responsable, imponiendo un castigo más allá de que éste pueda servir como técnica disuasiva.

Por ello, es razonable que las definiciones de muchos autores que analizaron al daño punitivo antes y hasta después de su sanción por la Ley de Defensa del Consumidor hayan fijado la atención en la conducta de los actores y no en los hechos que se buscaban disuadir, o sea en el castigo y no en la disuasión que promueve el instituto.

Sin embargo, desde que la ley permite repetir lo pagado por algún obligado solidario contra el resto, tenemos que reconocer que la conducta no puede ser ilícita en tanto la repetición estaría prohibida por ley, además de que la ley sólo se refiere a hechos que se buscan disuadir sin calificar las conductas como ilícitas.

Esta cualidad del daño punitivo receptado por la Ley de Defensa del Consumidor es la que nos permite afirmar que este instituto existe en nuestro derecho mucho antes de su incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto, podemos observar su aplicación en las astreintes que fijan los jueces, en los montos que se pagan por despido laboral, en la doble indemnización que se fija en momentos de crisis o ante situaciones particulares del trabajador (enfermedad, embarazo, estado de excedencia, etc.), como así también en los aranceles aduaneros que buscan establecer políticas de comercio exterior. En todos estos supuestos nos encontramos ante actos lícitos que como tales no pueden ser revocados contra la voluntad de su autor aunque está claro que la legislación busca disuadir su ocurrencia.

VII. La crítica a los daños punitivos

 

Varias son las críticas que se le han hecho al instituto antes de su sanción en la LCD, aunque todas parten de considerar el instituto como de naturaleza penal o de naturaleza resarcitoria. Coincidimos absolutamente con estas críticas si los daños punitivos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, como así también los otros supuestos que hemos nombrado, fueran otra cosa que una técnica meramente disuasiva de hechos y no de conductas.

En efecto, no podría juzgarse en sede civil y sin las garantías del proceso penal y del derecho penal una conducta para aplicarle un castigo. El avance que la justicia penal ha logrado en los últimos novecientos años para pasar de imponer penas privadas a penas públicas, no podría ser destruido por una mera cuestión utilitarista. (17)

Entre los autores que consideran inconstitucional el daño punitivo está Bustamante Alsina, quien parte del art. 18, Constitución Nacional, que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…». Comparte la doctrina de Núñez en cuanto a que existe una zona de reserva o exenta de castigo para aquellos ilícitos o actos inmorales o reprochables que no estén configurados y castigados por una ley previa a su acaecer. (18) Además, sostiene, que el sujeto corre el riesgo de estar sometido a una doble condenación, violándose el principio constitucional del non bis in idem, y finalmente, al no quedar vinculados los daños punitivos a ningún elemento objetivo verificable se violaría el debido proceso legal. (19)

Martinotti también plantea su inconstitucionalidad y los considera verdaderas sanciones del tipo penal cuya aplicación viola las garantías que otorga el proceso penal. (20)

Por su parte Picasso sostiene que los llamados «daños punitivos», en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena. (21)

En cambio, si al daño punitivo se lo analiza desde una perspectiva indemnizatoria éstos serían un claro ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad. (22) En EE.UU., en la causa «Honda Motors Corp. v. Karl Oberg», el tribunal manifestó que la Constitución de EE.UU. prohíbe actos de gobierno irrazonables que infrinjan los derechos de propiedad, aun cuando se trate de procesos judiciales en los cuales los jurados reciben autoridad ilimitada de redistribuir sumas importantes de dinero de los condenados a los demandantes. (23)

Como ya vimos, los artículos 1067 y 1069 del CCiv. establecen que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia, comprendiendo el daño, no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito. Y como ya vimos, la presunción de daño no equivale a daño.

VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria

 

Como hemos planteado, existen técnicas jurídicas disuasivas que desde hace rato conviven con nosotros y que no tendrían naturaleza resarcitoria ni serían castigos, aunque un análisis muy superficial pueda conducirnos a dicho equívoco.

Así se mencionan las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir hechos y no castigar conductas. De hecho, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico.

Son hechos que producidos se consideran actos jurídicos lícitos, a diferencia de lo que sucede con los delitos, sin perjuicio de que quienes los ejecutan y ante la aplicación de las técnicas de disuasión puedan sentirse castigados aunque no lo sean en esencia. Lo mismo sucede en el derecho público con ciertos impuestos como los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y los hechos que buscan disuadir no necesariamente se corresponden con conductas reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar conductas aunque con ello logre disuadir y el Código Civil que sólo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, y desde esta perspectiva, es una herramienta meramente disuasiva respecto de hechos, más allá de que alguien pueda considerarlo como castigo a una conducta o como reparación, siendo desde esta perspectiva constitucionalmente válido y aplicable por analogía a los supuestos de infracciones marcarias.

IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor

 

A partir de todo lo afirmado, y analizando la letra del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, demostraremos que el daño punitivo allí previsto es una técnica disuasiva de hechos y que no tiene naturaleza penal ni resarcitoria y que por ello es constitucionalmente válida.

En efecto, los daños punitivos previstos en el artículo 52 bis castigarían hechos, no conductas, calificados por su gravedad —sin importar la entidad del daño que provocan—, siendo su objetivo la disuasión del hecho en cuestión y no la mera reparación del perjuicio consecuente, el que puede ser inexistente y que sería además objeto de otro instituto; la reparación prevista en el derecho civil. No sería objeto de este instituto, y más allá de lo sostenido por la doctrina, el castigo por la conducta eventualmente reprochable, lo que sería objeto del derecho penal cuando correspondiere. Es decir que el daño punitivo y conforme argumentaremos, no tendría como finalidad el castigo de la conducta ni la reparación, sino la disuasión del hecho.

La ley 26.361, que incorpora a la ley 24.240 (Adla LXVIII-B-1295; LIII-D-4125) el artículo 52 bis, define al daño punitivo conforme la siguiente redacción:

«Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b), de esta ley».

Como puede confirmarse de la lectura de la norma encontramos como presupuestos y características para la aplicación de daños punitivos:

  1. Un incumplimiento legal o contractual.
  2. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias a favor del consumidor.
  3. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
  4. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Analicemos las características y presupuestos establecidos en la norma conforme los principios y valores existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

  1. Un incumplimiento legal o contractual.

Este incumplimiento es absolutamente objetivo no debiendo vincularse con la conducta del sujeto autor del mismo. Para llegar a esta conclusión no sólo partimos del principio que obliga al intérprete a no distinguir donde la norma no distingue sino que además tenemos en cuenta que el juez para regular la multa debe tener en cuenta la gravedad del hecho. El hecho, según el artículo 896 del Código Civil, son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Nuevamente, la norma no habla de hechos humanos voluntarios, ni lícitos ni ilícitos, por lo que no distinguiendo la misma no debemos por nuestra parte distinguir.

  1. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias.

La gravedad del hecho es objetiva independiente de toda calificación subjetiva de la conducta, lo que no significa que el juez pueda desentenderse de la previsibilidad de alguna forma del hecho juzgado, ya que estamos ante un instituto disuasivo. No se puede disuadir lo que es imposible de prever. Las otras circunstancias a tener en cuenta tampoco se referirían a la conducta del sujeto sino al entorno alrededor del cual el hecho se produce. Reiteramos lo manifestado más arriba en cuanto a que el objetivo del instituto es disuadir ocurrencia de hechos, con lo que el juez al valorar la imposición de una multa debe tener presente la posibilidad de que en el futuro el hecho, en las circunstancias dadas, se evite, lo que será imposible de incumplimiento objetivo por absoluta imprevisibilidad.

  1. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.

Como vemos, la naturaleza del instituto no es reparadora, ni es un castigo, en tanto no impide el cobro de las indemnizaciones que por cualquier otra naturaleza correspondan incluyendo las pactadas contractualmente. De lo contrario la multa prevista debería considerarse expropiatoria en tanto por un mismo título se estarían generando más de una obligación.

  1. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Conforme a la interpretación que venimos haciendo la responsabilidad enunciada no puede ser sino la que se considera como etimológica de la palabra, o sea de dar respuesta por un hecho y no una responsabilidad jurídica. No puede dar respuesta sino quien se encuentra dentro de la cadena de causalidad y más allá de que las consecuencias de su conducta puedan imputársele a título de dolo o culpa. Afirmamos esto último ya que de lo contrario la previsión a renglón seguido de la repetitividad de lo pagado sería contraria a lo dispuesto por el Código Civil en los artículos 1081 y 1082 (24) si consideramos que la multa es para conductas reprochables (dolosas o gravemente culposas). Este párrafo final es la demostración más cabal que la norma no busca castigar conductas sino sólo disuadir hechos.

Como vemos, el daño punitivo legislado en la norma nada tendría que ver con su pariente lejano del common law ya analizado ni con los antecedentes locales mencionados que podrían asemejarse a normas penales en el ámbito civil.

X. El daño punitivo en IP

 

De la misma forma que existen medios físicos para disuadir ciertas conductas (paredes, alambres, cerraduras, etc.) y cuyo costo debe ser amortizado en el costo del producto para que el negocio sea rentable, no se podría negar la posibilidad de que el derecho imponga un elemento disuasivo, que, como los elementos físicos, elevará el costo del producto a todos los consumidores (sobre todo si se autoriza el seguro) pero evitará o disuadirá la comercialización de productos piratas y las infracciones a los derechos de IP.

Su objetivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requiere de una conducta reprochable, sino de una mera falta, como hecho no querido con consecuencias en los derechos de IP.

Análogamente, el impuesto que eleva el costo de importación de un producto tiene por objetivo disuadir la importación del mismo pero no puede decirse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador.

Aceptando esta naturaleza jurídica de la técnica jurídica empleada ella se puede aplicar aún prescindiendo del dolo o culpa del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Sólo se considera el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de su ocurrencia lo que determina la aplicación de la multa y su cuantía ya que sólo lo previsible es lo que se puede disuadir.

En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro.

Llevando este pensamiento a las infracciones de propiedad intelectual, la sola infracción o colaboración en la falta, haría aplicable la multa independientemente de si el usuario circunstancial infringió los derechos en forma dolosa, culposa o aún fortuita, en la medida en que la ocurrencia de la infracción fuere previsible y evitable. Si su actuar no fuera doloso o culposo podrá repetir la multa contra el responsable, conforme lo autoriza el Código Civil. De esta forma se conseguirá llegar al falsificador, verdadero responsable del delito. Aún cuando no se pueda llegar a él, los recaudos que tomarán los consumidores para no ser responsables por daños punitivos destruirán las industrias que giran alrededor de la piratería y la falsificación.

No habría ningún inconveniente y hasta sería recomendable, que estas multas cuyo objeto sea disuadir puedan ser asegurables en compañías aseguradoras, quienes tendrían como función no sólo dejar indemnes a sus asegurados sino además capacitarlos para disminuir los riesgos de ser partícipes de hechos que se pretende disuadir ya sea involuntariamente o culposamente.

De esta forma se lograría que los autores de derechos de propiedad intelectual tengan un incentivo para disuadir la ocurrencia de estos hechos, y existirían empresas, a quienes se dirigirían estos reclamos y quienes tendrían la posibilidad de efectuar recomendaciones y capacitar a sus clientes para que estos hechos no ocurran, los que evitarán además para no acrecentar sus costos.

A partir del artículo 52 bis de la ley 24.240 y de los otros supuestos de multas civiles existentes en nuestra legislación se abriría una alternativa de solución a la problemática de la piratería e infracciones en IP, la que podría aplicarse por analogía tal como se señalara más arriba y de esa forma lograr fallos que no sólo sean formalmente ajustados a derecho sino que en la cuestión de fondo sean herramientas eficaces para lograr disuadir la ocurrencia de infracciones marcarias.

 

(1) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 24/11/1998, causa 6080, «Lionel’s S.R.L. s/medidas cautelares».

(2) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 12/10/2000, «Cheja, Alberto S. c/ Sprayette S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/4/1996, «Barmayon, Ricardo c/ American Denim S.A. s/ cese de marcas, daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 30/6/1994, «Valmont Inc. c/ Diazul S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 26/11/1998, «Schillaci, Salvador H. c/ Bibliográfica Internacional S.A. s/ cese de uso de marcas». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 12/10/2000, «Jacubovich, Abel R. v. Alsina 940 S.R.L. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 16/5/2002, «NBA Properties Inc. c/ Cho Ki Wan s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/3/2003, «Axoft Argentina S.A. c/ Siri, Juan C. s/ cese de uso de marcas daños y perjuicios»; entre muchísimos otros.

(3) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala Civ. Com., 22/9/1961, «Yanovski, Miguel c/ Grunewald Arturo y Cía.», JA 1962-IV-491.

(4) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 4/12/1970, «Cicles Motors c/ Ika s/ Nulidad de marcas», nro. 158.

(5) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 7/11/1986, «Schena, Alberto c/ José M. Túñez y otro s/usurpación», nro. 4598.

(6) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/10/1985, «Vallejo Jiménez, Félix c/ Traverso Rossi, Ulises Héctor», nro. 3544.

(7) FAERMAN, Silvia, «La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios», en Derechos Intelectuales, volumen 4, 1989, pág. 218.

(8) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.

(9) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.

(10) ETCHVERRY, Oscar, «La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres», en Derechos Intelectuales, volumen 3, 1988, pág. 18.

(11) OTAMENDI, Jorge, «La reparación de los daños en materia marcaria», en Derecho de Daños, tomo 5, director: Alberto TRIGO REPRESAS, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002. págs. 160/162.

(12) O’FARRELL, Ernesto, «La indemnización debida por los usurpadores de derechos marcarios», LL 1991-E-327.

(13) MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. – SOUCASSE, Gabriela M., «La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca», JA 2001-I-1047.

(14) PAPAÑO, Ricardo J., «Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil», LL 1994 A 505.

(15) «Wilkes c/ Wood» (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; «Huckle c/ Money» (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768.

(16) «Gertz c/ Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323 (1974), en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl.

(17) En este sentido ver artículo crítico correspondiente a los desvíos del derecho penal de UTARROZ, Juan Carlos, «El que mata debe morir. Una reflexión sobre el uso (y abuso) del poder simbólico de la víctima en nuestro sistema penal», en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=38962. Este autor no analiza al daño punitivo, pero sus reflexiones, confinadas solamente al ámbito penal, son más que elocuentes si se las considera extensivamente.

(18) NÚÑEZ, Ricardo, «Derecho penal argentino», t. I, Buenos Aires, 1959, p. 105.

(19) BUSTAMENTE ALSINA, «Los llamados ‘daños punitivos’ son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», LL 1994-B-860.

(20) MARTINOTI, Diego F., «Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil de 1998», LL 2001-F-1317.

(21) PICASSO, Sebastián, «Sobre los denominados ‘daños punitivos», LL 2007-F-1154.

(22) En REBAUDI BASAVILBASO, Ignacio M. – PETTIS, Christian R., «Algunos aspectos del daño punitivo (o multa civil) en el Derecho argentino», `publicado en La Ley Online.

(23) «Honda Motor Co., Ltd., et al., Petitioners c/ Karl L. Oberg», en http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-644.ZO.html.

(24) «Art. 1081. La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Art. 1082. Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren».


 

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Voces: PROPIEDAD INDUSTRIAL ~ DERECHO INDUSTRIAL ~ MARCAS ~ DELITO MARCARIO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO ~ CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ~ UNIFICACIÓN CIVIL Y COMERCIAL ~ DAÑO PUNITIVO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II ~ 2014-12-10 ~ Bagley Argentina SA c. Dilexis SA s/ Cese de uso de marcas. daños y perjuicios

 

 

 

 


 

 

 

Condenas a pagar sumas de dinero por infracciones marcarias2018-02-15T15:06:01+00:00

Comentario a la resolución 117/2014 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: ADLA2014-25, 77
Cita Online: AR/DOC/2783/2014


 

La norma encontraría su fundamento normativo, conforme así se expresa, en las leyes de Patentes (24.481), Marcas (22.362) y el decreto ley sobre Modelos y Diseños Industriales (6673/1963) las que se refieren en su articulado a los contratos de licencia de los derechos por ellas protegidos. Estas normas no hacen mayores aclaraciones respecto de los contratos de licencia lo que resulta lógico en tanto tales acuerdos están dentro del ámbito de libertad de los contratantes (art. 1197 del Cód. Civil).

También se cita a la ley 22.426 sobre Transferencia de Tecnología la que efectivamente prevé la inscripción de la transferencia, cesión o licencia de tecnología, patentes, modelos y diseños industriales o marcas celebrados entre sujetos de derecho con domicilio en el país, como así también, desde personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, hacia sus similares domiciliados en el extranjero (art. 1º), pero como veremos, con un efecto distinto al pretendido por esta resolución.

En definitiva, con esta resolución, se pretendería que todo sujeto de derecho, esté domiciliado en el país o en el extranjero pueda acceder al registro para inscribir contratos relativos a estos derechos y que de ello puedan surtir ciertos efectos jurídicos que conforme veremos serían bastante más limitados que lo que aparentemente parece sostener la norma en sus considerandos.

Es que esta resolución no podría jamás equipararse a la ley 22.426 por su distinta naturaleza (ley contra resolución) y su distinto ámbito de aplicación, conforme veremos a continuación, con lo que jamás podría servir de base para lograr sus mismos efectos.

Recordemos que la ley 22.426 nace con el objetivo de fomentar la transferencia de tecnología y de crear una base de datos que comprendiera a los contratos que tenían como objeto dicha transferencia de tecnología.

Ello se complementaba además con incentivos fiscales creados por ley (impuesto a las ganancias, título V).

Se hacía y se hace pues necesario registrar los contratos y hasta a veces lograr su aprobación para poder gozar de estos beneficios fiscales. La no aprobación y/o la no inscripción no invalidan los acuerdos entre las partes pero impiden gozar de los beneficios fiscales previstos.

Nada de esto es posible con esta resolución, primero porque la ley de impuesto a las ganancias no se refiere a los beneficiarios locales de las licencias de estos derechos, como sí lo hace respecto de los beneficiarios del exterior en los arts. 91, 92 y 93 de la misma y en segundo lugar porque tal beneficio, hoy no existente, tampoco podría ser suplido por una eventual futura resolución, lo que por tratarse de una cuestión de cargas públicas es de competencia del congreso y no del presidente del INPI.

Es decir que, a diferencia del impulso que genera al beneficiario del exterior el registro de un contrato en el INPI, esta ampliación no tendría sentido fiscal para los beneficiarios locales cuando el objeto de los contratos fueren derechos de propiedad intelectual.

La segunda cuestión se podría referir a la eventual oponibilidad del contrato a terceros, extremo esbozado en los considerandos.

Aquí habría que diferenciar a los contratos cuyo objeto sea la transferencia de derechos de propiedad industrial de aquéllos que tenga por objeto derechos personales sobre los mismos.

Respecto de los primeros hoy existe un registro de transferencias de tales derechos en cada sector (patentes, modelos y diseños industriales, marcas) el que se peticiona mediante una solicitud de transferencia la que debe estar firmada por ambas partes y certificada la firma del transmitente. El derecho de propiedad se inscribe a favor de su peticionante previa comprobación de no existir inhibiciones o gravámenes inscriptos en el registro respecto del derecho a transferir. Tal petición puede o no ir acompañada del contrato que la causa, y de existir se agrega al expediente de la marca, patente, modelo o diseño industrial y queda archivada en él. Es decir que respecto de estos actos de transferencia de derechos, hoy ya existen registros. En estos mismos registros se inscriben además los gravámenes reales que pesen sobre estos bienes, como así también los embargos u otras medidas que decrete la justicia y inhibiciones generales que puedan pesar sobre sus titulares.

Respecto de otros derechos personales (no reales) que puedan ser objeto de un acuerdo, como podría serlo la una licencia, el registro no podría tener efectos de oponibilidad tal como esbozan los considerandos.

Es de destacar que una licencia es un derecho personal, no real, y solo será oponible entre las partes contratantes, no pudiendo perjudicar a terceros (art. 1195 del Cód. Civil).

La pretensión de que un contrato que verse sobre una licencia de derechos de propiedad industrial, por su mera inscripción en un registro, sea oponible a los terceros, significaría modificar la naturaleza jurídica de este derecho personal para convertirlo en un derecho real, el que por disposición del art. 2502 del Cód. Civil sólo puede ser creado por una ley.

Justamente, la gran diferencia entre los derechos reales y los personales es la oponibilidad erga omnes en los primeros contra la oponibilidad limitada a las partes contratantes en los segundos y sin perjuicio del derecho excepcional de tercero de aprovechar las estipulaciones hechas en su favor.

Difícilmente podría, quien inscribe un contrato en el INPI que verse sobre licencias, pretender que el mismo le sea oponible a terceros que no lo han firmado.

¿En qué consistiría a nuestro criterio el limitado beneficio entonces de este registro?

Quien inscriba su contrato logrará que el mismo tenga fecha cierta y que pueda considerarse protegido frente a la posible pérdida o extravío (esto último tampoco puede garantizarse). Por otra parte los terceros podrán indagar acerca del derecho sobre el que pretenden contratar cuando contratos con tal objeto correspondieran al mismo titular del derecho y estuvieran registrados, sin poderles ser opuesta cuestión alguna objeto de dicho contrato.

Un antecedente análogo al presente registro puede encontrarse en la ley 11.723 (de Propiedad Intelectual), la que en su art. 66 dispone la inscripción de todo contrato vinculado con una obra de propiedad intelectual. Dicha inscripción se realiza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y sirve, conforme a la propia Dirección reconoce, como medio idóneo de prueba de la existencia del contrato en cuestión.

 


 

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Comentario a la resolución 117/2014 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial2018-02-15T15:04:29+00:00

Despenalización de la fabricación marcaria. Adiós a las marcas

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: Sup. Act. 17/06/2014, 17/06/2014, 1
Cita Online: AR/DOC/1472/2014


 

En la editorial del diario LA NACION del día 25 de marzo de 2014 se trata nuevamente el tema de la despenalización de hecho del delito de falsificación marcaria. Ahora además -informa- se agregaría un proyecto de despenalización de derecho, con la reforma del Código Penal.

La cara visible de esta modalidad delictiva son los distribuidores, normalmente gente de pocos recursos, que son contratados por organizaciones que lucran con este tipo de actividad delictiva. Sin embargo también podrían ser los falsificadores quienes podrán ser provistos de las herramientas por grandes organizaciones, en tanto es raro que los autores intelectuales de los delitos y principales beneficiarios sean los que asuman los mayores riesgos. ¿Debería pues también despenalizarse esta figura?

Por el contrario creemos que es necesario que la justicia investigue más para llegar a los verdaderos autores del delito y no que se contente con despenalizar (de hecho o de derecho) las figuras penales para evitar el compromiso de investigar más.

En este sentido hoy existe una minoría de jueces que habría despenalizado de hecho el delito, al sobreseer la conducta de estos distribuidores alegando que quien compra sabe que la mercadería es falsificada y por ello sería engañado, como si ello quitara la antijuridicidad al hecho ilícito. Distinto sería el supuesto si la falsificación o imitación no fuere idónea…

Ya nos hemos ocupado en otros artículos publicados por La Ley sobre este tema, y hemos explicado el error en que, desde nuestra perspectiva, se incurre si, más allá de cuestiones de hecho y prueba, no se interpreta la comisión de este ilícito desde la perspectiva del bien jurídico protegido por la ley penal.

Lamentablemente la ley de marcas no está integrada físicamente al Código Penal y los delitos marcarios no están clasificados conforme el bien jurídico que se protege, lo que ayuda a generar alguna posible discusión respecto de la correcta interpretación del tipo.

Sostenemos que lo que la ley intenta proteger no es el patrimonio del damnificado (sea éste el industrial o sea éste el consumidor) sino la fe pública de las marcas.

Por ello no importaría si lo vendido es insignificante con relación al comercio del industrial agraviado o si el comprador fue o no engañado en particular al comprar el producto. Esto sólo sería importante si estuviéramos ante un delito que protege al patrimonio, lo que veremos no es así. En cambio sí sería importante la idoneidad de la falsificación o imitación en tanto esto afecta (como el dinero falsificado) la fe pública.

Al leer el artículo 31 de la ley 22.362 descubrimos conductas en las que el daño no es un requisito tipificante como es la mera falsificación o uso, y sin embargo todas las conductas tienen la misma pena.

Analicemos el artículo 31 de la ley 22.362

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de un millón ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000):

  1. a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
  2. b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
  3. c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
  4. d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La ley enumera tres grupos de acciones y a todas castiga con la misma pena, a saber:

1- La falsificación o imitación fraudulenta

2- El uso de tal marca

3- La venta o comercialización.

En los dos primeros supuestos la ley claramente no exige otro requisito más que la conducta ilícita y la idoneidad del medio (fraudulentamente) No hay daño patrimonial requerido como sí lo hay en el delito de estafa que es un delito patrimonial.

Tampoco estamos ante un supuesto de punición de tentativa pues ambas conductas tipificadas en los incisos a y b tienen la misma pena que las descriptas en los incisos c y d.

En definitiva los dos primeros grupos de acciones se refieren claramente a conductas peligrosas que el legislador ha querido punir y de esa forma también evitar. Son dos supuestos de delitos de peligro y que como sostuviéramos en otras oportunidades quedan englobados dentro del grupo de delitos que protegen la fe pública. La ocurrencia de la conducta delictiva amenaza la fe pública, allí está su lesividad. No requiere de un perjuicio económico comprobable. El legislador ha valorado a las marcas como herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios y ha tipificado un delito cuando dichas marcas se falsifiquen, pues considera que ello podría hacer peligrar el comercio o al menos, lo dificultaría.

Tampoco la norma distingue al autor. No importa si el falsificador es una gran organización o un pequeño comerciante respondiendo al pedido de una organización mayor. La mera falsificación es delito.

Los delitos de peligro son en sí mismos supuestos de tipos penales en los que la mera comprobación de la conducta condiciona la afectación del bien jurídico. Lo que se castiga no es lo que pudiera haber ocurrido, no se trata de castigar una mera probabilidad de ocurrencia de un evento dañoso, sino que lo que se castiga es que la conducta es intrínsecamente peligrosa. Lo que desvalora el legislador es la conducta peligrosa, no lo que pudo haber ocurrido, a partir de ella. (1)

 

La fe pública no está constituida por cualquier forma de confianza de un particular en otro particular sino que es la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos o signos o formas exteriores (2). y que se trata claramente de un delito de peligro que no requiere para su consumación daño económico alguno.

El Estado considera que el comercio es fundamental en nuestra sociedad y para ello dicta leyes que lo protejan de conductas que lo dificultarían. Además de la ley de marcas y su protección penal tenemos leyes como la de lealtad comercial, de defensa de la competencia, de protección al consumidor, todas las que de una forma u otra buscan proteger al comercio y su transparencia.

Y en el caso particular de las marcas, el interés del Estado además se vislumbra por la instrumentación de un procedimiento administrativo para su concesión. Este procedimiento administrativo culmina con un acto administrativo de carácter particular (la concesión de la marca), por el cual se dictamina que la marca se ajusta a la ley de marcas y que su titularidad corresponde a quien la solicita para lo que además se inscribe en un registro público.

La marca es protegida y defendida por el Estado como vehículo de información (sea que promueva el producto o lo descalifique por el mensaje que finalmente le llegue al consumidor), al igual que el dinero lo es como vehículo de valor. El Estado no quiere que el signo como vehículo pueda ser falsificado o usado sin autorización con las consecuencias que ello pueda tener para el mensaje o para la facilidad de su transmisión.

La fe pública protege la confianza general en la autenticidad y veracidad de las marcas como medios indispensables para que aquéllas cumplan debidamente sus finalidades jurídicas (3)

Por ello sólo es necesario que la falsificación sea apta para desvirtuar en cualquiera la confianza que el signo merece.

Sin embargo para que la falsedad se consume no es necesario que llegue a lesionarse ese interés ulterior protegido por el delito de peligro, sino que basta con su mera puesta en peligro. La lesividad no se relaciona con otro bien sino con el único protegido por el propio tipo: la fe pública y el peligro de que sea dañada.

Es decir que el concepto de fe pública debe ceñirse al amparo, como primer objetivo, de los signos e instrumentos convencionales que el Estado impone o protege (como son la moneda, los sellos, las marcas y todos los signos en general de los instrumentos públicos), más allá de que pueda o no existir daño patrimonial. El daño podrá eventualmente existir y así servir de prueba para demostrar que la falsificación no era burda y que mucha gente fue engañada, pero jamás para exigirla como un elemento del tipo asociándola al presupuesto de lesividad.

Ahora bien, los incisos c y d referidos a la venta o puesta en venta forman parte del mismo grupo de delitos tipificados por la ley 22.362 y como ya dijimos tienen la misma pena que éstos. Por otro lado no se requiere el acto de venta en el primer supuesto sino la mera «puesta en venta». La venta o comercialización es otra conducta descripta por el tipo pero tampoco podría argüirse que requiere del perjuicio, en tanto está dentro del mimo inciso y tiene la misma pena que la mera «puesta en venta». Es decir que nuevamente estamos ante un delito de peligro y no importa el daño patrimonial del titular de la marca o el engaño del consumidor.

Todas estas conductas deben originar una falsedad «idónea para engañar la fe pública», es decir, para suscitar un juicio erróneo en un número indeterminado de personas, y no sólo en casos particulares, como podrían ser ejemplos de negligencia o defectos de condiciones del sujeto pasivo.

Por ello, pueden ser entendibles aquellos fallos que sobresean a los autores de conductas en que la falsificación sea burda, por los motivos que fueren (sea por la forma del signo o por el entorno en el que se lo exhibe o trabaja), en tanto la idoneidad de la imitación o falsificación es una exigencia del tipo.

Esperemos que estas líneas puedan servir para unificar los criterios de interpretación existentes y para desterrar el peligro de derogación del delito de venta de marca falsificada que es una herramienta más para proteger la transparencia del comercio.

(1) Delitos de peligro y principio de lesividad, María Angeles Ramos y Sebastián Zanazzi, en http://www.catedradeluca.com.ar/MATERIAL/Delitos%20de%20peligro%20abstracto/Ramos,%20Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20y%20Zanazzi,%20Sebasti%C3%A1n.%20Delitos%20de%20peligro%20y%20el%20principio%20de%20lesividad.pdf

(2) Pessina, citado por Sebastián Soler, obra citada, t. V, p. 306.

(3) Creus, Carlos, Falsificación de documentos en general, Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L., 2ª edición actualizada, Capital Federal, p. 2.

 


 

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Despenalización de la fabricación marcaria. Adiós a las marcas2018-02-15T15:03:47+00:00

¿Una tímida condena a daños punitivos en el ropaje de daños y perjuicios?

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: RCyS2013-VIII, 135
Cita Online: AR/DOC/2127/2013


 

Sumario: I. Introducción.- II. Hechos y consideraciones preliminares.- III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios.- VI. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo.

I. Introducción

En el fallo comentado la Cámara condena a la demandada a pagar la suma de $ 25.000 en concepto de supuestos daños y perjuicios por el uso no autorizado de varias marcas de la actora.

Conforme explicaremos en las próximas líneas consideramos que la condena en daños y perjuicios no corresponde sino ante la existencia de daños probados o cuya presunción de ocurrencia sea tal que no genere duda al respecto, lo que no es, a nuestro juicio, el supuesto de autos.

Sin embargo, es cierto que este tipo de conductas no puede alentarse, y ello ocurriría si no existiese un obstáculo disuasivo, que destruyendo la ecuación económica perseguida por el infractor, dificulte que estas conductas se repitan.

Creemos que la sentencia comentada es, en el fondo, una clara y reiterada, aunque tímida, condena al pago de «daños punitivos», o multas disuasivas, cuya aplicación analógica podemos observar en el fuero desde hace algunos años pese a que paradójicamente se haya afirmado que tal instituto era ajeno a nuestro derecho (1).

Falta que la Cámara (ahora que el instituto ha sido finalmente admitido expresamente en nuestro derecho) (2) tome la iniciativa de aplicarlo pretorianamente al derecho marcario, llamando a las cosas por su verdadero nombre y dándole a esta herramienta la entidad que le corresponde como factor disuasivo en la reiteración de hechos no deseados.

Por otro lado no puede dejar de considerarse que las infracciones marcarias normalmente afectan al consumidor, por lo que la aplicación de una condena disuasiva analógicamente al daño punitivo no resultaría extraña, arbitraria o alejada de contexto.

II. Hechos y consideraciones preliminares

 

En el fallo que comentamos la firma francesa Louis Vuitton Malletier demandó al señor Jacobo Adolfo Beraja para que se lo condenara a cesar en el uso de todas las marcas, emblemas y demás medios de identificación que eran de ella, y a pagar los pertinentes daños y la publicación del fallo favorable.

El juez de primera instancia admitió la demanda, con costas, condenando, entre otras cuestiones, a la demandada a pagar $ 25.000 en concepto de daños y perjuicios por el uso indebido de las marcas de Louis Vuitton Malletier con más intereses, desde el 3 de noviembre de 2006, a la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días.

El delito estaba probado en sede penal, por lo que de acuerdo a lo establecido el artículo 1102 del Código Civil, dicha condena se tornaba irrevisable en sede civil.

A partir de ello, e invocando doctrina extranjera en cuanto a que la violación del ius prohibendi acarrea el deber de resarcir (3), la Cámara confirma el fallo de primera instancia, concluyendo que es al demandado a quien le incumbe argumentar y probar las circunstancias excepcionales que permitan apartarse de ese principio, extremo este que no se daría en la especie.

La Cámara considera también la existencia de un daño emergente, entendido como la inversión que deberá hacer efectiva el dueño para recomponer el deterioro de su marca (4), hecho que no se funda en prueba y no dejaría de ser hipotético.

También se denuncia un lucro cesante, que según la Cámara puede medirse ponderando el beneficio obtenido por el demandado o estimando el precio de la licencia que debería haber erogado el infractor. Sin embargo, no se fundan estos extremos en prueba que demuestre que la actora otorgaba licencias y/o que la demandada había vendido a un público que, de no existir la infracción, hubiesen representado ventas para la actora.

Pese a que no compartimos los criterios jurídicos utilizados por la Cámara para formarse una convicción del daño, reconocemos que no se puede alentar la infracción marcaria y ello ocurriría toda vez que quien delinque marcariamente pueda lucrar con el delito sin que exista remedio jurídico para que dicho lucro le sea quitado.

Creemos que antes que una reformulación del instituto de daños contrario a lo previsto en nuestro código civil, sería preferible una aplicación pretoriana del daño punitivo, hoy vigente en nuestro derecho del consumidor.

III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios

 

Como mencionábamos, la Cámara invoca la violación del ius prohibendi como fundamento para presumir la existencia daños y perjuicios.

Luego, y conforme otros presupuestos (ganancias obtenidas, valor de una licencia), es que da contenido económico al daño hipotético que presumió existente.

Contrariamente a la que sostiene la Cámara, la mera violación de una prohibición no causaría, de por sí, un perjuicio.

En efecto, existen muchas situaciones en la vida real en que la violación de una norma no genera perjuicio más allá de que, quien tenga derecho a exigir la adecuación de la conducta a la norma, esté legitimado para actuar y evitar que la infracción se repita.

Imaginemos el supuesto de un titular de un derecho de propiedad sobre un campo de miles de hectáreas en la Patagonia. Nadie discutiría que el propietario de dicho derecho real puede ejercer su ius prohibendi respecto de cualquier tercero que, transponiendo los límites de su propiedad, la recorriera, cruzara o se asentara. Sin embargo, otra cuestión será afirmar y luego acreditar que tal tercero, al cruzarlo, recorrerlo o asentarse ha generado daños y/o perjuicios como consecuencia de la violación del ius prohibendi del titular.

Y la mención de miles de hectáreas y la Patagonia no dejan de ser útiles para la comparación…. ¿Qué podría significar para su titular el uso no autorizado de las marcas Louis Vuitton por un incipiente infractor en el país del fin del mundo?

Otro supuesto: un consorcio de propietarios de un inmueble que se rige por su reglamento de copropietarios descubre que uno de los copropietarios ha hecho una construcción prohibida en una zona común de uso exclusivo. Más allá del derecho a obligar al infractor a destruir la obra y volver las cosas a su estado anterior con las correspondientes costas, ¿Existiría daño emergente? No creemos.

¿Y qué decir de los delitos de peligro?. Pensemos en el sujeto que es descubierto falsificando y hasta poniendo en circulación moneda falsa (art. 283 del CP)… Supongamos que ha obtenido pingües ganancias como consecuencia de ello. Es muy probable que haya condena penal pero, ¿será posible condenarlo civilmente por daños y perjuicios si previamente no se individualizan los damnificados y éstos exigen una reparación? ¿Cuál sería el fundamento que podría tener el Estado para demandarlo civilmente y hacerse de los beneficios por éste obtenidos? Alguien podrá insinuar el instituto penal de la confiscación, pero ya estaríamos fuera del instituto de los daños y perjuicios y ello sería objeto de otro análisis (5).

¿Cuál sería el perjuicio existente frente a la infracción de una marca registrada, no usada y de mero carácter defensivo, pese a existir violación del ius prohibendi?

En todos estos ejemplos, así como en la sentencia comentada, se ha violado una norma jurídica o particularmente el «ius prohibendi», sin embargo no se podría afirmar que haya habido perjuicio, aún cuando el infractor haya podido lucrar.

Y lo verificado no es una anomalía, es justamente lo que el código civil tiene presente cuando exige un daño concreto para que un ilícito sea punible civilmente.

En este sentido el artículo 1067 establece que «No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia».

En otras palabras, el propio código admite la posibilidad de que exista de un ilícito —lo que podría dar lugar al auxilio de la fuerza pública para evitar que el ilícito se siga cometiendo— y a la la vez no se presuma la existencia de daños, contrariamente a lo sostenido por la Cámara.

En el derecho de daños, y dentro del ámbito extracontractual, si bien el ilícito es el presupuesto básico para que a partir de su existencia se pueda analizar si se han producido daños indemnizables, solo mediando la comprobación de éstos es que se tornaría viable el resarcimiento si además la conducta del autor puede calificársela subjetivamente como dolosa, culpable o negligente (art. 1067 ya indicado).

Excepcionalmente el código prescinde de la calificación subjetiva y relaciona el ilícito y el daño desde una perspectiva objetiva (art. 1113 del CC).

Por su parte, si bien el art. 165 del Cód. Procesal faculta a los jueces a fijar la indemnización ello es a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada y no meramente presumida por la ocurrencia del ilícito.

Es decir que para la existencia de una condena en daños se precisa de un dato jurídico objetivo (el ilícito), un dato fáctico objetivo (el daño) y un nexo subjetivo o excepcionalmente objetivo entre el daño y el ilícito cuya racionalidad y alcance está correctamente previstos en los artículos 901 a 906 del CC (6). En autos no hay prueba del daño, sino meras conjeturas al respecto.

Existe hoy en día una confusión muy generalizada que identifica el daño con el ilícito, no solo en el extranjero, sino que también ha sido recogida por la jurisprudencia, como vimos, y por alguna doctrina (7).

Nuestra Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 18 de diciembre de 2008, exp: 88001-3103-002-2005-00031-01, ha sido muy clara en cuanto a la independencia del daño como elemento estructural de la responsabilidad civil:

«De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena demostración recae en quien demanda, (la bastardilla), salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era —y es— imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible».

El argumento de la dificultad que pueda existir para delinear con precisión los contornos económicos del perjuicio experimentado (causa nº 6.121/02 cit. causa nº 11.007/04) tiene que partir de la convicción de la existencia del daño, y no de su presunción por la ocurrencia del ilícito.

Ya vimos que no puede sostenerse que exista lucro cesante por la falta de pago de regalías cuando el titular de la marca no otorga licencias como tampoco ventas perdidas cuando el titular jamás vendería en los mercados y a los precios que se vende normalmente la mercadería el infractor. Finalmente, el daño a la imagen de la marca, en la entidad de las infracciones aquí discutidas es directamente imposible. Es como sostener que, más allá de la prohibición y multas que puedan existir, el arrojar en forma aislada, una lata vacía a un río, produzca por este solo hecho daño en el medio ambiente.

Ricardo J. Papaño, en un meditado y profundo artículo (8) al que adherimos, niega que en materia marcaria exista un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se pueda prescindir de la debida justificación de uno de sus presupuestos (el daño), y que tal sistema (marcas) no siendo autónomo pueda prescindir de su remisión a las normas generales del Código Civil.

IV. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo
Creemos que la Cámara no equivoca su camino al condenar sino que lo equivoca cuando intenta fundamentar la condena en supuestos daños y perjuicios hipotéticos, lo que además la limitan en su capacidad para fijar una condena más alta, desde que no se puede cuantificar lo hipotético y no existente sin caer en grave arbitrariedad.

Ahora, si en cambio de ello, la Cámara aplicara por analogía un instituto ya existente en nuestro derecho (Derecho de Defensa del Consumidor) como así también en otras áreas, si consideramos su naturaleza disuasiva (9), la condena podría ser mucho más gravosa para el infractor y consecuentemente mucho más efectiva como herramienta disuasiva (10).

En efecto, si consideramos al daño punitivo como un instituto cuyo fin es disuadir la comisión de ciertos hechos, no queridos, a través de la destrucción de la ecuación económica que los alienta, la condena impuesta por la Cámara en éste y en otros antecedentes son justas y valiosas.

En este sentido considerar la ganancia o el precio de una regalía como marco para fijar una multa, serían algunos mecanismos lógicos para valuar la condena que tenga por objetivo disuadir la repetición del ilícito. Al pagarse una regalía ficta (que además debería ser más cara que la existente en el marco contractual) el infractor perdería la diferencia de ganancia y hasta tendría mayores costos que un licenciado autorizado. Si por otro lado la condena considera las ganancias por la infracción cometida, la condena debería tener una magnitud suficiente como para afectar la ecuación económica que alienta la infracción marcaria, obstaculizándose así su repetición.

Obviamente estas no debieran ser los únicos fundamentos para fijar el valor de las condenas disuasivas en analogía al daño punitivo. En algunos supuestos puede no ser un mecanismo idóneo el de proceder a la fijación de una regalía ficta, cuando el titular de marcas no otorga regalías, o no lo haría respecto del demandado. Lo mismo si la condena que considera las ganancias no lo hace en tal magnitud que sirva para destruir la ecuación económica del infractor.

Como ya dijimos, no desconocemos que la Cámara en numerosos fallos se ha ocupado de mencionar que los daños punitivos eran extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil (11), pero dicho argumento ha perdido vigencia desde la sanción del artículo 52 bis incorporado por ley 26.361 a la ley 24.240 en abril de 2008 y la Cámara tendría nuevos fundamentos para tomar una iniciativa pretoriana, con posibilidad de ser mucho más severa y eficiente en su actuar, a la vez que corregiría un rumbo que desde nuestra perspectiva no es acertado y solo serviría para confundir en lo que hace a la interpretación del instituto civil de daños y perjuicios.

(1) Entre otros: Cienfuegos S.A. C/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 DistriseGA S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto C/Rey, Guillermo Raúl s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/González, Jorge Alberto S/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.

(2) Decimos «expresamente» pues desde la perspectiva analizada en el artículo titulado «Un dictum justo y un obiter disparador del análisis», RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138, citado infra en 10, consideramos que la disuasión como herramienta jurídica está presente en nuestro derecho en diversos institutos aunque sin denominarse daño punitivo, nos referimos a los derechos de importación, las multas automáticas en derecho tributario, la indemnización por despido arbitrario, la correspondiente a la mujer embarazada, las cláusulas penales, las astreintes, etc.

(3) Fernández Novoa, C. «Tratado sobre derecho de marcas» Marcial Pons, Madrid-Bacelona, 2004, pág. 503.

(4) Bertone, Luis – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo «Derecho de marcas» Heliasta, 2003, tomo 2, pág. 227, nota 652 y pág. 228.

(5) Confiscación sobre el producto indirecto del delito en el sistema de prevención del lavado de activos Leandro Tadeo Fernández* http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/confiscacion-sobre-el-producto-indirecto-del-delito-en-el-sistema-de-prevencion-del-lavado-de-activos.pdf

(6) Art. 901. Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código «consecuencias inmediatas». Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman «consecuencias mediatas». Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman «consecuencias casuales».Art. 902. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.Art. 903. Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.Art. 904. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.Art. 905. Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

(7) Carlos Otavio Mittelman, Daños derivados de infracciones a marcas y patentes, en http://www.obligado.com.ar/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf

(8) Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil, Papaño, Ricardo J. Publicado en: LA LEY, 1994-A, 505 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo III, 883 Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (CNCiv.) (Sala B) – 1991/08/20 – Lincoln Hotel S. A. c. Aries Cinematográfica Argentina.

(9) Ver supra nota 2.

(10) Para una profundización sobre la naturaleza del daño punitivo de acuerdo a nuestra postura ver Castrillo, Carlos V. «Daño punitivo: un dictum justo y un obiter disparador del análisis», RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138.

(11) Entre otros:Cienfuegos S.A. c/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 Distrisega S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto c/Rey, Guillermo Raul s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/Gonzáez, Jorge Alberto s/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.


 

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO PUNITIVO ~ INTERPRETACIÓN JUDICIAL ~ MARCAS ~ USO DE LA MARCA ~ PRUEBA ~ DAÑO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR ~ DELITO MARCARIO

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III ~ 2012-12-27 ~ Louis Vuitton Malletier c. Beraja, Jacobo Adolfo s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios 

¿Una tímida condena a daños punitivos en el ropaje de daños y perjuicios?2018-02-15T15:03:18+00:00