NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE MARCAS

 

Con fecha 3 de abril de 2019 ha salido publicado en el Boletín Oficial el decreto 242/2019 reglamentario de la ley 24.481 la que a su vez modifica la ley 22.362, mejor conocida como ley marcas y designaciones comerciales.

 

El decreto en cuestión, entrará a regir el día 2 de junio de 2019, es decir 60 días después de su publicación y deroga al decreto reglamentario 558/81 que reglamentara la ley 22.362[1].

 

En los próximos párrafos haremos un análisis crítico de esta reglamentación, esperando con ello fomentar la discusión y el consenso y llegado el caso su modificación por el INPI, en virtud de las delegaciones reglamentarias establecidas por la ley 27.444, en aquellos supuestos que discrepamos con la reglamentación. Lamentamos que no haya existido esta oportunidad antes de la sanción y publicación de la norma comentada, algo que nuestras autoridades en este país no consiguen imitar de países desarrollados como EEUU, en que es costumbre circular white papers, entre profesionales especialistas de cada área, en la que se proyecta una reforma, para luego recoger sus opiniones.

 

Críticas políticas aparte, y adentrándonos en el análisis, consideramos que algunos de los artículos alteran la ley, lejos de reglamentarla, esto es plantean excepciones o directamente derogan normas legales de rango superior de la pirámide jurídica nacional.

 

Son situaciones que al menos resultan opinables y habrá que ver si los administrados las discuten ante la justicia y qué resolverá esta última acerca de su legitimidad y procedencia cuando deba dictar sentencia sobre ellas, o si el INPI tomará nota de estas opiniones y modificará la reglamentación acorde a ellas.

 

A fin de facilitar la lectura al lector recorreremos el articulado del reglamento en forma ordenada respecto de aquellos artículos reglamentados, intercalando nuestra opinión cuando consideremos que ello lo justifique.

 

ARTÍCULO 1º.- Los productos y los servicios que se pretendan proteger mediante marcas en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, serán clasificados de conformidad con el Nomenclador Internacional aprobado por el ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS y sus sucesivas actualizaciones, aprobado por la Ley Nº 26.230.

 

Anteriormente el decreto 558/81 explicitaba las clases y los productos, lo que fuera modificado a partir de la ley 26.230, que incorporara el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios. La referencia hecha en la reglamentación refleja el contenido de una norma legal contenida en otro cuerpo legal.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere adquirido capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o habituales que presenten dicha capacidad.

 

Visto la opción dispuesta por el artículo 15.1 del ADPICS[2], y la extensa jurisprudencia existente en este sentido[3], este artículo no deja se ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la opción contenida en un tratado y la jurisprudencia existente que incorpora dicha opción, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

 

ARTÍCULO 3º.- Las denominaciones de origen nacional o extranjeras a las que se refiere el inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, comprenden las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la REPÚBLICA ARGENTINA.

 

Es una cuestión terminológica cuya interpretación corresponde sea hecha por un decreto reglamentario y responde a la terminología usada comúnmente en la especialidad.

 

 

ARTÍCULO 4º.- El interés legítimo podrá acreditarse por cualquier medio de prueba.

 

Visto la extensa jurisprudencia existente en este sentido[4], este artículo no deja de ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la jurisprudencia existente, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

ARTÍCULO 5º.- El plazo de vigencia de la marca registrada se computa desde que la misma es concedida y sus renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya renovación se solicita.

 

La presente es una interpretación de la ley que resultaba necesaria a los efectos de aventar dudas, sobre todo cuando el trámite de renovación, por razones procedimentales, demoraba el otorgamiento del registro.

 

La renovación puede solicitarse por una menor cantidad de productos o servicios que los que protegía el registro cuya renovación se solicita, pero no podrá ampliarse o extenderse dicha protección incorporando productos o servicios que no hubieren estado protegidos por aquel.

 

Lo dispuesto es una interpretación que genera certezas para quien quiera ponerse a resguardo del instituto de caducidad parcial (nuevo régimen por imperio de la reforma a la ley 22.362) sin necesidad de tener que renunciar a productos y servicios en una petición autónoma a la renovación a efectuarse. Por otro lado el decreto confirma que la renovación no puede abarcar nuevos productos o servicios más que los cubiertos, en tanto ello sería una nueva marca.

 

Ante la solicitud de registro de una marca, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) podrá, por resolución fundada, concederla total o parcialmente para solamente algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud.

La concesión parcial de la marca para determinados productos o servicios implicará la denegatoria del registro para el resto de los productos o servicios indicados.

 

Resulta una derivación razonable del artículo 16 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos  en cuanto establece que la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo (como ciertamente lo es el error respecto a uno o varios productos o servicios dentro de un listado mayor) no importará la nulidad del acto, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. En este caso es la solicitud la que se sanea con carácter previo a la emisión del acto en los mismos términos autorizados para el último.

 

En los supuestos en los que, posteriormente por vía recursiva, el solicitante obtuviese la concesión de alguno o todos los productos o servicios originalmente denegados, los mismos se adicionarán al registro originalmente concedido parcialmente y la vigencia de DIEZ (10) años se computará para todos ellos a partir de la misma fecha de la concesión parcial recurrida.

 

Resulta una derivación razonable de lo establecido en el artículo 19 inc. b) de la ley 19.549 relativos a los actos anulables confirmados por el órgano que dictara la resolución. Conforme este artículo los efectos del acto confirmatorio se retrotraen a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

 

 

ARTÍCULO 10.- Los trámites seguidos ante la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones deberán ser presentados ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) y quedarán sujetos al procedimiento y aranceles que establezca el citado Instituto dentro del ámbito de su competencia.

 

La cuestión relativa a la delegación para la fijación de aranceles sería una potestad del PEN que puede delegar en el ente autárquico, en la medida en que tales aranceles respondan a tasas por servicios prestados y no oculten una naturaleza tributaria, en cuyo caso serian de resorte del Honorable Congreso de la Nación conforme lo dispone el artículo 17 de la CN.

 

Aquellos solicitantes con domicilio real en el extranjero, además del domicilio especial electrónico, deberán constituir un domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

La reglamentación es acorde con el decreto reglamentario 1759/72 de la ley de procedimientos administrativos 19.549 en cuanto establece que toda persona que comparezca ante autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente. En este caso dicho requisito sólo se exige a los solicitantes con domicilio en el extranjero lo que resulta razonable visto la posibilidad de notificación electrónica en todo el territorio de la Nación.

 

 

En caso de divergencia entre la constancia de la solicitud o de cualquier escrito en poder del solicitante y el original del mismo obrante en el expediente, prevalecerá este último.

 

Esta afirmación así considerada, sin excepciones, sería ilegal, por contrariar una norma de carácter superior (ley 19.549 de procedimientos administrativos) y debería interpretarse como que existe una presunción de legitimidad de los actos administrativos tal como establece el artículo 12 de la ley 19.549. En efecto, siguiendo a Gordillo[5] definimos al acto como la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Por ello, todo escrito foliado a un expediente debe presumirse válido sin perjuicio de que pueda invalidarse el mismo ante elementos de prueba que así lo demuestren y destruyan la presunción legal.

 

 

ARTÍCULO 12.- La firma del solicitante, así como del signo cuyo registro se pretende, se considerarán requisitos no subsanables y, en consecuencia, su ausencia determinará la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la notificación del acto administrativo que así lo declare. Igual resolución se aplicará cuando la ausencia de indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de protección que se pretende reivindicar.

 

La disposición en análisis, si bien ha sido una costumbre del INPI de los últimos años no impugnada por los administrados, contraría expresamente lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 19.549 relativa a la posibilidad de conversión de un acto administrativo. En efecto, conforme establece el artículo 20, si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste, consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Consecuentemente un decreto como el que se comenta excede lo dispuesto por el artículo 99 inc. 2 de la CN en cuanto vulnera lo establecido por la ley (19.549). En particular, la tasa pagada por el solicitante será un acto válido que puede ser integrada a otro acto en los que los elementos esenciales no falten. No habría ningún perjuicio para la Administración ni para el resto de los administrados y no se daría esa situación de arbitrariedad e ilegalidad que por otra parte contraría el principio de gratuidad de los actos administrativos sin ningún fundamento razonable. Lo cierto es que el valor de las tasas que se pierden por esta actitud arbitraria de la administración muchas veces no justifican el tiempo y el trabajo que demandaría el recurrir la decisión administrativa, por lo que ha sido razonable que el administrado lo haya tolerado, pero ello no quita su sesgo de ilegalidad y arbitrariedad que seria bueno que la Administración lo evite.

 

Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales previstos en la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, en la presente reglamentación y en las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aplicación, se correrá vista al solicitante, a los fines de que proceda a subsanar las deficiencias observadas, en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la notificación.

 

El plazo de 10 días es un plazo razonable especialmente previsto en la ley de procedimientos administrativos 19.549 en su artículo 1 e) 4 que establece que cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

 

Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el párrafo anterior, en la que se indicará, además, el criterio de la oficina.

Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo, se resolverá y se ordenará la publicación de la solicitud o se dictará resolución denegatoria, según corresponda.

La publicación de la solicitud contendrá, al menos, el signo solicitado, el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en la que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que tramita la solicitud.

 

Sin comentarios.

 

 

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación determinará la forma, contenido y requisitos de las oposiciones, como así también el procedimiento para resolverlas.

 

Conforme el el art. 3º del decreto 722/96 que es conteste con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 19.549 cualquier disposición que instituya procedimientos administrativos especiales deberá contener expresa fundamentación de la necesidad jurídica imprescindible de apartarse de los procedimientos establecidos por la LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Nº 19.549 y por el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto Nº 1759/72 (t. o. 1991). Consecuentemente, todo proceso que se diferencie del establecido por la ley 19.549 deberá estar fundamentado. Es de destacar que la mención efectuada en el artículo 47 de este reglamento, y que se tratará más abajo, no cumple con los extremos exigidos por las normas legales mencionadas, las que requieren fundamentos y no la mera afirmación de su necesidad. Por ello, si el INPI hace uso de las facultades delegadas expresamente mencionadas  en el artículo 47 de la ley 27.444 que este decreto no precisaba ratificar, deberá fundamentar las razones de porqué se aparta del procedimiento de la ley 19.549 y su decreto reglamentario, que como venimos viendo, en muchos de los supuestos reglamentados se trataría de una réplica del contenido de dicha ley pero en un cuerpo independiente[6].

 

En caso de divergencia entre la constancia de la oposición en poder del solicitante y el original de la oposición obrante en el expediente, prevalecerá este último sobre aquella.

 

Sobre este artículo y su ilegalidad remitimos a lo comentado en el art. 10 tercer párrafo.

 

ARTÍCULO 15.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) establecerá la forma en que se efectuarán todas las notificaciones previstas en la citada ley.

 

No solo debe tenerse en cuenta lo comentado en el artículo 14 sino lo dispuesto por la ley 19.549 sobre la eficacia del acto de alcance particular que debe ser objeto de notificación al interesado. Los administrados han aceptado la práctica del INPI consistente en la publicación en el boletín de marcas (procedimiento propio de un acto de alcance general) como medio de notificación de actos particulares lo que por otra parte es imposible de verificar humanamente, y solo con la utilización de complejos sistemas de computación, que pueden fallar, se logra tomar conocimiento de ellos, por lo que estos actos de notificación debieran ser considerados nulos, sin perjuicios de ser válidos cuando el particular así los acepte y no perjudiquen a terceros (conf. artículo 11, ley 19.549 última parte). Ni siquiera lo establecido en el artículo 44 del decreto reglamentario de la ley 19.549 permitiría validar dicha notificación en el plazo saneatorio de 60 días, en tanto las publicaciones efectuadas por el INPI y por su limitación en cuanto al contenido y a las formas, impiden que el interesado reciba el instrumento de notificación tal como establece la norma. Esta cuestión, por vulnerar el derecho a ser oído, de raigambre constitucional, no puede ser modificada por un decreto reglamentario en perjuicio del administrado. La tolerancia demostrada hasta el presente por los administrados de ninguna forma legitima a la administración en su proceder ilegal, el que esperamos sea modificado en el futuro.

 

 

El plazo para responder la vista de observaciones efectuadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, es de TREINTA (30) días corridos, desde su notificación.

 

No hay más comentarios que hacer salvo por el acto de notificación, que debe ser ser tal y no una mera publicación restringida en el boletín de marcas, a lo que nos referimos en el artículo 15.

 

Contestada la vista, o vencido el plazo para hacerlo, y siempre que no hubiere oposiciones pendientes de resolver, la mencionada Dirección Nacional dictará la resolución concediendo o denegando la marca solicitada, incluso con el alcance parcial al que se refiere el artículo 5° del presente.

 

Sin comentarios.

 

Si el traslado incluyese observaciones del referido organismo, conjuntamente con oposiciones presentadas, el plazo será en total de TRES (3) meses.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 16.- Dentro del plazo de TRES (3) meses previsto en el presente artículo, solicitante y oponente u oponentes podrán recurrir a cualquier método alternativo de resolución de conflictos con la finalidad de arribar a un acuerdo sobre el levantamiento parcial o el retiro de la oposición.

La Autoridad de Aplicación podrá dictar la normativa complementaria y/o aclaratoria que resulte necesaria a los fines del procedimiento para la resolución de las oposiciones en sede administrativa.

 

Ya nos hemos expedido respecto de que no consideramos que el INPI tenga competencia para dictar la normativa complementaria que no sea acorde con lo establecido por la ley 19.549 salvo que lo fundamente adecuadamente, lo que el decreto no ha hecho.

 

La decisión que recaiga se limitará a resolver únicamente si la oposición u oposiciones que se mantengan vigentes son fundadas o infundadas.

 

Sin comentarios.

 

Las presentaciones efectuadas fuera del plazo indicado en el artículo 13 de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, así como también aquellas que no hubiesen pagado la tasa de presentación o de mantenimiento de su vigencia, no darán lugar al procedimiento de oposiciones a que se refiere el artículo 16 de la citada Ley, pero podrán ser consideradas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), siempre que el registro de la marca implique una afectación al orden público.

 

Este artículo describe el articulo 6 de la ley 19.549, en cuanto establece que una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.

 

 

ARTÍCULO 17.- El recurso directo previsto en el presente artículo tramitará solo entre solicitante y oponente.

La presentación de este recurso deberá cumplir con las formalidades previstas por el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y concordantes.

 

Esta disposición debería ser adecuada por el INPI conforme sus competencias reglamentarias delegadas por ley, ya que es una confesión lisa llana en cuanto a que el INPI asumirá funciones judiciales, prohibidas por el artículo 109 de la CN. Otra cuestión distinta, aceptada y defendida por nosotros,[7] es la de considerar que en la construcción del acto administrativo de concesión de una marca, el Estado Nacional permite la presentación de observaciones por parte de terceros (oposiciones), quienes hasta puedan tener un espacio temporal para negociar sus diferencias con los solicitantes y eventualmente renunciar a tales cuestionamientos, pero que de persistir en los mismos, sea el Estado (INPI), que con el dictado del acto administrativo o con carácter previo en una declaración con efectos jurídicos, esté ejerciendo una función jurisdiccional y no judicial. Esta función jurisdiccional tiene como naturaleza jurídica el “decir el derecho” y es propia de todo órgano del Estado que pretenda actuar en la esfera de la legalidad, y no solo del Poder Judicial. Otra cuestión es la referida a resolver diferencias entre los privados, que es una función judicial cuya competencia compete exclusivamente al Poder Judicial por imperio de nuestra Constitución. Es de destacar que el oponente en realidad no es parte en el trámite de una marca sino que su intervención es la propia de un tercero interesado, conforme lo permite el artículo 3 del reglamento de la ley 19.549 de procedimientos administrativos[8]. Si el Estado, fuera luego llevado ante los tribunales ya sea por el solicitante o por los oponentes, lo que estará en discusión será la legitimidad del acto administrativo de concesión total o parcial o denegatoria de marca o el acto previo que declara acerca de las observaciones (oposiciones), proceso en el que el oponente puede continuar participando como tercero interesado además del solicitante como parte. Por otra parte, el juez debería resolver todas las disputas existentes en el trámite de marca, de tal forma de ser contestes con el objeto de la reforma de la ley de marcas, tendiente a la desburocratización, lo que solamente se logra si el demandado es el Estado y lo que se discute sea la legitimidad del acto administrativo en cuestión y no la contienda entre particulares. Esta afirmación hecha por el PEN de que lo que se apela es una disputa entre particulares obligaría al Poder Judicial de la Nación a invalidar la norma e intimar al INPI a presentarse como parte en el proceso del Recurso Directo o bien declarar que el procedimiento llevado adelante por el INPI es inconstitucional por haberse arrogado facultades judiciales. Todo lo expuesto es sin perjuicio de que las costas deban ser siempre atribuidas en el orden causado para no perjudicar a la Administración salvo supuestos de extrema arbitrariedad. Creemos que el INPI, en función de las competencias legales delegas por el art. 47 de la ley 27.444, puede revisar y adecuar esta norma al espíritu de la ley 27.444 citada.

 

ARTÍCULO 18.- Una vez constatada la terminación del juicio, sea por informe del juzgado o bien por verificación informática del portal de trámites del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) resolverá la solicitud de marca consecuentemente con los demás antecedentes del caso.

 

El INPI tendrá que ser parte en el recurso directo a riesgo de que todo el proceso sea cuestionado por inconstitucional por lo que este artículo quedará en suspenso hasta que la justicia se expida sobre lo anterior o bien el INPI lo adecue conforme sus facultades.

 

ARTÍCULO 20.- La solicitud de renovación deberá ser presentada en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, la que podrá considerar la posibilidad de un plazo de gracia, sin perjuicio de la validez de los derechos de terceros que pudieren haber surgido entre el vencimiento del registro que se renueva y la presentación efectuada dentro de dicho plazo de gracia.

 

Visto la extensa jurisprudencia y doctrina existente en este sentido[9], este artículo no deja se ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la jurisprudencia existente, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

 

ARTÍCULO 24.- La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para la resolución de las nulidades de marca en sede administrativa, correspondientes al inciso a) del artículo 24 de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo.

 

Remitimos a los comentarios expuestos en el artículo 14 considerando que el procedimiento establecido por la ley 19.549 será el que deba seguirse como principal y no supletoriamente, salvo que se justifique algún desvío del mismo conforme la misma norma exige en su artículo 1. Por otro lado, y dentro del procedimiento establecido por el art. 14 de la ley 19.549, incisos a) y b), solo podrán ser declarados nulos por la administración los actos administrativos en los que la voluntad del INPI haya resultado excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta, alta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Es de destacar que sobre esta declaración pesa el límite impuesto por el Artículo 17 de la ley 19.549 en cuanto establece que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa, exceptuando al acto firme y consentido que hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Es decir, si la marca ha sido concedida, notificada su concesión y ella esté siendo usada por su titular, solo podrá ser declarada nula por los jueces competentes para ello y jamás por el INPI.

 

En los demás supuestos, es decir, cuando se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto solo será anulable en sede judicial por aplicación del artículo 15 de la ley 19.549 el que, por imperio del artículo 99 inc. 2 de la CN impide que un decreto reforme una ley.

 

 

ARTÍCULO 26.- El procedimiento en sede administrativa, para la resolución de la caducidad de registro por falta de uso, será determinado por la Autoridad de Aplicación. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo.

 

Remitimos a los comentarios expuestos en el artículo 14 considerando que el procedimiento establecido por la ley 19.549 será el que deba seguirse salvo expresa fundamentación de su necesidad de especializarse. En este supuesto además entra en conflicto lo dispuesto por la ley 19.549 en su artículo 21 que dispone que la Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.  Finalmente, el acto siempre podrá ser revocado (me refiero a la declaración de caducidad) cuando se pruebe en la vía recursiva y dentro de los plazos de los mismos, hechos o circunstancias inexistentes (en este caso el efectivo uso en los plazos cuestionados) como además lo ratifica el artículo que sigue. Consideramos que en el supuesto en que sea un interesado con interés legítimo quien solicite la caducidad de la marca, la intimación previa no correspondería, no solo por la práctica existente hasta el presente sino porque la declaración en tal caso no sería unilateral de la administración sino a instancia de otro administrado con interés legítimo.

 

 

La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente artículo hayan cumplido los CINCO (5) años de vigencia. La falta de presentación de la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en contrario.

Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.

 

A la fecha de publicación de este artículo el INPI ha fijado el valor de la tasa por la presentación de la declaración jurada de uso en $ 2250 y la sobretasa por falta de presentación de la misma en término, en $ 1500 por año de retraso en su pago.

 

ARTÍCULO 42.- La Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, es el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 43.- En virtud de la implementación de trámites electrónicos y expedientes digitales, el libro al que se refiere el artículo 43 de la ley que se reglamenta será reemplazado por constancias electrónicas según lo que establezca la Autoridad de Aplicación, manteniendo su validez y eficacia legal.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 44.- El certificado de registro será expedido por medios electrónicos oficiales y firmado digitalmente por la máxima autoridad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, el cual será implementado en las condiciones y plazos que fije la Autoridad de Aplicación.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 45.- Las publicaciones ordenadas en el artículo 45 de la Ley que se reglamenta, se efectuarán en el Boletín de Marcas que edita el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), pudiendo recurrir en la medida de sus posibilidades técnicas, a la publicación por medios electrónicos o informáticos, según lo establezca la Autoridad de Aplicación.

En la publicación se consignará la marca, el número de resolución de concesión del registro, abandono, desistimiento o denegatoria según corresponda y por orden correlativo, el nombre del titular, los productos o servicios que distingue y la clase a la que pertenece.

En caso de transferencia, solo se indicará el nombre del nuevo titular, el número de registro, la clase respectiva, la descripción de los productos o servicios transferidos, en caso de transferencia parcial de productos o servicios, la fecha de su anotación y en su caso el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que realizó el trámite.

 

En aquellos supuestos en que dichas publicaciones pudieran dar lugar a recursos remitimos a lo manifestado respecto del artículo 15 y la nulidad de estas notificaciones como tales, cuando el administrado no las admita.

 

ARTÍCULO 47.- El procedimiento marcario constituye un régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias disposiciones y por la reglamentación adicional que se dicte. La Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo será de aplicación supletoria.

 

Esta afirmación no se condice con los requerimientos establecidos en la ley 19.549 y su decreto reglamentario en cuanto a que debe explicitarse la razón por la que dicho procedimiento particular debe apartarse de los lineamientos establecidos por la ley 19.549, y que sean ajenos a la mera comodidad de mantener un régimen independiente que podría dar lugar a arbitrariedades.

 

El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) se encuentra facultado para regular las incumbencias profesionales, derechos y obligaciones, exámenes y condiciones de inscripción de los agentes de la propiedad industrial, cuya matrícula se encuentra a su cargo.

 

Sin comentarios.

 

Se tendrá por no presentada toda presentación que carezca del pago de la tasa o arancel correspondiente.

 

Contrariamente a lo comentado en el artículo 12, la disposición en análisis es contraria a la costumbre implementada por el INPI en los últimos años en que la falta de pago de una tasa o arancel sólo podía ser causal de una notificación exigiendo la misma, con una sobretasa por dicho incumplimiento. La norma ahora existente contraría expresamente lo dispuesto en el artículo 19 b) de la ley 19.549 relativa a confirmación del acto, en que el órgano que dictó el acto puede validarlo subsanando el vicio que lo afecte, en este caso, a través de la conducta del administrado que obla la tasa no pagada. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación. Es de destacar que el principio de la gratuidad del procedimiento administrativo es el que debe guiar la interpretación del mismo y si bien las tasas son necesarias para que la administración pueda prestar un buen servicio no pueden ponerse como una condición fatal que sea imposible de sanear aún tardíamente y con un mayor costo.

 

En efecto, establece el artículo 20 que si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Consecuentemente un decreto como el que se comenta excede lo dispuesto por el artículo 99 inc. 2 de la CN en cuanto vulnera lo establecido por una ley. En particular, la tasa pagada por el solicitante es un acto válido que puede ser integrada a otro acto en donde los elementos esenciales no falten. No habría ningún perjuicio para la administración ni para el resto de los ciudadanos y no se daría una situación de arbitrariedad e inconstitucionalidad. Lo cierto es que el valor de las tasas que se pierden por esta actitud arbitraria de la administración no justifican el tiempo y el trabajo que demanda el recurrir la decisión administrativa pero no le quita por ello su sesgo de ilegalidad y arbitrariedad que no debe ser propio de una entidad gubernamental.

 

Oportunamente, en el artículo referenciado en la nota 4 aplaudimos las reformas efectuadas por el PEN a la ley 22.362 más allá de las cuestiones formales (DNU) que no compartíamos. Hoy, a la luz de este decreto creemos que el procedimiento administrativo se podría estar desvirtuando en aquellos supuestos en que no se sigan los lineamientos de la ley de Procedimientos Administrativos (19.549) y ello no se justifique. Si se crearan procedimientos nuevos, innecesarios, lo único que se logrará será mayor burocracia, costos y tiempos para el administrado y con un grave riesgo de arbitrariedad por parte de la administración.

 

Esperamos que los comentarios expuestos puedan contribuir a la discusión y análisis de este decreto y permitan reforzar el espíritu de la reforma en cuanto pretendía desburocratizar al Estado bajo el amparo de la legalidad, para lo que el INPI cuenta con herramientas suficientes por la delegación de facultades establecidas por el artículo 47 de la ley 20.744.

[1] Art 3, decreto 242/2019

[2] 15.1 …. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

[3] CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa N° 5.187/13/ “Santos Nicolás c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro” del 3/3/16en que se consideró registrable la marca MAXIDESCUENTO para servicios de la clase 35., CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I , CAUSA 5862/01 “PFIZER INC. c/ MICROSULES Y BERNABO S.A. s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios” del 15/8/2006  en que se otorgó una medida cautelar contra un producto de la competencia que copiaba el color azul para una pastilla contra la disfunción eréctil-, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I .CAUSA N° 12.749/2004 –CONOPCO INC. C/COLGATE PALMOLIVE COMPANY S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA, del 27/12/11 en que se dijo “No se trata, por lo demás, de la transposición ciega de un instituto del derecho norteamericano que no se ajusta a los caracteres de un sistema “atributivo”. En primer lugar, el fenómeno de la llamada “distintividad sobrevenida” ha sido admitido hace más de una década en la Unión Europea, pues aparece en la Directiva 89/104/CCE (artículo 3, apartado 3), con notas que no son análogas al conflicto que se ha presentado en el sub-examine. La disposición aludida introduce una atenuación importante a las exigencias previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b, c y d, según las cuales será denegado el registro de las marcas –entre otras– que carezcan de carácter distintivo y de las marcas descriptivas. El apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CCE prevé que “no se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b, c, o d, del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo”. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado que la autoridad competente tiene un margen de flexibilidad para apreciar globalmente los elementos que permiten demostrar que una determinada marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trata (confr. TJCE, sentencia del 4/5/1999, “Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GMBH”). El concepto también es conocido y aplicado en otros sistemas regionales (ver, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso n° 124-IP-2006 del 11/10/2006, caso “Gelati Cía.Ltda”), sin embargo, este instituto –que juzgo compatible con el sistema atributivo– no es directamente aplicable en el caso por cuanto no admito que estemos ante un signo “SUAVE” –aplicado en relación a productos de la clase 3 del nomenclador– que sea meramente descriptivo, sino que, reitero, es evocativo y tiene aptitud distintiva propia, entre muchos otros. También en este sentido Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pag. 73 y 74.

 

 

 

 

[4] Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pág. 133 a 136 y jurisprudencia allí citada. Asimismo CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa 3845/2014/CA1 Norte Carlos c/ Online Buddies Inc. s/ cese de oposición al registro de marca, del 14/8/2018 de donde surge implícitamente que todo medio de prueba es admisible para demostrar el interés legítimo. En idéntico sentido CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 358/2011 PETRARCA MARIA FERNANDA Y OTRO Y OTRO c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA del 21/12/2016, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 6640/08 – S.I.– LABORATORIOS INDAS S.A. c/ PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA CAUSA N° 6629/08 –S.I.– LABORATORIOS INDAS S.A. c/ QUIMICA MEDICAL ARGENTINA S.A.C.I. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA, del 21/4/16.

 

 

 

[5] Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo IX, El acto administrativo,  https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo9.pdf

 

[6] ARTICULO 47. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria de la presente ley, en cuanto al procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente ley; limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del título a lo que resuelva el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de París ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión.
(Artículo sustituido por art. 76 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

 

[7] Carlos V. Castrillo, Un análisis preliminar a 30 días de su vigencia, Revista ADLA, Nro. 3, Marzo 2018, pág. 67

[8] Art. 3º.- …. También tendrán ese carácter (parte) aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente

[9] Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pág. 260 a 261 y jurisprudencia allí citada. Asimismo CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 1106/2011 GARCIA GONZALO NICOLAS c/ SOUTH CONE INC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA del 29/4/16, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 3128/2006 – S.I. – RAMIREZ LEIVA JULIO C/PASTORE SILVIA HEBE S/VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, del 7/4/2016.

 

 

NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE MARCAS2019-04-23T21:48:51+00:00

REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIONES

En el día de la fecha ha sido dictada la reglamentación de la ley 27.444 la que entrará en vigencia en 60 días corridos.

Los temas importantes a considerar son los siguientes:

Luego de vencido el plazo de 3 meses para solucionar amigablemente las oposiciones, el INPI intimará al oponente para que mantenga la vigencia de la oposición al registro de la marca como así también podrá ampliar sus fundamentos (es decir redactar lo que vendría a ser una demanda, con ofrecimiento de prueba y demás consideraciones que tramitará en sede administrativa). A tal fin se deberá pagar una tasa administrativa de $ 8500 (aprox U$D 300) más allá de la oportunamente pagada para presentar la oposición ($ 1700 o dólares 60)

La falta de pago de la tasa administrativa de $ 8500 significara la desestimación de la oposición.

La falta de ampliación de los fundamentos no desestimará la oposición pero seguramente debilite su consideración.

Vencido el plazo para que el oponente mantenga y/o amplié los fundamentos de oposición, el INPI  correrá traslado al solicitante quien deberá contestar dicha ampliación o en caso de no existir la misma, argumentar sobre la inconfundibilidad  de las marcas enfrentadas y ofrecer prueba.

Las partes luego tramitarán la prueba ofrecida y finalmente se les dará derecho a alegar, tras lo cual el INPI dictaminará sobre la confundibilidad o no de las marcas, dictamen  que será apelable en sede judicial y tramitara por ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Para apelar habrá que pagar una tasa de $ 850 en el INPI (U$D 32 aprox) además de la tasa de justicia y bono en tribunales (aprox U$D 75).

En definitiva, el trámite propuesto es similar al de tribunales pero se evitaría la mediación y no habría condena en costas salvo cuando se apele la resolución ante la Cámara. Esto disminuye mucho el riesgo económico del proceso.

 

Cuestiones que difieren:

El INPI no se considera competente en principio para la declaración de caducidades y nulidades, las que habrá que tramitar en tribunales previa mediación. El INPI mientras tanto reservará el expediente hasta que haya sentencia y luego resolverá la oposición, si todavía sigue vigente la marca oponente.

Luego de ampliado los fundamentos y contestada la oposición las partes pueden solicitar la suspensión de plazos para mediar. Esto es muy interesante pues permite un ámbito de conciliación una vez conocidos todos los argumentos de todas las partes. En tribunales ello no se podía hacer pues el juez no podía delegar la competencia una vez asumida. Si bien es un costo extra puede servir para lograr un acuerdo ventajoso para ambas partes, evitarse el riesgo de la decisión del tercero (INPI) y evitarse el costo de los pasos procesales administrativos aún no cumplidos.

Visto la carga impuesta al oponente por el INPI, será necesario ser prudente en la negociación relacionada con la oposición e impulsar el oponente la negociación para no llegar al procedimiento establecido por el INPI, ello por la tasa que hay que pagar además del costo del proceso. Si la oposición no tiene serios argumentos, aún cuando la otra parte no conteste la oposición, el INPI puede resolverla favorablemente. Por ello es importante llegar a las puertas de este proceso con una convicción favorable del derecho que se tiene como oponente.

REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIONES2018-07-19T19:56:29+00:00

EL MEGADECRETO RATIFICADO POR LEY 27.444

El megadecreto 27/2018 que reformara la ley de marcas, de patentes y de modelos y diseños industriales, en particular, el procedimiento de oposiciones a marcas, ha sido ratificado por ley 27.444, la que fuera publicada en el boletín oficial de fecha 18/6/2018 y estará vigente desde el 26/6/2018.

Ahora solo falta que el INPI reglamente la misma para que tenga completa aplicación.

EL MEGADECRETO RATIFICADO POR LEY 27.4442018-06-25T14:43:44+00:00

EL MEGADECRETO EN EL SENADO

Los tres proyectos de leyes que reemplazarían al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado en enero pasado por el presidente Mauricio Macri para reducir la burocracia del Estado y aprobados en diputados durante el mes de marzo comenzarán a ser debatidas hoy en el Senado con la intención del oficialismo de que queden convertidas en ley durante la primera quincena de mayo. Entre ellos se encuentra la reforma al procedimiento de oposiciones al registro de marcas, vigente desde enero.

EL MEGADECRETO EN EL SENADO2018-05-03T12:31:37+00:00

LA LEY QUE CONTIENE AL MEGA DECRETO QUE REFORMA EL PROCEDIMIENTO DE MARCAS TIENE MEDIA SANCION EN EL CONGRESO

Con fecha 21 de marzo de 2018 y bajo el expediente 6830-D-2017 la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina aprobó sin modificaciones las reformas hoy vigentes al procedimientos de marcas establecidas en el decreto de necesidad y urgencia 27/2018.

Resta ahora que el Senado de la Nación apruebe el mismo y que el Señor Presidente promulgue la ley para que la reforma por el DNU cuestionado dejen de ser criticables por el vehículo legal utilizado.

Por otra parte, la revista Anales de Legislación Argentina ha publicado en marzo de 2018 un artículo de autoría de Carlos V. Castrillo interpretando las modificaciones incorporados al proceso de oposición por dicho decreto.

LA LEY QUE CONTIENE AL MEGA DECRETO QUE REFORMA EL PROCEDIMIENTO DE MARCAS TIENE MEDIA SANCION EN EL CONGRESO2018-03-29T07:43:13+00:00

El Gobierno no descarta transformar en ley el mega decreto de Macri que incluye la reforma al proceso de Marcas y algunas cuestiones de Patentes y Modelos y Diseños Industriales.

Ante la posibilidad de perder una nueva disputa en el Congreso por el mega decreto firmado por el presidente Mauricio Macri en enero que incluye importantes reformas en el procedimiento de marcas,, que generó el rechazó de casi todo el arco político, el gobierno no descarta la posibilidad de transformar el DNU en un proyecto de ley para que sea debatido en ambas Cámaras.

Así lo afirmó el presidente del bloque Oficialista de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot: “Acá el DNU es válido hasta que sea rechazado por ambas Cámaras, entonces es un proceso bastante largo, en cualquier caso, y yo por otro lado no creo que las intenciones de las distintas facciones de la oposición sean las mismas”.

En diálogo con Radio Mitre, Massot recordó que a esta misma altura el año pasado se estaba discutiendo sobre el DNU que modificaba la ley de ART. “Y después fíjate que el contenido no sufrió ninguna modificación, sino que simplemente se corrigió las formas que se habían utilizado, cuando se percibió que la oposición estaba dispuesta a acompañar el contenido de ese DNU y se transformó en ley”, recordó, asegurando que “por eso no descarto que esto se pueda transformar en ley”, según informó Parlamentario.

Por nuestra parte consideramos que las reformas en el procedimiento de marcas son muy positivas y que todo paso que se dé para aumentar la seguridad jurídica de la estabilidad del decreto, hoy vigente, es bienvenida.

El Gobierno no descarta transformar en ley el mega decreto de Macri que incluye la reforma al proceso de Marcas y algunas cuestiones de Patentes y Modelos y Diseños Industriales.2018-02-20T15:20:57+00:00