About us021

This author has not yet filled in any details.
So far us021 has created 39 blog entries.

Los daños punitivos en la propiedad intelectual

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: DJ16/01/2013, 1
Cita Online: AR/DOC/4881/2012


Sumario: I. Introducción.- II. El daño punitivo.- III. La crítica a los daños punitivos.- IV. El problema a resolver en propiedad intelectual.- V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho.- VI. El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor.- VII. El daño punitivo en IP.

I. Introducción

Luego de la sanción de los daños punitivos por la ley de defensa del consumidor y su debut en los tribunales, se alzan voces de otros sectores reclamando este remedio para atender las problemáticas que les conciernen.

En estas líneas nos ocuparemos particularmente de la problemática de la propiedad intelectual y del uso no autorizado de marcas, patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc. en el que los titulares de estos derechos no consiguen disuadir la comisión de los ilícitos o las infracciones y ven muy dificultoso el probar o responsabilizar a algún sujeto de derecho por los daños sufridos cuando finalmente pueden entablar una demanda contra alguien en la cadena de causalidad. Se vería entonces en los daños punitivos el remedio para la disuasión de las infracciones que con los instrumentos tradicionales no se logra conseguir.

Pero no se puede considerar este instituto sin analizar la crítica que se le hace, para luego interiorizarnos en el problema particular de la propiedad intelectual, y analizando los fundamentos de los defensores de este instituto y lo establecido en la ley 24.240 en su reforma, buscar una interpretación de la figura que permita imaginar soluciones a la problemática planteada acorde con el contexto jurídico argentino.

Habiendo investigado el tema creemos que hay una solución que hasta podría conciliarse con los críticos del instituto y que generaría una alternativa de técnica jurídica para la problemática en la propiedad intelectual. En las próximas líneas nos ocuparemos de desarrollarla.

No podemos dejar de mencionar a Pierre Pratte quien con su comentario del instituto en Quebec nos ha hecho repensar la posición que sobre este tema teníamos (1) en contra de los daños punitivos y su eventual inconstitucionalidad.

Lamentablemente sendos nubarrones se ciernen sobre este instituto con la reforma del código civil, tema del que nos ocuparemos ya que su entendimiento sirve para lograr una cabal interpretación del instituto y nuestra propuesta.


II. El daño punitivo

Ante todo una aclaración previa. En todo este trabajo nos referiremos a los daños punitivos más allá de que la ley de de defensa del consumidor denomine a la técnica multas civiles, y ello por la recepción que hubiera ganado el primero en todo este tiempo.

Este instituto nació en Inglaterra para compensar daños en los que era difícil establecer el quantum del mismo (2) por tratarse de cuestiones vinculadas con el honor y se desarrolló principalmente en los EEUU en los que se aplicaron en situaciones de excepción, siendo definidos como multas privadas impuestas excepcionalmente por jurados civiles a fin de castigar conductas reprochables y para disuadir que se reiteren en el futuro (3).

En nuestro país el daño punitivo fue receptado en el proyecto de reforma del Código Civil que en su artículo 1587 reconoció la atribución del tribunal para aplicarlos. Fue definido como una «multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada». Es evidente el carácter subjetivo que tenía el instituto en este proyecto, y su consecuente doble carácter (sancionador y disuasivo) a partir de ello, con el consiguiente obstáculo de la demostración de culpa o dolo, que no debe presumirse.

Como fácilmente se aprecia, el instituto en cuestión focalizaría su atención en la conducta del sujeto responsable, imponiendo un castigo más allá de que éste pueda servir como técnica disuasiva.

Coincidentemente las definiciones de muchos autores que han analizado a los daños punitivos antes y hasta después de su sanción por la ley de defensa del consumidor fijan la atención en la conducta y no en el hecho, o sea en el castigo y no en la disuasión. Teniendo en cuenta el carácter ilícito que tendrían estas conductas para que corresponda la aplicación de una sanción ejemplar, nunca podría ser repetible lo pagado por algún obligado solidario contra el resto.

Fernando Colombres define al daño punitivo como una herramienta tendiente a disuadir las prácticas de conductas desaprensivas por parte de los actores económicos, castigando las mismas, al enviar a pagar a quien resulte afectado por las consecuencias de dichas prácticas, una suma en concepto de multa civil, la cual se adicionara a la fijada en concepto de resarcimiento del daño (4).

Ramón Pizarro, los define como aquellas sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las víctimas de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentadas por el damnificado, que están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (5).

Aida Kemelmajer de Carlucci, citando al italiano Giulio Ponzanelli los define como sanciones para el demandado (sujeto dañador) por haber cometido un hecho particularmente grave y reprobable con el fin de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo (6).

Jorge Bustamante Alsina los considera una indemnización incrementada, reconocida al actor por encima de lo que simplemente le compensaría el daño patrimonial, cuando ese daño ha sido agravado por circunstancias de violencia, opresión, malicia, fraude, engaño o conducta dolosa por parte del demandado (7).

Diego Martinotti los define como sumas de dinero que los jueces ordenan pagar, que sin corresponder a una lesión determinada del accionante se agregan a las indemnizaciones por daños efectivamente sufridas y cuya finalidad es por un lado sancionar al demandado (sujeto dañador) que ha incurrido en una grave inconducta y por el otro lado disuadir y desanimar acciones del mismo tipo (8).

Así podríamos seguir citando autores sin embargo no podemos dejar de omitir a Demetrio Alejandro Chamatrópulos de cuya obra nos hemos valido estructuralmente, para quien el daño punitivo es una sanción de carácter civil y de origen legal que puede implicar no sólo una obligación de dar, sino también de otra índole, disuasiva, accesoria, de aplicación excepcional, que se impone al condenado en ciertos casos en los cuales el mismo ha actuado con dolo o culpa grave generalmente con el fin de que el mismo conserve ganancias, derivadas de su accionar ilícito no obstante haber pagado las indemnizaciones correspondientes, aunque su aplicación procede en otros supuestos en los cuales su aplicación puede justificarse para castigar y prevenir conductas que merezcan un muy alto grado de reprochabilidad por la sociedad (9).

Como ya dijimos, todos los autores focalizan en la conducta y su reprochabilidad para aplicar el daño punitivo como castigo a lo que volvería la reforma del Código Civil si la misma es aprobada.

III. La crítica a los daños punitivos

Varias son las críticas que se le han hecho al instituto antes de su sanción en la LCD, aunque todas parten de considerar al instituto como de naturaleza penal o de naturaleza resarcitoria. Coincidimos absolutamente con estas críticas si los daños punitivos establecidos en la ley de defensa del consumidor fueran otra cosa que una técnica meramente disuasiva.

En efecto, no podría juzgarse en sede civil y sin las garantías del proceso penal y del derecho penal una conducta para aplicarle un castigo. El avance que la justicia penal ha logrado en los últimos novecientos años para pasar de imponer penas privadas a penas públicas, no podría ser destruido por una cuestión utilitarista (10).

Entre los autores que consideran inconstitucional al daño punitivo está Bustamante Alsina, quien partiendo del art. 18, Constitución Nacional que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso …». comparte la doctrina de Nuñez en cuanto a que existe una zona de reserva o exenta de castigo para aquellos ilícitos o actos inmorales o reprochables que no estén configurados y castigados por una ley previa a su acaecer (11). Además, sostiene, que el sujeto corre el riesgo de estar sometido a una doble condenación, violándose el principio constitucional del non bis in idem, y finalmente, al no quedar vinculados los daños punitivos a ningún elemento objetivo verificable se violaría el debido proceso legal (12).

Martinotti, también plantea su inconstitucionalidad y los considera verdaderas sanciones del tipo penal cuya aplicación viola las garantías que otorga el proceso penal (13).

Por su parte Picasso sostiene que los llamados «daños punitivos», en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena (14).

Si se lo considera desde una perspectiva indemnizatoria se los han criticado que los daños punitivos constituyen un ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad (15). Aún en los EEUU, en la causa «Honda Motors Corp. v. Karl Oberg» el tribunal manifestó que la Constitución de los EE.UU. prohíbe actos de gobierno irrazonables que infrinjan los derechos de propiedad, aun cuando se trate de procesos judiciales en los cuales los jurados reciben autoridad ilimitada de redistribuir sumas importantes de dinero de los condenados a los demandantes (16).

En este sentido los artículos 1067 y 1069 del CC establecen que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia, comprendiendo el daño, no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito.

IV. El problema a resolver en propiedad intelectual

Los distintos institutos de propiedad intelectual establecen sanciones penales a quienes infrinjan estos derechos, sin embargo las infracciones no cesan sino que crecen año tras año por la ganancia que el negocio de falsificación promete, lo que alienta una gran sofisticación y dificultad para combatir el delito.

Además, el delito de propiedad intelectual es muchas veces facilitado por el consumidor, supuestamente defendido por las normas penales, quien busca adquirir estos productos por la diferencia de precio que encuentra, sin importarle la eventual diferencia de calidad que pueda existir. Pero el consumidor no puede ser imputado en tanto su conducta no tipifica como conducta penal ni su accionar tampoco sería causal que permita obtener una indemnización al titular de derechos de propiedad intelectual.

La conducta del consumidor no es necesariamente reprochable ni ilícita, y aún cuando en ciertas situaciones lo fuera, la entidad del daño las más de las veces no justifica su persecución sea ésta por la vía civil o penal.

A ello se agregan hoy ciertas interpretaciones garantistas de la normativa penal que tornan aún más dificultoso la persecución penal de los infractores (17) cuando se considere justificable.

Es decir que el sistema penal resulta no sólo difícil de aplicar, sino que las más de las veces es ajeno a la problemática de los derechos de propiedad intelectual, por otro lado el sistema civil es muy costoso teniendo en cuenta la entidad del daño cuando éste resulta resarcible.

El derecho penal como sistema esencialmente punitivo de conductas ilícitas no es efectivamente una herramienta disuasiva para las prácticas que perjudican los derechos de propiedad intelectual por lo engorroso de su puesta en práctica (lo que es lógico, teniendo en cuenta que están en juego garantías constitucionales muy sensibles).

El derecho civil, por su parte, es un derecho reparatorio y no punitorio. Sin daño no existe posibilidad de sanción, y ésta debe limitarse al monto del daño probado.

Por ello no deja de ser atendible la enseñanza de la escuela de análisis económico del derecho de Chicago, que sostiene la aplicación sistemática del incumplimiento eficiente por parte de la empresa. Esta lógica de actuación empresarial, consiste en establecer una decisión meramente económica de costos, que se puede explicar de la siguiente forma: si en el cumplimiento de la obligación se asumiría un costo más elevado que frente al incumplimiento (cantidad de daños, juicios y sentencia que obligue a reparar, etc.) entonces incumple, pues en términos de eficiencia (18) es más adecuado para la empresa, en su proceso de maximización de tasa de beneficios y desarrollo de acumulación de capital.

La misma lógica puede aplicarse al consumidor respecto a la adquisición o uso de mercadería pirata cuando los costos de adquisición de esta última son menores o más sencillos que respecto de la mercadería original.

Por ello, la creación de barreras técnicas que eleven los costos de adquisición de mercadería o productos en infracción parece hasta el presente ser la única solución para desbaratar el mercado ilícito de estos bienes.

Pero la creación de barreras técnicas también supone costos, que si bien elevan los costos de los productos ilícitos también elevan, aunque en menor proporción, los costos de los productos legítimos.

En este sentido puede citarse el caso del Windows Vista, un producto que consume recursos escasos y costosos (memoria y velocidad) tan solo para obstaculizar el uso de programas no genuinos y cuyo costo obviamente lo termina pagando el consumidor.

Ahora si la solución es aceptada desde una perspectiva técnico disuasiva, porqué no poder aceptar la viabilidad de una solución desde una perspectiva jurídico disuasiva pero que no involucre necesariamente el aspecto penal o de castigo al delincuente y que quizás logre disminuir los costos hoy incurridos en tecnología de disuasión. Los mayores costos no deberían ser mayores para el consumidor honesto que los que se sufren por los medios técnicos disuasivos.

V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho

Como ya han sostenido quienes defienden la incorporación de los daños punitivos a nuestro derecho, existen técnicas jurídicas disuasivas que desde hace rato que conviven con nosotros pero que contrariamente a lo que sostienen quienes las denuncian no tendrían naturaleza resarcitoria ni serían castigos, aunque un análisis muy superficial pueda conducirnos a dicho equívoco.

Así se mencionan las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir conductas y no castigarlas. De hecho, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico.

Son hechos que producidos se consideran actos jurídicos lícitos, a diferencia de lo que sucede con los delitos, sin perjuicio de que quienes los ejecutan y ante la aplicación de las técnicas de disuasión puedan sentirse castigados aunque no lo fuera en esencia. Lo mismo sucede en el derecho público con ciertos impuestos sobre todo los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y las conductas que buscan disuadir no necesariamente son reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar aunque con ello logre disuadir y el código civil que solo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, y desde esta perspectiva, podría ser una herramienta meramente disuasiva más allá de que alguien pueda considerarlo como castigo o como reparación, siendo desde esta perspectiva constitucionalmente válido.

VI. El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor

A partir de todo lo afirmado, y analizando la letra del art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, consideramos que el daño punitivo allí previsto es una técnica disuasiva y que no tiene naturaleza penal ni resarcitoria y que por ello es constitucionalmente válida.

En efecto, los daños punitivos previstos en el artículo 52 bis castigarían hechos, no necesariamente conductas, calificados por su gravedad, —sin importar la entidad del daño que provocan— siendo su objetivo la disuasión del hecho en cuestión y no la mera reparación del perjuicio consecuente, el que puede ser inexistente y que sería además objeto de otro instituto; la reparación prevista en el derecho civil. No sería objeto de este instituto, y más allá de lo sostenido por la doctrina, el castigo por la conducta eventualmente reprochable, lo que sería objeto del derecho penal cuando correspondiere. Es decir que el daño punitivo y conforme argumentaremos, no tendría como finalidad el castigo ni la reparación, sino la disuasión del hecho.

La ley 26.361, que incorpora a la ley 24.240 (Adla, LXVIII-B, 1295; LIII-D, 4125) el artículo 52 bis, define al daño punitivo conforme la siguiente redacción:

«Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley».

Como puede confirmarse de la lectura de la norma encontramos como presupuestos y características para la aplicación de daños punitivos:

  1. Un incumplimiento legal o contractual.
  2. Cuya denuncia ante el juez corresponde al damnificado, ni siquiera al consumidor.
  3. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias a favor del consumidor.
  4. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
  5. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Analicemos las características y presupuestos establecidos en la norma conforme los principios y valores existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

  1. Un incumplimiento legal o contractual.

Este incumplimiento es absolutamente objetivo no debiendo vincularse con la conducta del sujeto autor del mismo. Para llegar a esta conclusión no solo partimos del principio que obliga al intérprete a no distinguir donde la norma no distingue sino que además tenemos en cuenta que el juez para regular la multa debe tener en cuenta la gravedad del hecho. El hecho, según el artículo 896 del Código Civil son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Nuevamente, la norma no habla de hechos humanos voluntarios, ni lícitos ni ilícitos, por lo que no distinguiendo la misma no debemos por nuestra parte distinguir.

  1. Cuya denuncia ante el juez corresponde al damnificado, ni siquiera al consumidor.

Solo el damnificado habilita la instancia. Es un juicio particular de cada sujeto de derecho damnificado en cuanto a si el incumplimiento que es objetivo y no requiere de un elemento subjetivo le interesa ponerlo a consideración del juez para que éste decida si corresponde o no aplicar una multa a favor del consumidor. Repárese que la norma no identifica consumidor con damnificado, por lo que el damnificado podría ser distinto y estar alegando el incumplimiento objetivo sufrido que luego beneficiará al consumidor.

  1. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias.

La gravedad del hecho es objetiva independiente de toda calificación subjetiva de la conducta, lo que no significa que el juez pueda desentenderse de la previsibilidad de alguna forma del hecho juzgado, ya que estamos ante un instituto disuasivo. Las otras circunstancias a tener en cuenta tampoco se referirían a la conducta del sujeto sino al entorno alrededor del cual el hecho se produce. Reiteramos lo manifestado más arriba en cuanto a que el objetivo del instituto es disuadir, con lo que el juez al valorar la imposición de una multa debe tener presente la posibilidad de que en el futuro el hecho, en las circunstancias dadas, se evite, lo que será imposible de incumplimiento objetivo por absoluta imprevisibilidad.

  1. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.

Como vemos, la naturaleza del instituto no es reparadora, ni es un castigo, en tanto no impide el cobro de las indemnizaciones que por cualquier otra naturaleza correspondan incluyendo las pactadas contractualmente. De lo contrario la multa prevista debería considerarse expropiatoria en tanto por un mismo título se estarían generando más de una obligación.

  1. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Conforme la interpretación que venimos haciendo la responsabilidad enunciada no puede ser sino la que se considera como etimológica de la palabra, o sea de dar respuesta por un hecho y no una responsabilidad jurídica. No puede dar respuesta sino quien se encuentra dentro de la cadena de causalidad y más allá que las consecuencias de su conducta puedan imputársele a título de dolo o culpa. Afirmamos esto último ya que de lo contrario la previsión a renglón seguido de la repetitividad de lo pagado sería contraria a lo dispuesto por el código civil en los artículos 1081 y 1082 (19) si consideramos que la multa es para conductas reprochables (dolosas o gravemente culposas). Este párrafo final es la demostración más cabal que la norma no busca castigar conductos sino sólo disuadir hechos.

Como vemos, el daño punitivo legislado en la norma nada tendría que ver con su pariente lejano del common law ya analizado ni con los antecedentes locales mencionados.

VII. El daño punitivo en IP

De la misma forma que existen medios físicos para disuadir ciertas conductas (paredes, alambres, cerraduras, etc.) y cuyo costo debe ser amortizado en el costo del producto para que el negocio sea rentable, no se podría negar la posibilidad de que el derecho imponga un elemento disuasivo, que como los elementos físicos, elevará el costo del producto a todos los consumidores (sobre todo si se autoriza el seguro) pero evitará o disuadirá la comercialización de productos piratas y las infracciones a los derechos de IP.

Su objetivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requiere de una conducta reprochable, sino de una mera falta, como hecho no querido con consecuencias en los derechos de IP.

Análogamente, el impuesto que eleva el costo de importación de un producto tiene por objetivo disuadir la importación del mismo pero no puede decirse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador.

Aceptando esta naturaleza jurídica de la técnica jurídica empleada la misma se puede aplicar aún prescindiendo del dolo o culpa del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Solo se considera el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de la ocurrencia del mismo lo que determine la aplicación de la multa y su cuantía ya que solo lo previsible es lo que se puede disuadir.

En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro.

Llevando este pensamiento a las infracciones de propiedad intelectual, la sola infracción o colaboración en la falta, haría aplicable la multa independientemente de si el usuario circunstancial infringió los derechos en forma dolosa, culposa o aún fortuita, en la medida en que la ocurrencia de la infracción fuere previsible y evitable. Si su actuar no fuera doloso o culposo podrá repetir la multa contra el responsable, conforme lo autoriza el CC. De esta forma se conseguirá llegar al falsificador, verdadero responsable del delito. Aún cuando no se pueda llegar a él, los recaudos que tomarán los consumidores para no ser responsables por daños punitivos destruirán las industrias que giran alrededor de la piratería y la falsificación.

No habría ningún inconveniente y hasta sería recomendable, que estas multas cuyo objeto sea disuadir puedan ser asegurables en compañías aseguradoras, quienes tendrían como función no solo dejar indemnes a sus asegurados sino además capacitarlos para disminuir los riesgos de ser partícipes de hechos que se pretenden disuadir ya sea involuntariamente o culposamente. Serían un símil a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en cuanto que éstas buscan prevenir la ocurrencia de accidentes, sin perjuicio de otorgar prestaciones dinerarias cuando ellos ocurran.

Finalmente, en situaciones de dolo, o sea las propias del artículo 1072 del CC, las mencionadas aseguradoras podrían repetir las sumas pagadas de los autores dolosos del delito.

De esta forma se lograría que los autores de obras de propiedad intelectual tengan un incentivo para disuadir la ocurrencia de estos hechos, y existirían empresas, a quienes se dirigirían estos reclamos y quienes tendrían la posibilidad de efectuar recomendaciones y capacitar a sus clientes para que estos hechos no ocurran, lo que evitarán además para no acrecentar sus costos.

A partir del artículo 52 bis de la ley 24.240 y la interpretación analizada en este trabajo se abriría una alternativa de solución a la problemática de la piratería e infracciones en IP que habrá que discutir y consensuar para finalmente sancionar como una ley y que signifique incorporar las multas civiles en IP, las que no tendrán naturaleza penal ni resarcitoria, sino disuasiva.

El daño punitivo en el proyecto de reforma del Código Civil.

Finalmente no podemos dejar de hacer una referencia al proyecto de reforma del código civil que en su artículo 1714 establece una sanción pecuniaria disuasiva al otorgar al juez atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas..

Se destaca que el artículo 14 inc. c) establece que los derechos de incidencia colectiva, son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Creemos que la naturaleza jurídica de este instituto, subyacente en la reforma, contradice el avance del artículo 52 bis y vuelve en cierta forma al carácter punitivo del instituto propio del art. 1587 del anterior proyecto de reforma, tornándose, fundadamente criticable por quienes se oponen a este instituto desde una perspectiva constitucional.

La norma, si bien busca la disuasión, claramente lo hace desde la punición en tanto exige una conducta reprochable, lo que significa la existencia de dolo o culpa del autor, con sus consiguientes problemas de prueba.

Tampoco habría posibilidad de asegurar el riesgo como fuera comentado más arriba.

Por otro lado quita el incentivo al actor al determinar que el destino de la pena será fijado por el juez, no dando garantía de compensación alguna a quien lleve adelante la acción.

Por último, y tratando de ser optimistas podría decirse que los titulares de derechos de IP podrían pasar a tener, con la reforma y como afectados, legitimación para actuar contra los infractores, sin perjuicio de las limitaciones ya comentadas. Habrá que ver que amplitud otorgan los jueces al concepto de «afectado».

Conclusiones.

  1. Los daños punitivos tal como fueron sancionados por la ley 24240 en su artículo 52 bis no tienen naturaleza resarcitoria ni de castigo sino exclusivamente disuasiva y no tienen nexo en común con los existentes en EEUU, Inglaterra y tratados por la doctrina y proyectos locales.
  2. Se aplican por hechos graves e independientemente de la conducta de los autores de estos hechos para disuadir los mismos.
  3. Existen numerosos institutos en nuestro derecho cuya única finalidad es la disuasión y que no juzgan acerca de las conductas subyacentes.
  4. Por la problemática en Propiedad Intelectual un instituto similar al sancionado en la ley 24.240 podría resolver muchos de los problemas que hoy no muestran alternativas de solución.
  5. El aseguramiento de estas multas —salvo en los supuesto de dolo en que serían repetibles— además de reducir el riesgo económico de los usuarios incorporaría sujetos obligados a capacitar y reducir el riesgo de cometer infracciones a sus asegurados.
  6. Todo ello sería sin perjuicio de la aplicabilidad de los regímenes indemnizatorios y penales cuando corresponda.
  7. Finalmente, la reforma del código civil no es feliz desde la perspectiva analizada en este comentario y si la misma debe ser tomada como idea rectora del concepto de daño punitivo resultaría repulsiva a nuestra constitución en tanto violaría garantías esenciales existentes en el proceso penal.

(1) Pratte, Pierre, «Le rôle de dommages punitifs en droit québécois». http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/1999-tome-59-2-p445.pdf

(2) Wilkes c. Wood (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; Huckle c. Money (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768;

(3) GERTZ v. ROBERT WELCH, INC., 418 U.S. 323 (1974), en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=418&invol=323

(4) COLOMBRES, Fernando Matías, «Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor», LA LEY, 2008-E, 1159.

(5) PIZARRO, Ramón D., citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 6, Errepar, Buenos Aires 2009.

(6) KEMELMAJER de CARLUCCI, citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 8, Errepar, Buenos Aires 2009.

(7) BUSTAMENTE ALSINA, J. citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 8, Errepar, Buenos Aires 2009.

(8) MARTINOTTI, D., citado por Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 11, Errepar, Buenos Aires 2009.

(9) Demetrio Alejandro Chamatropulos en «Los daños punitivos en Argentina», pág. 21, Errepar, Buenos Aires 2009

(10) En este sentido ver artículo crítico correspondiente a los desvíos del derecho penal de Utarroz, Juan Carlos, El que mata debe morir. Una reflexión sobre el uso (y abuso) del poder simbólico de la víctima en nuesto sistema penal, en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=38962. Este autor no analiza al daño punitivo, pero sus reflexiones, confinadas solamente al ámbito penal son más que elocuentes si se las considera extensivamente.

(11) NUÑEZ, Ricardo, «Derecho penal argentino», t. I, p. 105, Buenos Aires, 1959.

(12) BUSTAMENTE ALSINA, «Los llamados «daños punitivos» son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», L.L.1994-B, 860.

(13) MARTINOTI, Diego F., «Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil de 1998», LA LEY, 2001-F, 1317.

(14) PICASSO, Sebastián, «Sobre los denominados ‘daños punitivos'», LA LEY, 2007-F, 1154.

(15) En REBAUDI BASAVILBASO, Ignacio M. PETTIS, Christian R., «Algunos aspectos del daño punitivo (o multa civil) en el Derecho Argentino», Publicado en: La Ley Online.

(16) HONDA MOTOR CO., LTD., et al., PETITIONERS v. KARL L. OBERG en http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-644.ZO.html

(17) OTAMENDI, Jorge, «Una doctrina anti-marcas» en LA LEY 24/08/2009, 10.

(18) ELORDUY TAUBMANN, Juan M., «Economía y empresa. Manual de Eficacia». Ed. Everest. León. 1998, citado por Ghersi, Carlos A. en «Obligación social de seguridad. Una sentencia de la C.S.J.N. con trascendencia para el derecho de daños» publicado en LA LEY, 2008-D, 265.

(19) Art. 1081. La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Art. 1082. Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren.



Información Relacionada

Voces: PROPIEDAD INTELECTUAL ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO PUNITIVO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DE AUTOR ~ OBRA INTELECTUAL ~ MARCAS ~ USO INDEBIDO ~ USO DE LA MARCA ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ MULTA ~ GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ~ DERECHO DE PROPIEDAD ~ PIRATERÍA ~ DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ~ CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ~ CÓDIGO CIVIL ~ UNIFICACIÓN CIVIL Y COMERCIAL ~ PROYECTOS DE REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL ~ REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

Los daños punitivos en la propiedad intelectual2018-02-15T15:02:00+00:00

La indemnización por daño en el uso indebido de marcas ajenas

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: DCCyE 2012 (febrero), 01/02/2012, 287
Cita Online: AR/DOC/363/2012


 

En el proceso cuya sentencia comentamos, El Trust Joyero y Relojero SA, titular de marcas registradas en Argentina, inicia una acción de cese de uso y daños y perjuicios contra el demandado, quien lo reconviene por caducidad.

Tres son las cuestiones que deben resolverse en autos: en primer lugar si existe caducidad de las marcas de la actora, que en caso afirmativo impide todo ulterior tratamiento de las demás cuestiones por falta de legitimación de la misma, en tanto no tendría título para exigir un cese de uso ni una indemnización por daños y perjuicios.

Solo de no proceder la caducidad entonces el juez debería avocarse a la existencia o no de infracción marcaria y en caso de existir hacer lugar al cese de uso por parte de la demandada de dichos signos. Por último, corresponde el análisis relativo a la procedencia o no daños y perjuicios.

En primera instancia se declara la caducidad de las marcas por falta de uso cuestión que es revocada en Cámara dando lugar al tratamiento del cese de uso solicitado y de los daños y perjuicios.

Una primera curiosidad que surge del tratamiento del tema es que no se haya invocado el uso como nombre comercial de la denominación «El trust joyero y relojero» para resistir el planteo de caducidad.

En efecto, el artículo 26 de la ley de marcas establece en su segundo párrafo que «No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad». Lamentablemente la información contenida en la sentencia no alcanza a dar una respuesta a este interrogante, pero sirve como recordatorio para el análisis ante un planteo de caducidad.

Revocada la sentencia en cuanto a esta primera cuestión la Cámara considera que efectivamente existió uso indebido de marca y ordena el cese de uso de tales signos para evitar así la continuidad en la comisión del delito.

La tercera cuestión es la que a nuestro juicio ofrece más interés en lo que al análisis se refiere ya que las condenas económicas al infractor aparecen para muchos como un daño punitivo de creación pretoriana, mientras que para otros son una decisión lógica ante un hecho de difícil prueba.

La decisión de autos abre nuevamente el debate entre estas dos posturas: Aquella que considera que el juez puede determinar en forma prudente el perjuicio más allá de que no exista prueba acabada del mismo (1) (como se postula en autos) y la posición opuesta que criticando un fallo sostiene que el juez no tiene facultades para la determinación del daño más allá de la efectiva prueba del mismo producida en el expediente. (2)

La realidad es que quien falsifica una marca y comercializa productos con la misma aprovecha del prestigio ajeno en su propio beneficio. Si la marca que falsifica tiene renombre —y lo normal es que ello sea así ya que nadie falsifica marcas desconocidas— la relación de cantidad que pueda existir entre los productos comercializados por el falsificador y aquellos comercializados por su titular debería ser abismal. Es difícil entonces poder sostener que tal accionar pueda dañar económicamente al titular de la marca y que pese a que lo dañe éste no pueda demostrar el perjuicio que se le causa.

Analógicamente podría sostenerse que si intentamos contaminar el mar con una botella de residuos difícilmente podamos llegar a sostener que nuestra conducta ilícita dañe el medio ambiente. En cambio no se hace difícil demostrar el daño que se ha producido al Riachuelo por el hecho de verter residuos en grandes escalas. El supuesto en el mar no podrá ser demostrable pues seguramente no exista daño, más allá de la conducta ilícita de verter residuos. En el supuesto del Riachuelo es muy simple demostrar el daño en tanto el río está efectivamente contaminado.

El problema reside en cómo terminar con estas conductas ilícitas relativas a la falsificación marcaria, o sea, que no se repitan, que no sean un buen negocio sin riesgo para el infractor. Enseguida surge la referencia al derecho penal. Pero éste no termina siendo aplicable en la práctica pese a existir normativa expresa que establece sanciones para los supuestos de falsificación y ello porque los jueces interpretan la ley penal en forma benigna para que nadie vaya preso por cuestiones meramente económicas. (3) Quizás acertadamente los jueces consideren que la cárcel no es el mejor vehículo para corregir a un individuo si se tiene presente que cuando sale normalmente es peor que cuando entra.

En otras palabras, nadie duda que falsificar una marca es un acto ilícito así como lo es verter residuos en un curso de agua. Son conductas prohibidas por el derecho y respecto de las cuales se pueden obtener órdenes judiciales para lograr que las mismas cesen.

Otra cuestión es la aseveración de que por el hecho de existir la conducta ilícita se haya producido daño cuando además éste no puede ser probado.

De la misma forma que afirmar que no existe delito cuando se falsifica una marca es una interpretación forzada de la norma penal, la afirmación de que toda falsificación de marca produce daño pero que éste es difícil de demostrar, es también otra interpretación forzada, esta vez del derecho civil. Desde esta perspectiva no habría entonces causa jurídica para sostener que el juez tenga facultades para determinarlo sin que exista prueba de ello en el expediente.

Sin embargo ninguna de estas interpretaciones, aún cuando puedan considerarse equivocadas, produce un perjuicio grave a la víctima. En el supuesto de la aplicación de la ley penal la interpretación creativa pretoriana propiciada lo beneficia ya que exime la conducta de pena y en el supuesto de la interpretación pretoriana del código civil termina quitándole a la víctima parte de algo que, de no haber actuado ilícitamente, no habría conseguido en absoluto.

Quizás el fundamento jurídico de estos fallos no deba tanto buscarse en la norma y su interpretación sino en la virtud de prudencia que nuestros jueces tienen al buscar la solución más justa a cada caso.

(1) Civil y Com. sala III, mayo 17-1991, «Afrika Cueros S.A. c. Sacatex S.R.L.», LA LEY, 1991-E, 327, con nota de O’ FARRELL, Ernesto, del criterio del tribunal.

(2) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (CNCiv.) (SalaB) ~ 1991/08/20 ~ Lincoln Hotel S. A. c. Aries Cinematográfica Argentina. Publicado en: LA LEY, 1994-A, 505 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 883 con nota de PAPAÑO, Ricardo J.

(3) El bien jurídico protegido en la tutela penal de las marcas CASTRILLO, Carlos V., LA LEY, 2010-B, 8.

 



Información Relacionada

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ USO INDEBIDO ~ MARCAS ~ USO DE LA MARCA ~ INDEMNIZACIÓN ~ EXTINCIÓN DE LA MARCA ~ NOMBRE COMERCIAL ~ DELITO MARCARIO ~ USO DEL NOMBRE COMERCIAL ~ CONFLICTO MARCARIO ~ LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES ~ MARCA REGISTRADA ~ DAÑO PUNITIVO ~ FALSIFICACIÓN DE MARCAS

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II ~ 2011-10-06 ~ El Trust Joyero Relojero S.A. c. Carvallo, Gustavo Sergio y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios 

La indemnización por daño en el uso indebido de marcas ajenas2018-02-15T15:01:22+00:00

Los daños, los frutos y las multas civiles en propiedad intelectual

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: RCyS2012-IX, 115
Cita Online: AR/DOC/3036/2012

 


 

Sumario: I. Introducción.- II. La cuestión a analizar.- III. El Código Civil.- IV. El problema de la infracción en propiedad intelectual y en particular en marcas: la necesidad de regular daños punitivos.- V. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho.

 

I. Introducción

El fallo que comentamos es un interesante caso para analizar las distintas soluciones que corresponden ante las infracciones a los derechos de propiedad intelectual conforme la naturaleza de cada instituto y la imperiosa necesidad de que se legisle acerca de la aplicación de multas civiles, más conocidos como daños punitivos, para disuadir la usurpación de estos derechos cuando el derecho de daños, pese a reparar, no logra ese objetivo.

En este sentido veremos que no es lo mismo la solución jurídica para una marca, que aquella que podría tener la infracción a un derecho de autor o una patente y ello por ser institutos con distinta naturaleza jurídica.

Tampoco el derecho de daños tiene por objetivo primario el de disuadir con la reparación la comisión de ilícitos, en tanto el objetivo del derecho de daños no es la disuasión sino la reparación, por lo que la necesidad lograr sancionar leyes que admitan multas civiles o daños punitivos es evidente y necesaria.

Finalmente queremos destacar que no compartimos el fundamento jurídico para reconocer el derecho indemnizatorio que se fijara en autos, y que se fundamenta haciendo referencia en la doctrina planteada por Jorge Mayo en su artículo publicado en LA LEY, pero reconocemos que nuestro planteo, desde otra perspectiva jurídica, hubiera arribado a la misma solución práctica.

II. La cuestión a analizar

La sentencia a comentar se apoya en un artículo de doctrina del Dr. Jorge Mayo cuyos fundamentos hace suyos al decir «El alcance de los agravios sobre las pautas para retribuir las consecuencias patrimoniales del ilícito tornan aplicable al caso el criterio sustentado por el Dr. Jorge A. Mayo en cuanto distingue dos aspectos que derivan del hecho ilícito, por un lado a la víctima se le ocasiona un daño injusto, y por otro, también puede surgir un enriquecimiento del dañador.

Este autor aclara que el daño siempre significa un menoscabo, ya como daño emergente ya como lucro cesante; en cambio el enriquecimiento no importa detrimento de algo ya incorporado efectiva o potencialmente al patrimonio, destacando que el enriquecimiento resulta ser solamente un plus limitado a lo obtenido por el responsable más allá del daño y que la medida estará dada por el beneficio neto. Sostiene que el responsable del comportamiento lesivo de los derechos de otro no puede estar en ningún caso legitimado a apropiarse el enriquecimiento obtenido con el hecho ilícito.

Concluye en que la reparación tiene como tope los perjuicios indemnizables sufridos por el interesado, mientras que la compensación del enriquecimiento obtenido por el ilícito se apoya en el principio general que veda enriquecerse como fruto de un ilícito a costa del titular del derecho usufructuado (Mayo, Jorge A. «El enriquecimiento obtenido mediante un hecho ilícito», LA LEY, 2005-C, 1018/1021).

La sentencia no da mayores fundamentos salvo los invocados por el autor citado. Cuál sería el principio por el cual el infractor no puede apropiarse del enriquecimiento obtenido por el hecho ilícito? Es necesario recurrir a dicho concepto para justificar tal afirmación?

III. El Código Civil

Las normas de derecho civil obligan a quien se enriquece ilícitamente a hacer entrega de los frutos cuando se haya apoderado de la cosa productora de los mismos de mala fe.

En este sentido dice el artículo 2.438 que el poseedor de mala fe está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir, sacando los gastos de cultivo, cosecha o extracción de los frutos.

Por su parte el artículo 2.330 establece que son cosas accesorias como frutos civiles las que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro, y también las que provienen de la privación del uso de la cosa y que son igualmente frutos civiles los salarios u honorarios del trabajo material, o del trabajo inmaterial de las ciencias.

A su vez el artículo 2.424 establece que los frutos que no se producen sino por la industria del hombre o por la cultura de la tierra, se llaman frutos industriales. Son frutos civiles las rentas que la cosa produce.

Desde esta perspectiva las rentas de las patentes y los derechos de autor son frutos civiles por lo que hay necesidad de recurrir a principios no necesariamente escritos en el código civil para justificar la entrega del producido del ilícito en estos supuestos.

Esta solución no la consideramos aplicable, en el supuesto del uso de una marca ajena, en tanto no creemos que las ganancias que se derivan por su uso puedan reputarse frutos civiles. La marca, a diferencia de la patente y/o el derecho de autor, sólo sirve para comunicar cualidades del producto al que va adherido y no es una cosa en si misma que produzca renta.

Salvo en el supuesto de marcas renombradas, el consumidor no busca adquirir la marca como objetivo primario, sino el producto subyacente a dicha marca, respecto del cual la marca comunica cualidades, acrecentando la confianza y la dinámica de las transacciones.

En efecto, el uso de una marca ajena no determina necesariamente la venta del producto. Las marcas no producen frutos aunque sí es cierto facilitan las ventas de productos y/o servicios. Si quitamos la marca el producto, que es lo que finalmente compra el consumidor, sigue existiendo el objeto buscado por el consumidor, aunque, es cierto, pueda ser menos atractivo.

En cambio si extraemos la invención de cierto producto o procedimiento, o el derecho de autor del mismo, lo más probable es que nos quedemos sin producto o con un producto inútil. Qué sería de un libro, sin su contenido escrito, de un disco si estuviera desprovisto de grabación alguna? Es evidente que el precio que el consumidor paga por ese derecho de autor existente en ese libro o disco es un fruto civil del derecho de autor a nombre de su titular.

De hecho las marcas registradas que no tienen uso no solo carecen casi de valor, sino que no producen fruto alguno. En cambio un derecho de autor o una patente, aún los no comercializados, encierran un objeto de valor en sí mismos y que puede multiplicarse sin agotar la fuente.

IV. El problema de la infracción en propiedad intelectual y en particular en marcas: la necesidad de regular daños punitivos

Como bien se señalara en la sentencia, la ganancia que el negocio de falsificación y usurpación de derechos de propiedad intelectual promete, alienta una gran sofisticación y dificultad para combatir el delito. Todo infractor sabe que, dejando de lado la cuestión penal, su mayor riesgo económico es perder la ganancia obtenida por su actuar ilícito.

Es que aun cuando consideremos que el derecho infringido produzca frutos, como es el caso de la patente y el derecho de autor, el poseedor de mala fe tiene derecho a recuperar los gastos, lo que surge analógicamente del artículo 2438 referido a frutos naturales (1).

Es decir que es muy probable que el ilícito genere ganancias, en tanto no todas las infracciones se persiguen y no siempre podrá demostrarse la infracción cometida.

Además, y como ya vimos, en el supuesto de las marcas no correspondería considerar a la renta un fruto.

Por ello, no sería suficiente con quitarle las ganancias al que comete el ilícito, ya que ello sólo lo dejará en estado de neutralidad respecto de su ecuación económica, no siendo ello suficiente para disuadir la comisión de ilícitos, con la perspectiva de que si la infracción no es perseguida, o la prueba no alcanza a demostrar la existencia de infracción, la ganancia sea factible.

Aquí es donde el daño punitivo funcionaría como disuasivo, siendo perfectamente asimilable a nuestro derecho conforme veremos.

V. La existencia de técnicas jurídico disuasivas en nuestro derecho

Muchos alegarían que ello no es posible ya que se trataría de un castigo propio del código penal, con el riesgo de sancionar dos veces desde distintas perspectivas el mismo hecho, etc.

A tales críticas se contestaría diciendo que además de existir el daño punitivo como tal en el derecho de defensa del consumidor, existen otras técnicas jurídicas disuasivas aunque no hayan sido llamadas daños punitivos.

En este sentido mencionamos las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir conductas y no castigarlas y sólo faltaría que se denominaran daños punitivos.

Además, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico, lo que demuestra que entre el derecho penal y las técnicas de disuasión puede no existir relación alguna.

A lo dicho podemos sumar otros ejemplos propios del derecho público con ciertos impuestos sobre todo los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y las conductas que buscan disuadir no necesariamente son reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar aunque con ello logre disuadir y el código civil que solo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, podría ser una herramienta meramente disuasiva, siendo constitucionalmente válido.

En otras palabras, la clara comprensión del ámbito de actuación de la rama de cada derecho debería limitarnos en la búsqueda de soluciones más allá de lo que cada institución permite, sin por ello dejar de buscar la correcta solución en la sanción de leyes propias de otros institutos.

Así, el derecho de daños seria un derecho reparatario, el penal un derecho punitorio mientras que los llamados daños punitivos junto con otras tantas figuras similares serían propias de un derecho disuasivo.

VI. Conclusión

Una justa composición de intereses como la lograda en la sentencia comentada podría haberse logrado desde la teoría de los frutos y sus consecuencias jurídicas desde la perspectiva de las cosas y las personas involucradas.

La disuasión de las infracciones a la propiedad intelectual precisa de técnicas jurídicas de disuasión, las que hoy no existen en este ámbito.

Las técnicas de disuasión no deben confundirse con el derecho penal ni con el derecho de reparación, aún cuando éstas puedan tener efectos disuasivos.

(1) Artículo 2438. El poseedor de mala fe está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir, sacando los gastos de cultivo, cosecha, o extracción de los frutos.

 


 

Información Relacionada

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ FRUTOS ~ DAÑO PUNITIVO ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ MARCAS ~ PATENTE DE INVENCIÓN ~ DERECHOS DE AUTOR ~ NATURALEZA JURÍDICA ~ ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ~ CÓDIGO CIVIL ~ POSESIÓN DE MALA FE ~ ADQUIRENTE DE MALA FE ~ COSA ACCESORIA ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ ASTREINTES ~ CLAUSULA PENAL ~ INTERÉS PUNITORIO

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L ~ 2012-02-23 ~ Ponfil, Gustavo Gastón c. Telearte S.A LS 83 TV canal 9 s/ daños y perjuicios

Los daños, los frutos y las multas civiles en propiedad intelectual2018-02-15T15:00:49+00:00

Proyecto de ley de canon digital

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: Sup. Act. 29/09/2011, 29/09/2011, 1
Cita Online: AR/DOC/3190/2011

 


 

El canon digital o canon por copia privada es una tasa aplicada a diversos medios de grabación cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada de gestión de derechos de autor.

Este canon serviría como compensación por las copias que se harían de los trabajos referidos en el ámbito privado, y que infringirían la normativa de derecho de autor de no modificarse la misma, tal como se promueve a través del proyecto de los senadores Miguel A. Pichetto y Rubén Giustiniani, el cual podría ser tratado en el Congreso en los próximos días, pese a su inconstitucionalidad, según veremos a continuación.

Lo paradójico es que mientras en España se cuestiona el canon digital por copia privada y se aprueba un pedido de anulación en el Parlamento español, en Argentina se lanza el mismo como novedad y paso superador.

Este proyecto argentino, en su artículo primero, autoriza a las personas físicas a reproducir las obras dramáticas, musicales y audiovisuales, incluyendo las cinematográficas y los fonogramas, sin la necesaria autorización de sus titulares, siempre que se realice una única copia para uso privado y personal del copista y ésta no sea utilizada en forma colectiva ni lucrativa (entre otras limitaciones que no hacen al objeto de la discusión).

Es de destacar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La Constitución protege además a todo autor respecto de sus obras a quien considera propietario exclusivo de su obra, por el término que le acuerde la ley, plazo que salvo excepciones es por toda la vida del autor y 75 años más.

Es decir, que ninguna ley constitucional podría violar el derecho exclusivo del autor sin previamente indemnizarlo. Y es por ello que el proyecto argentino señalado establece un mecanismo de indemnización, sin embargo éste es imperfecto y consecuentemente no llega a todos los autores cuyos derechos puedan ser expropiados por la autorización a hacer copias privadas, dando lugar a una primera inconstitucionalidad de la norma.

En efecto, toda copia privada quedaría autorizada por este proyecto, pero por falencias del mecanismo sólo los autores inscriptos en AADI, ARGENTORES, CAPIF, DAC, SADAIC, SAGAI y SAVA (entidades gestoras), serían los que cobren alguna indemnización.

Todos los autores desconocidos cuyo derecho de exclusividad sea expropiado por este proyecto de ley cuando sea sancionado y promulgado no cobrarán nunca su respectiva indemnización, por lo que respecto de todos ellos este proyecto es inconstitucional. Imagine el lector la cantidad de supuestos que no serían cubiertos por el canon digital, en tanto el registro de las obras no es un requerimiento para su protección conforme lo establece la Convención de Berna citada por el mismo proyecto

Pero allí no terminan las inconsistencias. Conforme el proyecto, la copia sólo puede ser realizada por una persona física, no por una persona jurídica, lo que dejaría de lado a cualquier empresa, pero son las empresas quienes más gastan en medios de grabación y reproducción y quienes más aportarían en concepto de canon digital.

Además, la copia, según el proyecto, tiene que ser para uso privado para ser legal y ello debe interpretarse restrictivamente conforme aclara el proyecto de ley. Si tenemos en cuenta que todo acto realizado por un comerciante se presume oneroso conforme el Código de Comercio descubrimos que además de las personas jurídicas que no son personas físicas existe otro universo de personas para quienes la copia privada sería un ilícito y pese a ello deberían pagar el canon digital.

Es que respecto de ellos, y como el canon no es un impuesto, ni una tasa ni una contribución, estaríamos frente a una confiscación, la que conforme el artículo 17 de la CN ha quedado borrada para siempre del Código Penal Argentino.

Esto no es ninguna novedad, ya fue observado en Europa por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso «Padawan» en octubre de 2010, al declarar legal el canon digital sólo respecto de los particulares, exceptuando empresas y profesionales.

Es decir, que el proyectado flamante impuesto agravia por igual los derechos de autores y de no autores. Es de esperar, que la seguridad jurídica de la que no gozan los autores cuando ven violados sus derechos de propiedad intelectual no degenere en una nueva violación, esta vez hacia quienes no son autores de obras.

 


 

Información Relacionada

Voces: DERECHOS DE AUTOR ~ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ~ DERECHO DE PROPIEDAD ~ INTERNET ~ LEY NACIONAL ~ SANCIÓN ~ OBRA MUSICAL ~ LEY ~ CIENCIA Y TECNOLOGÍA ~ REPRODUCCIÓN DE LA OBRA ~ LEY PENAL ~ SOFTWARE ~ PLAGIO ~ SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ AUTOR DE LA OBRA ~ TASAS ~ AUTORIZACIÓN DEL AUTOR ~ REPRODUCCIONES DE GRABACIONES DISCOGRÁFICAS ~ OBRA ARTÍSTICA ~ PUBLICIDAD DE LA OBRA ~ OBRA INTELECTUAL ~ OBRA LITERARIA ~ COPIA ~ PERSONA JURÍDICA ~ DELITO ~ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ~ CONFISCACIÓN

Proyecto de ley de canon digital2018-02-15T17:37:53+00:00

El bien jurídico protegido en la tutela penal de las marcas

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 22/02/2010, 22/02/2010, 6 – LA LEY2010-B, 8
Cita Online: AR/DOC/636/2010


 

En la leyenda de Guillermo Tell, se narra que Hermann Gessler, gobernador austríaco que ocupaba el territorio suizo, en una ocasión expuso su sombrero en el suelo bajo el tilo de Altdorf e hizo saber a la población que tenían que prestarle reverencia cada vez que pasaran ante él, porque el sombrero era lo mismo que si estuviera el gobernador en persona; Tell precisamente fue detenido y castigado por negarse a doblar la rodilla ante el símbolo del tirano, pero luego logró escapar y matar al gobernador, encabezando la rebelión de los suizos contra Austria». (1)

El profesor Claus Roxin utiliza el ejemplo del sombrero de Gessler para recordar que no se puede exigir bajo pena al ciudadano que tribute reverencia a algo como el sombrero de Gessler o a otro símbolo cualquiera; pues ello ni sirve a la libertad del individuo en un Estado liberal ni para la capacidad funcional de un sistema social basado en tales principios. (2)

Quizá el fallo comentado haya tenido presente la filosofía subyacente en la leyenda y haya considerado que, más allá de las críticas publicadas a un fallo análogo, (3) los argumentos oportunamente esbozados para considerar atípico el delito de falsificación de marcas en dicho supuesto eran correctos y debían mantenerse.

Quizás para la Sala II, la tutela penal de marcas registradas debería ser considerada en ciertos supuestos como el sombrero de Gessler.

No compartimos este criterio, y no ya desde la perspectiva de la crítica oportunamente efectuada, sino desde aquella que obliga a considerar el bien jurídico protegido por la norma y que consideramos la Cámara equivoca en cuanto a la interpretación.

Y como señalaba Soler citando a Mezger, «… interpretar no es más que indagar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real». (4)

La interpretación es una operación lógica consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a la hipótesis dada. (5) Interpretar es una operación que consiste en buscar no cualquier voluntad que la ley pueda tener, sino la verdadera. (6)

El fallo, a nuestro criterio, considera equivocadamente que no existe afectación del bien jurídico en tanto no existe posibilidad de confusión para el público consumidor. Aún cuando la Cámara rescata la exposición de motivos relativa al tipo y su relación con la confianza pública (bien jurídico protegido), equivocaría su razonamiento al no identificar adecuadamente el bien jurídico protegido del tipo penal en examen, a saber: la fe pública.

La fe pública no está constituída por cualquier forma de confianza de un particular en otro particular sino que es la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos o signos o formas exteriores. (7) Es claramente un delito de peligro que no requiere para su consumación daño alguno.

Tengamos presente que las marcas registradas son inscriptas luego de un proceso en un registro público del Estado Nacional a cargo de una entidad autárquica como es el INPI. En dicho proceso la marca es publicada y los terceros pueden oponerse a la misma además que el propio Estado puede objetar su registro de considerar que la misma sea contraria a la ley. (8)

Es decir que una marca registrada es un signo que goza de la garantía estatal, de la fe estatal, por lo que no corresponde que otro poder estatal desconozca la potestad fedataria del Estado y no sancione penalmente a quien pusiera en peligro esta garantía con el simple argumento de que el consumidor no puede ser engañado por que la mercadería fuera de baja calidad o de bajo precio pese a que el signo imitado sea idéntico.

Ya la Sala I afirmó en su oportunidad que ni la calidad ni el precio pueden constituir per se la esencia de la protección jurídica de una marca, en la medida en que sus mismos titulares pueden elaborar -y de hecho sucede- productos de distintas calidades y precios según el mercado que se quiera abarcar, (9) contrariando así el argumento de la Sala II en este fallo. Ello no significa que la calidad no pueda llevar además a supuestos de fraude (art. 172 del CP) y que pueda existir concurso ideal de delitos con el de falsificación, pero no por ello se puede dejar de diferenciar el bien jurídico protegido en cada caso.

En efecto, si bien es cierto que el bien jurídico del delito establecido en la ley 22.362 (delito contra la fe pública) es similar al propio del delito de fraude (que tiene a la propiedad como bien jurídico protegido), en cuanto a que también requiere de falsedades, las del fraude se plasman en una «mise en scène» y requieren de un perjuicio a la víctima del delito, todos extremos que no deben existir en el delito de falsificación que es de mero peligro. El delito de falsificación sólo exige cierto «éxito» en cuanto a la imitación del modelo para su configuración.

Extendiendo análogamente los argumentos, a nuestro juicio equivocados, del fallo a la falsificación de moneda, la tipificación del delito dependería de las circunstancias de puesta en circulación o de quién habría sido la persona que ha pagado con el billete falso, ya que desde esta perspectiva (el fraude) habría que analizar la entidad de los hechos (mise en scène), lo que desde ya no es un requisito del tipo en relación con el bien jurídico protegido (la fe pública).

Si uno cobrara cierto dinero de noche, en una zona alejada y de quien no tiene referencias no habría delito de falsificación según esta interpretación de la Cámara ya que por las circunstancias indicadas sería de presumir que el dinero en cuestión podría ser falso. Será efectivamente una buena defensa para el delito de fraude, pero no sería adecuada para el delito de falsificación cuyo bien jurídico a proteger es distinto.

Téngase presente que la característica de los delitos contra la fe pública radica en imitar formas y no crearlas. La creación de formas es típica del fraude mientras que la imitación respecto de un modelo preestablecido es la característica de la falsificación.

El delito de falsificación no requiere de otros hechos o circunstancias más que los relativos a la firme voluntad imitativa del delincuente y la expendibilidad del signo falsificado. (10) Es decir debe haber voluntad de imitar (de lo contrario podrá haber delito de fraude ante la creación de signos que se denuncien como valiosos pero no falsificación) y debe existir una obra que haya logrado cierto éxito artístico.

Los argumentos relativos a que debe existir concreta posibilidad de engaño o perjuicio de dimensiones considerables cuando el delito es conocido por prevención policial y no actuación del titular de marca son otra muestra, a nuestro entender, del error incurrido. La Cámara (en la argumentación del vocal Dr. Farah) sostiene que en este supuesto no correspondería hacer viable la prosecución penal, pues no aparecería el ‘fin’ que justifica y da sentido a la injerencia penal en la libertad de acción del individuo equivocando el bien jurídico a proteger (propiedad en cambio de fe pública).

Un último argumento inatendible y que es propio de política criminal descalificaría al fallo analizado y es el relativo a que se estarían mal utilizando recursos escasos del Estado que deberían usarse para combatir conductas delictivas más graves (argumentación del vocal Dr. Farah).

Es cierto que un homicidio es mucho más grave que una infracción marcaria, pero si el Estado ha decido que la fe pública y la integridad física de las personas son dos bienes jurídicos que deben protegerse no se comprende porqué un juez puede negarse a ello en alguno de los supuestos.

Es decir que el fallo comentado sería equivocado en cuanto a sus fundamentos por equivocar el bien jurídico a proteger. Sin embargo debe reconocerse (y este sí es un mensaje implícito que se lee en el fallo) que quizá la privación de la libertad no sea el mejor remedio para la lucha contra cualquier delito de propiedad intelectual, primero por el costo que el proceso penal significa para el Estado y segundo porque no se garantiza la punición de los verdaderos culpables, sino de quienes necesitados de trabajar (o «perejiles» en la jerga), comercializan los productos falsificados por otros.

Desde esta perspectiva la alternativa debería ser la de comenzar por disuadir la ocurrencia de los mismos, lo que se facilitaría con la sanción de la figura del daño punitivo, y ello no como castigo alternativo de tipo penal, sino como medida disuasiva de naturaleza civil. Luego, y subsidiariamente, estaría la tutela del derecho penal.

El objetivo de un instituto disuasivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requeriría de una conducta reprochable, sino que podría bastar una mera falta a los derechos de propiedad industrial o intelectual (en adelante IP) para su aplicación, en la medida en que ello consiga el buscado efecto de disuadir la comisión de estos ilícitos.

Anticipándonos a la crítica de aquellos que ven una naturaleza punitiva en el daño punitivo se señala como ejemplo claro de disuasión al impuesto aduanero. El mismo eleva el costo de importación de un producto con el objeto de disuadir la importación del mismo, y sin que pueda afirmarse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador (punición, reprochabilidad). Esta misma argumentación es la que debe considerarse en la interpretación de la naturaleza jurídica del daño punitivo.

En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro. También en derecho laboral los diversos montos fijados por la ley por despido de trabajadores y mujeres embarazadas lejos de tener un carácter sancionatorio tienen un carácter disuasivo.

Aceptando esta naturaleza jurídica disuasiva y no punitiva de la técnica jurídica empleada la misma se podría aplicar aun prescindiendo del dolo o culpa respecto del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Sólo se consideraría el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de la ocurrencia del mismo lo que determine la aplicación de la multa y su cuantía ya que sólo lo previsible es lo que se puede disuadir.

A partir de un instituto similar al establecido por el artículo 52 bis de la ley 24.240 (cuyo desarrollo excede el objeto de este trabajo) se debería lograr enmarcar la problemática de la piratería y las infracciones en IP, reduciéndolas en cierta entidad, y reservando sí como tutela subsidiaria al derecho penal.

Quizás la aplicación de estas normas penales hoy discutidas se tornen excepcionales teniendo en cuenta el efecto disuasivo que se consiga con el instituto que se propone, de todas formas, hasta que ello ocurra, los jueces no pueden sino aplicar el derecho tal como ha sido sancionado por el legislador, interpretando el bien jurídico protegido, lo que desde nuestra perspectiva no ha sucedido en el fallo comentado.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 

(1) ROXIN, Claus, Derecho Penal Parte General, T. I, Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito. Madrid, Civitas, 1997, Traducción de la 2ª ed. alemana, p. 56, citado por José Urquizo Olaechea en El bien jurídico, en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cathedra/1998_n3/El_Bi_Jur.htm

 

(2) ROXIN, Claus, Derecho Penal Parte General, T. I, Ob. cit. p. 56 citado por José Urquizo Olaechea en El bien jurídico, en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cathedra/1998_n3/El_Bi_Jur.htm

 

(3) Comentarios del Dr. Jorge Otamendi al fallo «Sosa, Gabriel Antonio» de fecha 26 de mayo de 2009, LA LEY, 2009-E, 198.

 

(4) Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, t. 1, p. 142, TEA, 1953.

 

(5) Sebastián Soler, obra citada, p. 143.

 

(6) Sebastían Soler, obra citada, p. 144.

 

(7) Pessina, citado por Sebastián Soler, obra citada, t. V, p. 306.

 

(8) Ley 22.362, art. 10 a 20 (Adla, XLI-A, 58).

 

(9) Mirenda Luis A. s/procesamiento, Causa n° 30.354 C.Crim. y Correc. Fed., sala I, 21/5/1999.

 

(10) Sebastián Soler, obra citada, t. V, p. 326.


 

Información Relacionada

Voces: DELITO MARCARIO ~ FALSIFICACIÓN DE MARCAS ~ TIPICIDAD ~ MARCAS ~ BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ~ DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II (CNFedCrimyCorrec)(SalaII) CNFed. Crim. y Correc., sala II ~ 2009-11-10 ~ Bautista del Rosario, Cesar Daniel 

 

 

El bien jurídico protegido en la tutela penal de las marcas2018-02-15T14:59:39+00:00

Responsabilidad civil de los buscadores de Internet

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 11/01/2010, 11/01/2010, 1 – LA LEY2010-A, 897
Cita Online: AR/DOC/3646/2009


 

Sumario: I. Introducción. II. La responsabilidad civil. III. La responsabilidad civil ante los nuevos desafíos de la ciencia. IV. Internet en la legislación en el Derecho Comparado. V. Conclusiones.

 

 Nuestra Constitución Nacional y nuestro Código Civil son ricos en herramientas para resolver cuestiones de responsabilidad en la era de la nueva tecnología sin perjuicio de que sería muy importante contar con una legislación especial que se ocupe de reglamentar estos principios para evitar interpretaciones contradictorias.

I. Introducción

Con fecha 29 de julio de 2009 se ha dictado en la Argentina el primer fallo relativo a la responsabilidad de los buscadores en internet.

Si bien es un fallo de primera instancia que seguramente sea apelado y decidido por la Cámara hemos considerado oportuno un análisis de la problemática por lo novedoso de la materia —aunque no deje de ser una cuestión de responsabilidad civil, como seguidamente veremos—.

En el caso de autos existieron dos pretensiones esgrimidas por la actora pero nos ocuparemos en esta instancia solamente de la problemática relativa a la primera, que consideramos medular.

En efecto, por un lado encontramos la pretensión relativa a la responsabilidad de los buscadores por la facilitación de acceso a sitios de contenido pornográfico y por el otro la relativa al uso comercial y no autorizado de la imagen a través de la reproducción de fotografías en el sistema de búsqueda por imágenes. Son dos cuestiones absolutamente distintas y que merecen un análisis distinto. Es que en una la responsabilidad tendría su fundamento en haber posibilitado —por supuesta omisión— la conducta ilícita —aunque no flagrante— del tercero, mientras que en la otra el fundamento es la responsabilidad por el hecho propio.

Como el objetivo de esta crítica no es la solución del caso sino el análisis de la problemática a la luz del derecho, analizaremos los hechos en cuanto a la pretensión referida, para lo que haremos un repaso del artículo 19 de la Constitución Nacional y de los distintos presupuestos para que exista responsabilidad civil, para luego analizar las respuestas en el derecho comparado y finalmente sintetizar todo lo expuesto en las conclusiones.

II. La responsabilidad civil

Es común hoy encontrar el fundamento de la responsabilidad toda vez que aparezca violado el deber genérico de no dañar alterum non laedere que estaría consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional.

Lamentablemente a la letra del artículo 19 de la CN se le ha dado tal interpretación que hoy en día los jueces parecen no justificar más sus decisiones en el Código Civil sino que desde la existencia del daño se busca en la cadena de causalidad al primer sujeto de derecho con posibilidad de responder («deep pockets» se diría en inglés) y sin importar demasiado si estamos ante un hecho humano o un acto, si las consecuencias sean inmediatas, mediatas, causales o remotas, si estamos ante un acto o una omisión y/o si existía o no una obligación legal de actuar, se lo hace responsable por el solo hecho de ser solvente.

Es más, ni siquiera se hace una completa lectura del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ante una omisión cuyo acto omitido no está establecido por la ley los jueces interpretan curiosamente como «mandato de no dañar» el párrafo del artículo 19 que simplemente establece que «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados». En esta lectura omiten toda referencia al párrafo que sigue a continuación en el mismo artículo 19 y que reza «Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

Tampoco se tiene en cuenta que el artículo 19 hace referencia a actos y que las omisiones expresamente quedan fuera del mismo con la expresa aclaración del segundo párrafo ya comentado.

Por ello no sería el deber genérico de no dañar el que fundamenta la responsabilidad civil, ya que el propio artículo 19 se encarga de eximir la responsabilidad en los supuestos de omisión no legislados, sino que ella debería fundamentarse en la conducta antijurídica de un sujeto de derecho realizada con dolo o culpa en los supuestos de responsabilidad subjetiva o cuando exista responsabilidad objetiva en los casos que ella proceda o cuando exista un mandato legal en el supuesto de omisiones, todos supuestos que además deben producir daño en un tercero para que exista acción civil. (1)

Quizás, la necesidad de que exista daño para que en derecho civil —a diferencia del penal— una conducta sea punible, sea lo que ha llevado a la jurisprudencia a invertir la pirámide en el razonamiento y considerar que, salvo contadas excepciones, toda vez que existe daño debe existir la posibilidad de encontrar algún responsable solvente.

Si bien es esperable que todo daño algún día encuentre reparación, no será el código civil su fundamento ni la consecuente responsabilidad de un sujeto de derecho, sino la seguridad social en el ámbito del derecho público, tal como se pretendiera con el régimen de los accidentes de trabajo y las ART, régimen que nunca fuera comprendido por nuestros tribunales, incomprensión que nos hemos ocupado de criticar en otros trabajos. (2)

Por ello, y comenzando por la acción y no por el resultado, debemos tener en cuenta que no todo sujeto de derecho en una cadena de causalidad debe responder por el daño que sufra un tercero y que no todo tercero que sufra un daño necesariamente encontrará un sujeto de derecho que responda por él.

Conforme el código civil es preciso que la conducta analizada sea antijurídica y que a la misma pueda imputársele dolo, culpa (3) o exista un presupuesto de responsabilidad objetiva por él que deba responder (4) o que exista una norma que obligue a la conducta omitida en los supuestos de daños por omisión. (5)

Obsérvese que hasta el artículo 1109, relativo a la responsabilidad extracontractual por negligencia, requiere de actos y no se refiere a las omisiones como fundamento de la responsabilidad. Las omisiones cuando la conducta omitida está legislada como obligación no generan responsabilidad por el artículo 1109 sino por lo dispuesto en el artículo 505 en sus respectivos incisos. (6)

Analicemos ahora otros dos supuestos de responsabilidad civil, me refiero a la equidad en primer término y a la responsabilidad por riesgo objetivo o por la conducta de un tercero.

La primera la encontramos en el artículo 907 del CC. (7) El juez puede hacer soportar el daño al autor de un hecho humano involuntario, sólo si se hubiese enriquecido y hasta el límite del enriquecimiento o si disfrutase de una gran fortuna en relación a la víctima (claro ejemplo de equidad).

La otra excepción es la relativa a la responsabilidad por las personas y objetos a cargo de un sujeto de derecho. Por ejemplo en el caso de los daños a terceros causados por niños la carga es originalmente impuesta a los padres (art. 1114 CC), (8) en el caso de los dependientes, a sus patrones (art. 1113) (9) y en el de cosas riesgosas, a sus dueños o guardianes (art. 1113 segundo párrafo). (10) En ellos no hay dolo o culpa, sino un deber objetivo de garantía por quien incorpora el riesgo a la sociedad, inconsultamente en tanto no hay convención, y lo tiene a su guarda y como consecuencia de ese riesgo propio de la cosa daña a un tercero en su persona o patrimonio. Esa es la razón por la que el artículo 1107 considera inaplicable el artículo 1113 a las relaciones contractuales, salvo dolo, en tanto la responsabilidad objetiva presupone una garantía ante un riesgo no aceptado o impuesto inconsultamente. (11)

Es que la ley impone obligaciones y responsabilidad pues los terceros no eligen sufrir los riesgos generados por la conducta de menores, dependientes o cosas riesgosas y es por ello que el sujeto a cargo de ellos debe responder por los daños que efectivamente provoquen. Distinto es si existe un contrato con el tercero que involucre tales riesgos. Allí el riesgo es asumido por la existencia de la convención, en tanto el tercero tiene la libertad de no contratar y no asumir los riesgos (v.g. limitación impuesta por el 1107 del CC).

Pero para que exista responsabilidad por el hecho de un tercero o por cosa riesgosa es necesario primero que ello esté normado y segundo, en el supuesto de riesgo, que la cosa misma sea activamente riesgosa como lo sería una máquina, un explosivo, la energía nuclear, etc. Resulta poco probable que un buscador de internet sea riesgoso en sí a los efectos de las pretensiones de autos y no existe norma que obligue a responder por la conducta de un tercero en internet.

Internet, funcionando adecuadamente en principio no debería ser una cosa riesgosa. Los daños que se producen no tendrían su causa en el riesgo de Internet sino en la actuación voluntaria de algún sujeto de derecho que la aprovecha conforme su eficiente funcionamiento y sin el consentimiento expreso de su titular para el acto en cuestión. (12)

Analicemos ahora el supuesto de responsabilidad subjetiva. Establece el código civil que para que exista causalidad jurídica el agente productor del daño al accionar, debe haber ejecutado con discernimiento, intención y libertad. (13)

El discernimiento nos lleva a una cuestión de conocimiento, el que a su vez se ve enriquecido por la experiencia. Los artículos 902 (14)  a 906 (15) del CC se ocupan luego de enmarcar hasta donde es posible llevar las consecuencias de un acto con causa en el discernimiento.

En este sentido el artículo 902 echa luz sobre este tema al establecer que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Sin embargo el mayor deber de prudencia puede ser una cuestión opinable y discutible y extremadamente dependiente de la cultura del sujeto productor del daño, de la sociedad que lo soporta y obviamente del avance de la ciencia.

Por ellos los reglamentos en cada actividad y los usos y costumbres resultan tan importantes a la hora de establecer si existe o no responsabilidad civil. Cada actividad tiene su conjunto de normas de qué no debe hacerse para evitar el riesgo de causar daños a terceros (o sea para evitar el acaecimiento de consecuencias, no deseadas como consecuencia del propio actuar). Estas obligaciones, muchas veces recogidos en reglamentos, usos y costumbres o por qué no, jurisprudencia, determinan cuáles son las consecuencias esperables (mediatas o inmediatas) de ciertos actos y qué medidas tomar para impedir o disminuir el riesgo de su ocurrencia dando contenido al artículo 902 del CC delimitando qué debe considerarse una consecuencia mediata, que una mediata, que una remota y que una casual.

Sin embargo reiteramos, el artículo 902 se refiere a hechos, no a omisiones, las que están contempladas en el artículo 1074 del CC (16) y sólo cuando la ley obliga a actuar las consecuencias del incumplimiento se rigen por el artículo 505 del CC.

Para que un acto sea voluntario debe además ser intencionado y libre. La falta de intención que puede tornar en involuntario un acto es aquélla que teniendo conciencia que al actuar se pueden estar incumpliendo obligaciones que impedirían la ocurrencia de todo daño lo hace para rescatar bienes mayores (v.g. libertad de prensa en su expresión más amplia).

El creador del automóvil rápidamente pudo deducir que su creación podría producir accidentes con daños personales. No podía evitar discernir estos aspectos negativos de su creación, pero su intención no era producir males, sino favorecer las comunicaciones y el confort. No tenía intención de generar riesgos de daños y los mismos podían y debían ser evitados por los usuarios de esta creación. Tampoco tiene intención quien fabrica drogas para la salud humana y sabe que existe un riesgo, de que gente las mal utilice, o que en manos equivocadas produzcan daños graves en terceros.

La intención, además tiene grados. Ello se ve claramente en lo que se refiere a los actos ilícitos (especie de los actos voluntarios) en que la intención puede ser dolosa (queriendo el ilícito) o simplemente culposa, actuando sin prever la ocurrencia del ilícito. Nuevamente, la existencia de obligaciones relativas a lo que no se debe hacer para prevenir daños en terceros es fundamental en cada actividad para establecer el límite entre negligencia y el hecho no intencionado. Aun dentro de la misma actividad no es lo mismo las obligaciones que deben gobernar una situación de emergencia que la que debe gobernar una situación programada. Pero nuevamente, y más allá de los extremos que deben reunirse, la intención como elemento de la voluntad está referida a actos, no a omisiones.

Finalmente la libertad es el último requisito para que un acto sea voluntario. Un sujeto que no es libre es aquél que actúa bajo una fuerza irresistible o bajo condiciones que jurídicamente no está obligado a soportar. Nuevamente la existencia de obligaciones relativas a prevención son los que sirven de marco para evaluar la existencia o no de libertad en el actuar.

Sin embargo, la libertad es un requisito de los actos voluntarios, no de las omisiones, para los que juega el principio más amplio de libertad conforme el art. 19 de la Constitución Nacional: «Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

III. La responsabilidad civil ante los nuevos desafíos de la ciencia

Contrariamente a lo que se pueda suponer, los grandes progresos humanos no han modificado los principios básicos de responsabilidad y por ello con el mismo código se pueden resolver cuestiones tan dispares en tiempo y lugar.

Lo que sí en cambio ha modificado el progreso es la previsibilidad de las consecuencias del actuar y las normas para prevenir los riesgos en particular las nuevas obligaciones que sancionan conductas omitidas.

Sin embargo la prevención como obligación de actuar debe estar legislada conforme lo dispone el artículo 1074 ya visto, e internet no debe ser una excepción, en tanto el artículo 19 de la Constitución Nacional no es un deber de actuar, que supla genéricamente la obligación de conductas omitidas.

Estas obligaciones de actuar, que obligan a no omitir ciertas conductas para evitar el daño, las podemos encontrar cuando existen en el código penal primero y en diversas legislaciones nacionales y provinciales luego.

En el caso de autos se encuentra involucrada además la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional en el art. 14 que establece que todos los habitantes gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y por el art. 32 dispone que el Congreso Federal no podrá dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La Carta Magna protege la expresión del pensamiento por los medios de prensa y de imprenta comprendiendo la libertad de expresión a través de cualquier medio debiendo ser interpretadas estas normas en su acepción más amplia comprensiva de los soportes digitales.

En la doctrina Campillay (Fallos 308:789) la Corte claramente confirmó que un medio no responderá por la difusión de información que pudiera resultar difamatoria para un tercero cuando se propale la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente. Habría que analizar la responsabilidad de los buscadores bajo esta doctrina teniendo en cuenta que éstos solamente se limitaron a reproducir contenidos como índice para permitir su acceso.

IV. Internet en la legislación en el Derecho Comparado

Cuando hacemos un análisis de la legislación extranjera en lo relativo a internet rápidamente extraemos muchos de los principios existentes en nuestro derecho.

Así el artículo 12 de la directiva 2000/31/CE (18) establece que no se pueda considerar al prestador de servicios de internet responsable de los datos transmitidos cuando él

  1. a) no haya originado él mismo la transmisión;
  2. b) no seleccione al destinatario de la transmisión, y
  3. c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

En otras palabras, no se lo responsabiliza por omisiones, sin perjuicio de que tal eximición de responsabilidad no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida. (12.3).

El art.13 relativo a la memoria tampón («Caching») agrega que el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que:

  1. a) el prestador de servicios no modifique la información;
  2. b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;
  3. c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector;
  4. d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información;
  5. e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella sea imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

Nuevamente vemos que existe una exención de responsabilidad ante conductas omisivas en la medida en que las mismas no se transformen en actos (v.g. impedir) pero ello no obsta que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla (13.3).

Frente al alojamiento de datos («Hosting»), y conforme el artículo 14 el prestador de servicios no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

  1. a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
  2. b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Es evidente la existencia de una exención de responsabilidad ante omisiones salvo que existan normas que obliguen a la conducta omitida y sin que ello afecte la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedirla, o que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.

En resumen, la directiva de la Comunidad Económica Europea no hace más que reproducir nuestro artículo 19 de la CN y/o 1066 del CC.

La Digital Milenium Act (EEUU) es similar a la directiva de la CEE con el agregado de que efectivamente establece un procedimiento de retirada de datos denominado «notice and take down» que si fuera legislado en nuestro ordenamiento sería una obligación establecida por la ley (artículo 19 CN), rigiendo respecto de su incumplimiento lo dispuesto en el artículo 505 en sus distintos incisos.

V. Conclusiones

Nuestra Constitución Nacional y nuestro Código Civil son ricos en herramientas para resolver cuestiones de responsabilidad en la era de la nueva tecnología sin perjuicio de que sería muy importante contar con una legislación especial que se ocupe de reglamentar estos principios para evitar interpretaciones contradictorias.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Art. 1067. – No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.

(2) La acción civil por accidentes de trabajo, Carlos V. CASTRILLO, LA LEY, 2003. Accidentes y riesgos del trabajo: Apertura de la vía civil, CASTRILLO, Carlos V., LA LEY 02/08/2004, 6 DJ 2004-3, 92, Un acertado paso formal que abre un futuro incierto … ¿regirá efectivamente el Código Civil en los reclamos por accidentes de trabajo?, CASTRILLO, Carlos V., Sup. Especial LA LEY 2004 (setiembre), 29, El caso «Aquino» y el artículo 39.1 de la ley 24.557. Una interpretación del fallo de Corte favorable al empleador, a la ART y al trabajador, CASTRILLO, Carlos V., LA LEY, 2005-A, 887, Un fallo justo con fundamento jurídico objetable, CASTRILLO, Carlos V., LLPatagonia 2005 (octubre), 1245.

(3) Felix A. TRIGO REPRESAS – Marcelo J. LOPEZ MESA, Tratado de la Responsabilidad Civil, t. 1, p. 48, febrero 2004, La Ley.

En similar criterio se expidió el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil de Córdoba.

(4) Art. 1066. – Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto.

(5) Art. 1074. – Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido.

(6) Art. 505. – Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:

1ro. Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado;

2do. Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor;

3ro. Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

(7) Art. 907. – Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido. Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima.

(8) Art. 1114. – El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.

(9) Art. 1113. – La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

(10) Art. 1113. (Párrafo agregado por Ley 17.711 — Adla, XXVIII-B, 1810—) En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.

(11) Art. 1107. – Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal.

(12) Ver nota anterior.

(13) Art. 900. – Los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.

(14) Art. 902. – Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

(15) Art. 903. – Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.

Art. 904. – Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.

Art. 905. – Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.

Art. 906. – En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.]

(16) Art. 1074. – Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido.

Responsabilidad civil de los buscadores de Internet2018-02-15T14:58:32+00:00

Oposición al registro de la marca

Autores: Castrillo, Carlos V. – Mandrá, Leticia A.
Publicado en: LA LEY 22/12/2009, 22/12/2009, 7 – LA LEY2010-A, 190
Cita Online: AR/DOC/4557/2009


 

Sumario: I. Introducción. II. El fallo comentado. III. Consideraciones. IV. Antecedentes locales a tener en cuenta. V. Conclusiones.

I. Introducción

 

El tema tratado en el fallo comentado, ya ha sido decidido en otras oportunidades desde distintos enfoques, como más abajo veremos, y sin embargo no deja de ser interesante y obliga a seguir reflexionando al respecto. En efecto, contrariamente al argumento que podría desprenderse de lo sostenido por la vencida, la mayor interdependencia y comunicación que genera un mundo globalizado unido por internet, lejos de haber sido considerado como un factor que pueda facilitar la confusión ni siquiera ha sido considerado por los jueces y habrá que preguntarse si además no debería ser considerado un factor que evita la confusión y permite mayor distinción entre marcas hasta ahora reputadas de confundibles en otro contexto.

En efecto, la mayor comunicación y la mayor información, hoy al alcance de muchos, obligan a distinguir donde antes no existía ni posibilidad de comparación. Una madre nunca confunde a sus mellizos gemelos, como tampoco lo hacen cada mujer y/o cada grupo de hijos de cada uno de estos gemelos, y la respuesta es obvia: porque los conocen y tienen la posibilidad de comparación desde el conocimiento profundo que de cada uno tiene de ellos.

Internet y el mundo globalizado nos están haciendo entrar en un terreno de mayor conocimiento, en el que lejos de facilitar la confusión la impiden, y las reglas de comparación deben ser referidas a casos concretos y no en abstracto, ello teniendo en cuenta las circunstancias adjetivas de cada caso. Las decisiones sobre confundibilidad no deberían versar sobre la posibilidad abstracta de confusión sino sobre la posibilidad concreta de ello tal como correctamente sostiene el Dr. Vocos Conesa en su voto. Si bien el fallo no analiza el tema desde la perspectiva que se propone en este prólogo (Internet y la globalización), sí considera a las marcas enfrentadas inconfundibles sobre la base de un análisis concreto del caso y más allá de las similitudes en abstracto que las mismas puedan tener.

Sostenemos que la confusión se acrecienta por el desconocimiento mientras que por conocimiento aumenta la posibilidad de diferenciación. Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de que nombrando a Buenos Aires en el extranjero se asienta diciendo «ah si, Brasil», cuando sólo tiene en común el estar en Sudamérica y ser la capital de un país vecino al nombrado equivocadamente. Para quién, que no conoce una lengua extranjera, todas las voces en esta lengua son similares. El desconocimiento sumado a algunas características comunes genera confusión, por lo que el conocimiento y la mayor información distinguen lejos de confundir, y ello no es ajeno a las marcas y a la forma de resolver estos conflictos.

Este fallo no es aislado en la jurisprudencia, y desestima correctamente el planteo de hacer una excepción al principio de especialidad evitando extender el derecho marcario a clases en donde la marca a proteger no está registrada.

Este mismo análisis pero desde otra perspectiva, sirve también para considerar no confundibles, marcas similares cuando no existe analogía de productos y/o servicios ni potencial interferencia en el mercado pese a superponerse registralmente la cobertura de las marcas comparadas, de lo que también nos ocuparemos y proporcionaremos antecedentes jurisprudenciales.

Finalmente, lo afirmado no debe aplicarse necesariamente al caso de marcas notorias o de alto renombre, en cuyo análisis gobiernan otros principios y que no abordaremos en este comentario, sin perjuicio, de que como veremos, en algunos casos los principios se comparten.

II. El fallo comentado

 

Editorial Buen Vivir SRL solicitó el registro de su marca Buen Vivir en la clase 16 para distinguir exclusivamente «publicaciones en general». A ello se opuso Vinares S.A. por considerar tal signo confundible con sus marcas BONVIVIR de las clases 29, 31, 32, 33, 34 (clases de alimentos, bebidas y artículos de fumador).

No habiendo logrado un acuerdo Buen Vivir S.R.L. inicia demanda por oposición indebida invocando además el uso como parte de su nombre comercial de tal denominación desde el año 1996.

Al contestar demanda la oponente amplía los fundamentos invocando las marcas BONVIVIR.COM inscriptas en las clases 35, 36, 38, 41 y 42, muchas de las cuales no eran utilizadas y eran meramente defensivas.

En primera instancia, y considerando el uso acreditado de la designación como parte del nombre comercial en forma pacífica y ostensible sumado al hecho de que no existía superposición de clases por lo que el principio de especialidad debía gobernar el conflicto, el juez hizo lugar a la demanda y declaró inconfundibles las marcas en cuestión.

La demandada Vinares SA apela la sentencia solicitando se haga excepción al principio de especialidad en que se fundara la resolución, teniendo en cuenta que ella utiliza su marca Bonvivir en un sitio de internet, en el que ofrece sus productos de donde se seguiría la confusión entre publicaciones On Line y publicaciones en papel.

La Cámara, en su análisis y sobre la prueba producida en el expediente, considera delimitado el campo de actuación de la actora en las publicaciones en general, mientras que el de la demandada en la información y venta de productos de calidad para consumidores de alta gama.

Sobre esta base concluye que ninguna de las clases en las que la demandada ha registrado su marca Bonvivir y/o Bonvivir.Com se relaciona con la clase 16 a lo que agrega el hecho de que la demandada nunca intentó registrar su marca en esta clase por lo que decide que no puede prescindir del principio de especialidad en tanto no se perciben interferencias o aproximaciones marcarias contrarias a los fines esenciales de la ley. Se destaca el carácter selecto del público consumidor de Vinares SA y el carácter accidental por el que la demandada apela a impresiones publicitarias para la difusión de los artículos que comercializa por lo que no hay superposición con el negocio de la actora.

III. Consideraciones

 

El fallo ilustra en cuanto a cómo se ha procedido al análisis de la posible confusión de dos signos ampliando o restringiendo su protección conforme se compruebe la existencia de interferencia en los mercados que puedan afectar las sanas prácticas comerciales y/o al público consumidor.

La ampliación del espectro de protección se produce toda vez que se haga una excepción al principio de especialidad marcaria extendiendo así los efectos del registro a productos no cubiertos por éste cuando el riesgo de confusión existe más allá de la existencia de superposición de productos y/o servicios cubiertos.

La restricción (que en realidad no sería tal) se produce toda vez que se declaran inconfundibles marcas similares cuando más allá de la cobertura del registro invocado como fundamento de la oposición, el juez considera que no existe analogía y/o semejanza entre los productos y/o servicios a los que se aplicará la marca en litigio y por ende no existirá riesgo de confusión. O sea analiza la confusión desde una perspectiva concreta y no abstracta.

Ambos casos tienen en común el análisis desde la perspectiva del caso concreto y no desde la comparación abstracta. Y en esta situación concreta a analizar hoy sostenemos que Internet juega y jugará cada vez más un rol decisivo a la luz de la mayor información que resulta accesible al público consumidor y la mayor globalización de los mercados.


IV. Antecedentes locales a tener en cuenta

 

Como mencionáramos más arriba, el fallo comentado no es aislado, y existe toda un línea jurisprudencial acorde con los lineamientos del fallo comentado, ya sea considerando inconfundibles marcas similares cuando no exista interferencia o riesgo de confusión para el consumidor o bien ampliando la cobertura a otros productos y/o clases cuando pueda existir riesgo de confusión

A continuación describiremos algunos fallos desde las dos grandes perspectivas mencionadas: principio de especialidad y marcas de defensa y otras consideraciones que hemos creído interesante señalar.

Principio de especialidad

  1. Confusión indirecta

Se denomina confusión indirecta cuando pese a tratarse de clase distintas se considera que existe riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen de los productos.

Si bien el principio de especialidad es uno de los pilares del sistema marcario argentino, en tanto la tutela de las marcas resulta rigurosa y limitada a la clase en la cual se encontrara registrada, existen situaciones en que se hace excepción de ello.

Intex Marketing Ltd. C. Brahim Hermanos S.A. s/cese de oposición al registro de marca causa N° 21.542/96 CCCF, sala III, 08/08/2000.

En esta causa los magistrados de la mencionada sala III declararon infundado el requerimiento de Cese de Oposición planteado por Intex Marketing Ltd, en virtud de la oposición deducida por Brahim Hermanos S.A. Ésta se había opuesto con su marca Setsport de la clase 25, que era usada para comercializar indumentaria deportiva, al registro de la marca de la actora The Sport Set, solicitada en clase 12 para accesorios para la práctica de los deportes en los cuales la demandada comercializa su indumentaria.

En su voto, el Dr. Eugenio Bulygin confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la oposición fundada. Consideró que existía confusión indirecta entre las marcas, pudiendo el consumidor incurrir en el error respecto de un posible origen común de los productos. Esto así, en tanto hay entre las marcas una vinculación suficiente como para poder provocar, —en caso de que las mismas sean comercializadas bajo la cuestionada marca—, confusión en el público consumidor.

  1. El carácter relativo de los límites del nomenclador

En la causa antes mencionada se reiteró lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la clasificación del nomenclador oficial no traza límites infranqueables para deslindar categóricamente los productos o servicios incluidos en cada clase —porque esa clasificación obedece a múltiples criterios (materia prima, función, similitudes, calidad de sucedáneos de unos productos con respecto a otros, el fin que cumplen, su afinidad comercial, etc.)— que carecen de exactitud matemática, por lo que es normal que en la práctica se advierta la posibilidad de confundir productos encasillados en clases distintas (CSJN, in re «El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación, y Crédito Ltda. c. Ligger Group Inc.» del 16-5-85).

Cuando existe una relación estrecha entre el producto principal, incluido en una categoría del nomenclador, y partes o accesorios de aquél, que están comprendidos en otra clase, debe hacerse excepción al «principio de especialidad» para proteger la marca que singulariza al primero, especialmente cuando se trata de un signo registrado frente a un mero derecho en expectativa. (Cfr. esta sala causa N°19.965/94 del 23-12-97).

  1. Flexibilidad del principio de especialidad cuando el producto principal se encuentra en una clase, pero sus partes accesorias en otra

Wax, Feéix c. Osram GMBH s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 19.965/94, CCCF, Sala III 23/12/97.

Aquí la oposición deducida por Osram GmbH —con su marca Lumilux, de la clase 11— al registro de la marca LUMINEX, de la clase 9, se consideró fundada.

La marca de OSRAM comprende instalaciones de alumbrado dentro de la clase 11, mientras que la marca solicitada tenía como destino la comercialización de llaves de luz dentro de la clase 9. Se consideró clara la estrecha vinculación que existe entre productos ofrecidos, en tanto los productos de la clase 9 constituyen un accesorio necesario para la instalación del los comprendidos en la clase 11.

El Dr. Amadeo en su voto sostuvo que, en tanto si bien el «principio de especialidad» es una regla de importancia, es obvio que en el sub examen no puede prevalecer. Cuando existe una relación estrecha entre el producto principal, incluido en una categoría del nomenclador, y partes o accesorios de aquél, que están comprendidos en otra clase, debe hacerse excepción al «principio de especialidad» para proteger la marca que singulariza al primero, especialmente cuando, como ocurre aquí, se trata de un signo registrado frente a un mero derecho en expectativa.

  1. Nombre comercial

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A y G. c. Magna Quilmes S.A. S/Cese De Uso De Nombre Comercial, Causa N° 16.920/95, CCCF, sala II, 01/04/2003

El Dr. Recondo, en su voto rechazando la demanda, delimitó el alcance que se dará al nombre comercial a los efectos de citarlo como antecedente. El nombre comercial, al igual que la marca, encontrará su principio de especialidad demarcado por la actividad que figurara en su acta constitutiva, respecto de la cual cuenta con autorización para funcionar.

Así, el nombre comercial se adquiere con el uso y únicamente en el ramo en que es efectivamente utilizado y que en el caso de la demandada ya sea como Magna Quilmes SA o Bingo Quilmes.

Es pertinente aplicar un criterio restrictivo —por su naturaleza excepcional— a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (conf. J. Otamendi, Derecho de Marcas, 3 ed., p. 192; CS, Fallos: 248:819 y jurisprudencia citada en nota 160; Sala de Feria, causa 19/2000 del 26.1.00), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca o, como en el caso nombre comercial, que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede.

Pero no debe perderse de vista que la marca y el nombre comercial cumplen funciones distintas e identifican algo diferente: productos o servicios aquélla, y una organización comercial la segunda.

  1. Supuesto de marcas notorias

Calás, Rolando Dante c. Raúl V. Batalles S.A. s/ cese de oposición al registro de marca, causa N° 5110/97, CCCF, sala II, 02/03/2004

El Dr. Eduardo Vocos Conesa, en su voto en la causa de referencia, sostuvo que «la exorbitancia de la marca renombrada y su penetración como oponente en clase distinta es admisible formalmente, pero ello no significa que lo sea sustancialmente; extremo este último que dependerá de que el signo al que se opone debilite su poder distintivo por el efecto del aguamiento o dilución del ensamble marca-producto y se beneficie así con su prestigio (confr. causa 957/99 arriba citada).»

Sin entrar en el análisis del concepto de marca notoria y los extremos que la misma deberá cumplir para ser considerada como tal, se podría decir que una de las condiciones o requisitos para que una marca llegue a alcanzar aquel grado de privilegio poco común de marca notoria, es que haya sido objeto de una intensa publicidad, porque —como señala J. Otamendi— es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado «no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida» (confr. op. cit., pp.355/356). Y Paul Mathely expresa, al respecto, que no basta que una marca sea conocida por un público especializado; para ser notoria es menester que sea conocida por una gran parte del público, esto es, por el conjunto de la población; extremo que exige, al menos, tres elementos: a) cierta antigüedad del signo; b) su empleo difundido; y c) un importante esfuerzo publicitario (confr. «Le droit français des signes distinctives», París 1984, pp. 18/19).

Y puesto, que, al no estar acreditado el carácter «notorio» alegado, no se presenta el riesgo de «dilución» —menos en la especie, ya que existen varias marcas idénticas que pertenecen a otros titulares—; tampoco se da la posibilidad de que la actora intente un espurio aprovechamiento de su prestigio.

Marcas de defensa

  1. Criterio de cotejo en marcas de defensa.

Dowelanco c. Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I. s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 3086, CCCF, sala II 18/5/99

La Cámara Civil y Comercial Federal admitió el cese de oposición a la solicitud de la marca «LASER», planteado con fundamento en la marca «Lazar», ambas en la clase 5 utilizada defensivamente por el laboratorio homónimo.

En este sentido el Dr. Vocos Conesa abordó el tema de las marcas de defensa expresándose de la siguiente manera: «siendo marca de defensa, y aunque la marca es perfectamente legítima, la jurisprudencia ha entendido que su protección no exige el rigor de las marcas en uso o destinadas a ese fin sino una acorde con el propósito perseguido con su registro. Consecuentemente, se ha resuelto que en el cotejo marcario debe ser aplicado un criterio menos estricto que el habitual o, como con cierta impropiedad lingüística se dice, un criterio benévolo o benigno (confr. causa 232 del 28/8/81; Sala I, exp. 9659 del 14/10/80, entre muchas otras).»

En tanto «la realidad es que si la marca de la demandada tiene, como se ha visto, el limitado propósito de un signo de defensa, no habrá de plantearse problema alguno de confundibilidad indirecta en tanto no concurrirá al mercado insecticida de uso doméstico individualizado con la marca Lazar.»

De todo lo expuesto se desprende entonces que, sin perjuicio de ser las marcas de defensa lícitas en el ordenamiento marcario, el criterio de cotejo será más bien flexible.

  1. Marca notoria como marca de defensa.

Aún cuando se trate de una marca notoria, ésta cumple un mero papel de defensa —valga la redundancia—, esto es, se halla registrada en clases que cubren productos o servicios que no tienen la más mínima relación con las actividades que desarrolla su titular, entonces el criterio de severidad no tiene la justificación antes indicada y da paso a un criterio menos estricto que el habitual.

Unión Personal de la Nación c. Arcor SAIC s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 7991/99, CCCF, sala II, 13/10/05

En el la causa los titulares de la marca «Accord» iniciaron demanda por cese de la oposición contra ARCOR por la oposición con fundamento en la marca homónima en clase 42. La demanda fue admitida, por lo que la oposición fue declarada infundada.

El juez de Cámara Dr. Vocos Conesa manifestó: «un caso paradigmático de cotejo marcario no riguroso, en el que se flexibiliza la comparación y se consiente una cierta aproximación de las marcas que no se toleraría en otros campos (v.gr. el de productos medicinales que pueden comprometer la salud o la vida de las personas) es, precisamente, aquél en el que la oposición es basada en una marca de defensa, es decir, en un signo que —si bien es legítimo (art. 26, Ley de Marcas)— no está destinado a identificar en la realidad producto o servicio de la clase en la que está registrado. ¿Y por qué se mitiga el rigor de la comparación? Porque al no tener el signo de defensa finalidad de uso, en la medida en que se respete su propósito defensivo, la irrupción de una nueva marca con rasgos distintivos bastantes no provocará confusión alguna en el público, de modo que quedarán salvaguardados los fines esenciales de la ley (Fallos: 272:290; 279:150, entre otros).»

  1. Improcedencia de declarar la caducidad de una marca de defensa si la misma es usada en otra clase para admitir otra similar. Alternativas.

Frigorífico Bordon S.A. c. Borden Inc. s/cese de oposición al registro de marca, causa N° 19.989/94, CCCF, sala I, 23/6/98.

El juez de Cámara, Dr. Pérez Delgado, admitió el cese de oposición en la causa en la cual se enfrentaban las marcas «Bordon» con «Borden», ambas en la clase 29. «Borden» se trataba de una marca de defensa en la clase y por lo tanto el cotejo marcario se flexibilizó. Por otro lado se tuvo presente el carácter notorio de la marca Bordon en Brasil como muestra del interés legítimo de la solicitante.

Por otro lado se destacó que no era necesario ni procedente la declaración de caducidad de una marca de defensa para admitir otra similar en tanto conforme el art. 26 de la ley de marcas claramente establece «No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad».

El texto legal es bien amplio y demostrativo de que la caducidad se debe decidir con criterio restrictivo, pues no es menester que la marca sea utilizada en la misma clase para la cual fue otorgada. Resulta suficiente que se la emplee para productos o servicios de otras clases, e inclusive, la norma ni siquiera exige que en ellas se encuentre registrada. Más aún, la misma norma prevé su utilización como «parte de la designación de una actividad» (ver también art. 5 de la ley 22.362).

Sin perjuicio de lo cual y por razones de flexibilidad en el cotejo, la Cámara consideró que las marcas Bordon y Borden no se confunden.

V. Conclusiones
Como mencionáramos más arriba, la declaración de inconfundibilidad de marcas similares y la flexibilización del principio de especialidad para hacer valer el derecho de una marca más allá de su cobertura cuando las marcas se consideren confundibles no es un hecho aislado en la jurisprudencia y lo decidido en el fallo comentado está en un todo de acuerdo con la jurisprudencia marcaria en la Argentina.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 


 

Información Relacionada

 

Voces: CONFLICTO MARCARIO ~ CONFUSIÓN DE MARCAS ~ MARCAS ~ REGISTRO DE MARCAS ~ OPOSICIÓN MARCARIA ~ PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD ~ JURISPRUDENCIA ~ INTERNET ~ INFORMÁTICA

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II (CNFedCivyCom)(SalaII) CNFed. Civ. y Com., sala II ~ 2009-07-27 ~ Editorial Buen Vivir S.R.L. c. Vinares S.A. 

Oposición al registro de la marca2018-02-15T14:58:05+00:00

Proyecciones y análisis en un fallo más allá de su correcta decisión revocatoria

Autores: Castrillo, Carlos V. – Mandrá, Leticia A.
Publicado en: LA LEY 20/10/2009, 20/10/2009, 5 – LA LEY2009-F, 197
Cita Online: AR/DOC/3778/2009

 


 

Sumario: SUMARIO: 1. Introducción. 2. La función de garantía de una marca. Consecuencias actuales. 3. La protección de las sanas prácticas comerciales como fuente y límite del sistema atributivo. 4. Conclusiones.

 

  1. Introducción

El fallo a comentar debe ser compartido y celebrado en cuanto a sus conclusiones.

Sin embargo el razonamiento desarrollado no es siempre lineal y se hace extenso y complicado, obviamente desde la óptica de quien no ha intervenido en el expediente y desconoce extremos que surgirían del mismo y justificarían este razonamiento.

En efecto, el análisis del concepto de marca y lo relativo a la función secundaria de garantizar calidad parecen quedar como desarticulados del resto del razonamiento e innecesarios para arribar a las conclusiones buscadas.

Por otra parte, si bien la ley de marcas es clara en cuanto a la fulminación de nulidad de las marcas por quien al registrarlas «conocía o debía conocer que las mismas pertenecían a un tercero» (art. 24 inc. b) ley 22.362) (Adla, XLI-A, 58), la Cámara parece no querer transitar por este camino sino que parece tener necesidad de poner en duda ciertas afirmaciones de la ley, no para negarlas, sino para intentar rescatar los fundamentos últimos de la misma, y a partir de allí, con paso firme, apoyarse en la ley y declarar la nulidad del registro objeto de la litis.

Como consecuencia de la lectura y análisis de este desarrollo argumental hemos imaginado otra vía alternativa para confirmar la correcta declaración de nulidad de la marca Federal Express y también hemos proyectado el razonamiento relativo a la función de garantía de las marcas —a nuestro juicio aislado desde la perspectiva argumental—, a una cuestión de gran actualidad como es la preservación de códigos de barra en los productos.

  1. La función de garantía de una marca. Consecuencias actuales

La Cámara entra, a nuestro juicio, en el análisis de esta cuestión pues cree encontrar un primer argumento para declarar la nulidad de esta marca notoria registrada por un tercero, evitando así que quede vulnerado el aspecto distintivo de la marca Federal Express, la que por su notoriedad y el hecho de estar registrada por un tercero, indicaría un origen distinto al de su efectiva titularidad registral, confundiendo así al consumidor.

O sea que, desde esta perspectiva, la marca Federal Express habría dejado de cumplir su función distintiva y sería contraria a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 22.362 que sólo autoriza el registro como marca de todo signo con capacidad distintiva. En el caso de autos, y por estar registrada la marca Federal Express a nombre de un titular distinto al de su notoriedad, tal distinción y garantía de calidad habrían dejado de existir.

En efecto, por una cuestión fáctica como es la notoriedad, el requisito de distinción no se estaría dando en el caso en análisis y la marca lejos de distinguir confundiría, violando además el artículo 3 d) de la ley 22.362 al inducir a engaños respecto del origen u otras características de los productos.

Sin embargo, al razonar así se advierte que el titular del signo notorio correctamente registrado a su nombre podría ceder onerosa o gratuitamente su signo localmente y ello no debería ser considerado un ilícito, más allá de que el público consumidor pueda confundir el origen.

Y si un signo no es contrario a los artículos 1 y 3d) cuando existe voluntad de su titular en que figure a nombre de un tercero por qué debería contrariarlos cuando es adquirido por causa originaria conforme el sistema atributivo establecido por nuestra ley.

Es evidente que la causal de nulidad de la cuestión a resolver no puede tener su fundamento en estos argumentos, y si bien la Cámara verifica que la calidad es una función importante en la marca y que sirve para definirla, su titular no estaría obligado a su mantenimiento en tanto ningún artículo de la ley así lo exige.

Como dijimos, esta conclusión a la que arriba la Cámara en nada le sirve para resolver la cuestión planteada, y parece ser abandonada, desde que no es más citada, por nuevos razonamientos relativos al sistema atributivo y los límites que deben existir en él.

Sin embargo creemos que en el tránsito por el análisis de la función de calidad de una marca se vislumbra un principio, que como veremos es útil y seguramente será objeto de futuras decisiones. Nos tomaremos la licencia de extenderlo, en las próximas líneas, y demostrar la utilidad del mismo para una situación que seguramente será objeto de decisión en el futuro.

Del fallo se interpreta que la garantía de calidad en una marca, como función de la misma, sería un derecho potestativo de su titular, que si bien proyecta un mensaje al consumidor en cuanto a la excelencia, existencia, mediocridad, o simplemente inexistencia de calidad del producto o servicio, es al titular del signo a quien corresponde la soberanía sobre esta función y los terceros no podrían interferir en ella.

Este principio no es nuevo y ha sido utilizado en otras sentencias para justificar la prohibición del relleno de envases aun con productos legítimos. Ya nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «González Leis & Cía. c. Arnado Cofler» ver Fallos 269:68 (año 1967), citando lo resuelto en Fallos 167:353 dijo:

«Cuando la garantía de origen, asegurada por la marca y el envase, dejara de existir o su contralor se hiciera tan difícil que el fabricante y/o los consumidores quedaran librados a la buena o mala fe del comerciante, entonces la marca no sería más que una palabra y habría dejado de ser privativa y exclusiva del propietario. Consecuentemente la reventa de un producto no puede sino hacerse tal como se lo ha recibido».

En este fallo el Supremo Tribunal enuncia el principio de la función de garantía como un derecho y no un deber del titular de una marca tal como sintéticamente aparece esbozado en el fallo comentado.

Debemos reconocer que hoy, la mayoría de los productos ostentan códigos de barras, los que sin ser marca posibilitan al titular de marca la trazabilidad del producto y la certificación de su originalidad.

El tema no es menor, y ya en los EE.UU. en los autos Davidoff c. CVS, cuya lectura recomendamos al lector, (1) el tribunal del Segundo Circuito consideró, que la supresión, modificación o mutilación del código debiera considerarse una falsificación marcaria, o al menos una infracción marcaria, ya que nadie tiene derecho a interferir en los controles del titular de una marca para controlar la calidad de sus productos y/o el mantenimiento de su reputación.

Como vemos, el tema de la garantía, tangencialmente tocado por este fallo, abre la posibilidad de encontrar infracciones marcarias cuando la garantía es puesta en peligro por terceros sin el consentimiento del titular, como sería el supuesto de supresión, modificación y o falsificación de códigos de barra aun en productos originales y sin que el mantenimiento de garantía signifique una obligación para el titular de la marca.

Ahora bien, el análisis de la función de calidad, que a nosotros nos condujera a un mecanismo para la protección de los códigos de barra no ayudó a la Cámara en su razonamiento, por lo que la Cámara tuvo que analizar la naturaleza de la causa del derecho, esto es el sistema atributivo y sus limitaciones, para poder encontrar cómo justificar la declaración de nulidad de la marca Federal Express registrada por un tercero. En el próximo capítulo analizaremos otra alternativa para lograr la misma conclusión pero sin recurrir directamente a la ley de marcas.

  1. La protección de las sanas prácticas comerciales como fuente y límite del sistema atributivo

A la Cámara no le bastaría la letra de la ley (art. 24 inc. b) de la ley de marcas) para declarar la nulidad de la marca Federal Express sino que habría considerado que debía poner en duda la ley para lograr una convicción desde otra perspectiva y fundar una sanción tan grave como es la nulidad de un registro, con las consecuentes graves consecuencias para una masa concursal, en normas allende el derecho de marcas.

Ello lo consigue en el artículo 953 del Código Civil a partir del cual interpreta que el artículo 24 inc. b) sería una adecuación para los supuestos en los que el móvil del ilícito no estuviera claramente probado.

Pero también se podría haber acudido en primer término al artículo 159 del Código Penal, que establece que «Será reprimido con multa… …, el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas, o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial, y al artículo 42 relativo a la tentativa que establece que «el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad». Con fundamento en dichos artículos y el art. 1072 y 953 del CC se podría haber declarado nulo, de nulidad absoluta el recurso de reconsideración planteado por la demandada, recurso que posibilitó el levantamiento de la denegatoria de la marca Federal Express y su concesión.

Veamos: en el caso de autos estaría probado que la demandada actuó con dolo civil en la comisión de un ilícito en grado de tentativa. Aun cuando se hubiera podido presumir que la petición inicial de la marca Federal Express haya sido de buena fe, dicha presunción cae cuando en 1992 la demandada solicita el levantamiento de la denegatoria de la marca en clase 38 luego de haber aceptado ceder el registro homónimo en la clase 39 a la actora.

Esta solicitud de reconsideración debe ser considerada nula en tanto es un acto preparatorio del ilícito del artículo 159 del CP, realizado a sabiendas y con intencionalidad de dañar el derecho de Federal Express en cuanto a la clientela alrededor de la marca notoria, ya que obteniendo el registro Federal Express podría lograr confundir al consumidor en cuanto al origen del servicio y desviar esa clientela asociada a la marca de renombre internacional a su favor y en perjuicio de la actora. Como acto preparatorio cuyo objetivo es un ilícito deviene nulo por aplicación del artículo 953 del CC. (2)

Es que siguiendo la definición del artículo 1072 nos encontramos con los siguientes elementos que deben darse para que exista delito, y que según veremos estaban presentes en la conducta de la demandada a saber 1) un acto ilícito —en este caso en grado de tentativa—, 2) que se esté cometiendo a sabiendas, 3) y con intención de dañar los derechos de un tercero.

El acto ilícito es todo acto prohibido por la ley. Como vimos existe una norma que prohíbe el desvío de la clientela en provecho propio y en perjuicio de la competencia cuando medien maquinaciones fraudulentas (en este caso el registro de la marca Federal Express a nombre de International Express es la que permitirá confundir al consumidor sobre el origen del servicio a favor de ésta y en perjuicio de la actora). Por su parte el artículo 953 del CC fulmina con la nulidad absoluta a los actos jurídicos que tengan por objeto la comisión de ilícitos, tal como sería el supuesto de autos conforme venimos analizando.

El artículo 923 del CC establece que «la ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos». Es decir que International Express no podría alegar el desconocimiento del artículo 159 del CP por lo que su solicitud de reconsideración de la denegatoria estaba alcanzada por la nulidad establecida en el artículo 953 del CC.

Pero como vimos no basta con actuar ilícitamente, sino que además se debe actuar a sabiendas y con intencionalidad de dañar la persona o los derechos de un tercero para que el ilícito además sea delito.

Actuar a sabiendas de dañar significa con conocimiento de las consecuencias de los hechos. En este sentido el artículo 902 del CC establece «Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos».

Sería difícil para International Express argüir que desconocía las consecuencias de su recurso de reconsideración como paso necesario para intentar obtener el registro de la marca Federal Express a su nombre y del mejor derecho de la actora al mismo cuando recientemente la demandada acababa de formalizar la transferencia de la marca homónima en clase 39 a su favor.

Por último el artículo 1072 establece que debe existir intencionalidad en el daño.

En este sentido participamos de la doctrina que niega que la intencionalidad de daño deba ser un objetivo inmediato en el actuar para que se configure el delito. Basta con que el daño sea una consecuencia mediata y previsible del acto ilícito y aun cuando el sujeto teniendo posibilidad de detener su actuar no lo haga, como sí hubiera sucedido si dejaba que quede firme el acto de denegación de la marca.

Belluscio aclara esta cuestión: (3) «el comerciante que realiza un acto de competencia desleal no trata de perjudicar a sus competidores, sino de enriquecerse, ello no significa que su actuar no sea delictual pues el daño hecho ha sido querido como medio para lograr un bien jurídico. Quien quiere alcanzar un fin quiere los medios conocidamente necesarios para alcanzar ese fin».

Es importante destacar que basta con que exista daño intencionado para que se configure el delito, sin perjuicio de que además pueda existir daño efectivamente causado, que habilite la acción resarcitoria. Son dos cuestiones absolutamente distintas e independientes. Si no existe daño causado no habrá acción civil resarcitoria, más allá que puedan existir acciones para lograr que el ilícito cese, tal como sucediera en este supuesto, en que se decretara la nulidad de la marca Federal Express a nombre de International Express S.A. y que tendría su causa también en la nulidad del recurso de reconsideración de la denegatoria planteada.

Dijimos entonces que el artículo 1072 del CC establece que el agente debe tener conocimiento e intención de causar un daño. El conocimiento se dio en autos por las constancias existentes en el expediente y la reciente transferencia de una marca homónima en otra clase a Federal Express S.A.

Es decir que el recurso de reconsideración planteado por la demandada tenía por objeto un ilícito, a saber, el registro a su nombre de una marca notoria de un tercero para desviar a su favor y en perjuicio del último la clientela, todo lo que lo hacía a sabiendas y con intencionalidad en producir este daño al tercero, por lo que tal recurso es un acto jurídico nulo de nulidad absoluta que torna nulo, consecuentemente el acto de concesión de la marca.

  1. Conclusiones

Como ya sostuvimos no podemos menos que aplaudir el fallo de Cámara.

Sin embargo nos pareció más oportuno que decir en otras palabras lo razonado por los jueces, buscar otras alternativas y proyecciones a partir de lo decidido.

En este sentido consideramos que la función de calidad de una marca no obliga a su titular al mantenimiento de la misma, pero sí lo habilita a establecer controles sobre la misma y exigir la protección de estos controles desde el derecho marcario.

Asimismo, los principios de la ley de marcas no son ajenos al derecho como ciencia sistémica, y muchas veces las mismas conclusiones pueden lograrse por caminos diversos, aun prescindiendo de la normativa marcaria.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 

(1) Autos Davidoff c. CVS resueltos por el Tribunal del Segundo Circuito de los EE.UU., en http://morelaw.com/verdicts/case.asp?n=07-2872-cv&s=NY&d=40424

 

(2) Art. 953. El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.

 

(3) Belluscio, Augusto C. (director), Código Civil y leyes complementarias, t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1984, p. 89.


 

Voces: REGISTRO DE MARCAS ~ NULIDAD ~ MARCA NOTORIA ~ MARCA EXTRANJERA ~ MARCAS ~ DAÑOS Y PERJUICIOS

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A (CNCom)(SalaA) CNCom., sala A ~ 2009-06-18 ~ Federal Express Corp. c. International Express S.A.

Proyecciones y análisis en un fallo más allá de su correcta decisión revocatoria2018-02-15T14:57:33+00:00

Acción reivindicatoria de las invenciones. Fundamento jurídico de su improcedencia o innecesariedad

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY2000-B, 1022
Cita Online: AR/DOC/18589/2001


Sumario: SUMARIO: I. Introducción. – II. La acción reivindicatoria. – III. La invención y la Constitución Nacional. – IV. La invención y la ley de patentes. – V. La renuncia del titular del invento a su invención a favor del dominio público y la patente como acto de concesión de uso exclusivo de un bien de dominio público. – VI. Supuestos en que se discute la necesidad de un remedio como el de la acción reivindicatoria. Inexistencia de tales supuestos o su remedio por otras vías. – VII. Conclusiones.

I. Introducción

Al encarar este trabajo me surgió como primera idea que debía ser natural y lógico sostener la procedencia de la acción reivindicatoria respecto de una invención. Por otra parte esta acción está receptada legalmente en el derecho francés (1) fue acogida por nuestra Corte Suprema de Justicia en su oportunidad (2), y fue enérgicamente defendida por Pedro Breuer Moreno en su Tratado (3).

Es que la injusticia que aparentemente existiría en la situación de quien se ve «desposeído» de su creación no debería serle indiferente al derecho, y exige del intérprete el análisis profundo de la legislación para encontrar un remedio cuando corresponda.

Aceptar la reivindicación como una acción procedente por la cual un inventor «desapoderado» de su invento pueda recuperarlo y sustituirse en el título respectivo aparece entonces en primera instancia como una solución interesante a un problema que aparentemente requiere de una solución jurídica.

El problema surge cuando se quiere fundar en derecho a la reivindicación como herramienta jurídica apta para cumplir este cometido, luego los problemas continúan cuando se analiza profundamente el concepto de invención y los extremos para que la misma sea patentable. Entonces no sólo la reivindicación no parece ser la herramienta adecuada sino que la posibilidad de que el inventor pueda poner a su nombre la patente registrada a nombre de un tercero parece dejar de ser una solución justa, sin perjuicio de que deba, en determinadas circunstancias, considerarse nulo el registro obtenido por el tercero.

Este planteo que surge como conclusión de haber intentado vanamente justificar la procedencia de la acción reivindicatoria se intentará fundar con el análisis de los institutos jurídicos relacionados y con las conclusiones que se extraigan de los mismos.

II. La acción reivindicatoria

La acción reivindicatoria es una acción real con que cuenta el propietario de una cosa cuando ha sido desposeído de la misma.

Siguiendo a Salvat (4), en su obra, la acción reivindicatoria precisa de dos condiciones para su ejercicio: Que el accionante sea propietario de la cosa y que haya perdido la posesión de la misma.

Ante tal simplicidad de conceptos resulta complicado comprender cómo, un inventor, puede perder la posesión de su invento (que permanece en su intelecto) y qué debe entenderse por «propiedad de un invento» cuando no existe una patente concedida.

El ejemplo jurídico de la imposibilidad de la pérdida de la posesión de un invento se demuestra con las denominadas «posesiones anteriores» de los inventos (5). De acuerdo a las mismas, un inventor que mantiene en secreto su invención o la explota secretamente no puede oponer como antecedente su invención a la de otro inventor que la descubre por sus propios medios y decide patentarla, ni este último puede hacer valer su derecho exclusivo frente al «primer poseedor». O sea que para el nuevo inventor y en razón de la falta de publicidad del primer invento habrá novedad y por lo tanto su invención será patentable. Sin perjuicio de la patentabilidad de esta segunda invención su titular no podrá impedir la explotación al primer inventor. Como vemos, la posesión del invento respecto del primer inventor no se pierde, tampoco el derecho de propiedad, en tanto el segundo inventor no puede impedir la explotación al primero.

El problema surge por el tipo de bien frente al que nos encontramos (intangible) que contrariamente a lo que sucede con las cosas muebles o inmuebles, la adquisición del bien por un tercero no significa la pérdida del mismo para su titular.

Por otro lado y por disposición del art. 2762 del Cód. Civil no son reivindicables los bienes que no sean cosas, o sea los derechos considerados en sí mismos para los que pueden existir otras vías como ser las acciones confesorias (servidumbres) o las acciones personales (créditos). Es necesario resaltar que para estos bienes, en los que a diferencia de los intangibles, el apoderamiento por un tercero significa la pérdida de la posesión del bien para su titular, la acción reivindicatoria no resulta aceptable. Con mayor razón será improcedente cuando el «desapoderamiento» no signifique la pérdida del bien para su titular aunque pueda resultar en otro tipo de perjuicio. Como decía Planiol, siguiendo a Proudhon, si el mundo material se presta para la apropiación, no sucede lo mismo con el de las ideas, donde no cabe la posesión única, y que una vez publicadas aprovechan a todos (6).

El análisis de la acción reivindicatoria nos deja estas conclusiones:

1- La acción no procede respecto de bienes que no sean cosas. Los derechos inmateriales no son cosas.

2- Para que proceda es preciso haber perdido la posesión de la cosa. Aun aceptando que un invento pueda ser una cosa su «posesión» nunca se pierde en tanto permanece en el intelecto.

III. La invención y la Constitución Nacional

El art. 17 de la Constitución Nacional prevé expresamente que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley de patentes.

¿Ahora, cuál debe ser el alcance que debe darse a este precepto constitucional? ¿Podemos afirmar que la letra de la Constitución se refiere a la patente? ¿O solamente al derecho de propiedad del invento que además puede ser limitado en el tiempo?

En la obra de Walker, Lipscomb (7) señala que dentro del common law de los Estados Unidos un inventor tiene un primer derecho de hacer usar y vender el objeto de su invención. Un segundo derecho dentro del common law y la equidad es de impedir que terceros hagan, usen o vendan el objeto de su invención siempre y cuando el conocimiento de la misma se haya producido con motivo de un convenio de confidencialidad. Por último, y bajo la ley de patentes (statute law) un inventor o su derechoabiente tiene el derecho de excluir a terceros de hacer, usar o vender.

Al igual que en los Estados Unidos se debe entender que la propiedad del invento está garantizada en la medida en que nadie puede legalmente quitarle el invento a su titular a menos que éste voluntariamente acceda a transmitirlo. Ello no significa que si el titular la publica o le es usurpada el Estado deba proporcionarle medios para impedir que los terceros la utilicen. La protección del bien es complicada por la naturaleza misma del bien en cuestión.

Al igual que para los bienes muebles, a diferencia de los inmuebles, el titular desapoderado de su bien mueble no puede ir contra el poseedor de buena fe. Puede parecer injusto, pero nuevamente es una consecuencia del bien jurídico en cuestión.

Contrariamente al derecho de propiedad reconocido a los inventos, cuyo derecho además puede ser limitado en el tiempo, hay ciertos bienes de dominio público que no se reconocen en propiedad a sus poseedores o tenedores o son bienes de dominio privado con importantes restricciones de dominio.

En cambio una invención mantenida en secreto es propiedad de su inventor y nadie tiene derecho a disputarle su propiedad aun sabiéndose que su titular mantiene el secreto de un bien intangible.

Lo contrario sucede respecto del dominio minero los que son bienes de dominio público y el Estado tiene derecho a hacerse de los mismos o entregarlos en concesión a un tercero aun que el propietario del fundo pretenda mantener el descubrimiento en secreto. Sólo tendrá derecho a ser indemnizado por los daños que sufra en la superficie.

Entonces un inventor no deja de ser propietario de su invento ni su derecho constitucional se agravia por el hecho de que deba mantenerlo en secreto para que la propiedad del mismo, en razón de las características propias del bien, no pueda ser participado por terceros.

Ya vimos que en el caso de «posesión anterior» el primer inventor mantiene su derecho de propiedad aun que la patente se conceda a un tercero inventor.

Tan es un derecho de propiedad que el inventor, manteniéndolo secreto puede por medio de un convenio de confidencialidad comercializar su invento sin patentarlo, lo que sería impensable respecto de bienes como el dominio minero.

O sea que la patente no es la perfección de ese derecho de propiedad sino un derecho de propiedad distinto y el invento por sí solo no alcanzaría para generar el derecho a tal título. Más adelante analizaremos lo que a mi juicio resulta ser la verdadera naturaleza jurídica de la patente de invención y que es distinta de la propiedad de la invención.

El análisis del aspecto constitucional nos deja nuevas conclusiones:

1 – La Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad al invento, el que no se pierde ni por la transmisión ni aún por la concesión de una patente a un tercero en los casos de «posesión anterior», sin perjuicio de que no se pueda evitar que otros aprovechen de la misma. Nadie tiene derecho a exigir la transmisión de un invento no patentado a su titular por más público que éste sea, en cambio deberá tener la suerte de poder dar con la publicación que lo explique.

2- La exclusividad en el goce de un invento no se pierde por el hecho de que un tercero pueda también gozar del mismo invento, otra cosa es la consecuencia económica de tal uso por terceros.

3- O sea que la propiedad de un invento no se ve menoscabada porque los demás también hagan uso del mismo, como sí se vería menoscabada la propiedad de un bien mueble o inmueble por su uso por varios titulares.

4- Las consecuencias económicas del uso del invento por varios no hacen al derecho de propiedad de su inventor ya que si ello fuera un principio todo invento nuevo que reemplaza a uno anterior agraviaría los derechos de propiedad del titular cuyo invento queda desplazado por la nueva tecnología y que se traduce en perjuicios económicos.

IV. La invención y la ley de patentes

La ley de patentes (8) establece que el derecho a la patente sólo se acuerda a su inventor, reunidas ciertas exigencias establecidas, luego de una decisión discrecional de la administración en cuanto a la existencia de actividad inventiva, por un plazo determinado en el tiempo, el que puede caducar anticipadamente por la falta de pago de las anualidades que exige la misma ley de patentes. Tal derecho a la patente consiste en un derecho a impedir determinadas conductas, íntimamente vinculadas al objeto de la patente, por parte de terceros.

Ya vimos que el inventor es propietario de su invento, pero que la naturaleza propia del bien en cuestión hace que sea muy difícil evitar que los terceros accedan al mismo ya que desde el momento en que se hace público no se puede impedir que los terceros lo utilicen. Su titular no pierde el derecho adquirido pero los terceros adquieren también la propiedad del mismo con las consecuencias económicas que ello significa.

No se pierde la propiedad desde el momento en que nadie que no haya podido informarse del invento tiene derecho a coaccionar al inventor para que se lo transmita, como sucedería con cualquier bien de dominio público y como sucede con la patente una vez que ha caído en el dominio público. En este último caso cualquiera puede acceder a la patente vencida en el INPI o en el registro de la nación donde haya sido concedida.

Pero también, por las características del bien, que impide la ocupación como es conocida respecto de los inmuebles, tampoco puede evitarse que otro inventor logre la misma invención a menos que, el primer inventor, patente la misma.

Vemos entonces que la patente se traduce en una protección mayor que acuerda el Estado al inventor que divulga el objeto de su intención a través de un procedimiento administrativo especial esencialmente reglado, a cambio de la limitación del derecho de propiedad del inventor en el tiempo, que claramente es autorizado por el art. 17 de la Constitución Nacional.

La ley de patentes plantea las siguientes cuestiones:

1- Se establece un derecho de propiedad distinto o con consecuencias distintas para los inventos que sean divulgados de acuerdo a los lineamientos establecidos en un procedimiento administrativo especial.

2- Dicho procedimiento es muy riguroso.

3- El derecho de propiedad así adquirido puede oponerse a todo inventor posterior lo que no sucede respecto de las invenciones mantenidas en secreto.

4- Al vencer la patente cualquiera puede acceder a la misma contrariamente a lo que sucede respecto de un invento no patentado que ha perdido confidencialidad. En este caso la posibilidad de acceso no es un derecho sino una cuestión aleatoria.

V. La renuncia del titular del invento a su invención a favor del domino público y la patente como acto de concesión de uso exclusivo de un bien de dominio público

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la patente como bien jurídico? No podemos desconocer que el invento es un derecho de propiedad que tiene el inventor y que lo conserva en forma exclusiva mientras pueda mantenerlo en secreto pero que no puede impedir su adquisición por terceros cuando lo publique o lo transmita sin mediar acuerdos de confidencialidad o cuando otro consiga acceder a la misma invención.

Lafaille describe las categorías en las que puede reducirse la naturaleza jurídica del derecho de autor (9), sin advertir que al hacerlo no diferencia entre el derecho de propiedad del autor a la invención u obra por un lado y el derecho de exclusividad que le otorga la patente y/o el derecho de autor por otro.

Sin perjuicio de ello deben extraerse las consideraciones tomadas por este autor de Planiol en cuanto al carácter de concesión del derecho que se le otorga al inventor o autor de su obra y que describe en la misma cita.

Centrando esta idea en lo relativo a la invención, tema del que nos estamos ocupando en este trabajo, y sin pretender ampliarlo al caso de los derechos de autor, queremos rescatar la idea de concesión planteada por Planiol y tomada por Lafaille. En efecto, ese nuevo derecho que otorga la patente al inventor no es ni más ni menos que una concesión de un bien de dominio público, o sea un derecho real sobre el invento limitado en el tiempo, para cuya manutención su titular tiene cargas (pagos de anualidades, obligación de explotarlo o conceder licencias obligatorias).

Fernando Garrido Falla, en su «Tratado de derecho administrativo»(10) se refiere a la concesión como especie del acto administrativo, que otorga el disfrute exclusivo de un bien de dominio público y del carácter real de los bienes objeto de la concesión.

Siempre sostuvimos que la invención es de propiedad del inventor y ahora intentamos sostener que la misma es la concesión de un bien de dominio público. ¿Cómo unimos ambas consideraciones en una relación lógica?

Es muy simple. El inventor, propietario de su invento conoce la fragilidad del objeto de su derecho y la dificultad que significará mantenerlo en secreto y explotarlo a la vez.

El Estado por su parte le ofrece la posibilidad de brindarle una protección distinta y más eficaz respecto de un derecho (derecho real sobre el objeto del contrato de concesión) a cambio de la limitación temporal de ese derecho de propiedad que le otorga, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas establecidas en la ley de patentes y que hacen al procedimiento administrativo de concesión de una patente.

El inventor entonces renuncia a la propiedad de su invención a favor del dominio público del Estado, haciéndolo público en una patente y permitiendo su acceso a todos, a cambio de la posibilidad de explotarlo en forma exclusiva por un período de tiempo.

Renuncia al derecho de propiedad sobre la invención y obtiene a cambio una concesión para el uso de un bien de dominio público que no es ni más ni menos que un derecho real, aunque distinto, sobre el invento. Estamos frente a un contrato que se perfecciona con el acto administrativo de la concesión.

Como señala Bielsa (11) es una regla casi invariable dar a la concesión la forma contractual, situación jurídica que se verifica en la lectura de toda la Ley de Patentes.

El derecho otorgado por la Ley de Patentes caduca por la falta de pago de anualidades, genera una obligación de explotación a su titular o en su caso de otorgar licencias, las que pueden llegar a ser obligatorias. Además su concesión está condicionada por la publicidad del invento de tal manera que pueda ser llevado a la práctica por un técnico en la materia y debe contener el mejor método conocido para llevar a cabo la ejecución de la invención debiendo ser en consecuencia practicable. Sólo se otorga a los inventos novedosos y útiles. Como vemos todas cargas y requisitos propios de un contrato de concesión sobre un bien de dominio público.

Al aceptar que el derecho de propiedad que se otorga en una patente es distinto al que tiene el inventor antes de patentarlo se pueden entender muchas exigencias establecidas por la ley de patentes, como así también la existencia de inventos no patentables. Es el Estado el que determina lo que quiere conceder como derecho de patente, sin perjuicio de que los inventores conserven la propiedad de sus inventos no patentables.

VI.Supuestos en que se discute la necesidad de un remedio como el de la acción reivindicatoria. Inexistencia de tales supuestos o su remedio por otras vías

La necesidad de la acción reivindicatoria se plantea ante supuestos de usurpación por parte de un tercero de una invención frente al derecho de su titular por el invento usurpado.

Ya aceptamos que nos encontramos ante un bien de características especiales cuya propiedad no se pierde pero cuya exclusividad resulta más difícil de proteger que la propiedad de otros bienes. También los bienes muebles tienen ciertas dificultades en tanto no pueden ser reivindicados contra terceros de buena fe.

Por ello no pudiéndose perder la posesión del invento ni su propiedad, sin perjuicio de que los terceros la adquieran, la reivindicación deja de ser una acción viable.

Sin embargo como todo se reduce a la posibilidad de acceder a la patente (acto administrativo por el que se perfecciona un contrato de concesión entre el Estado y el inventor) habrá que analizar si el fin buscado por la acción reivindicatoria no tiene vías propias dentro del procedimiento administrativo propio para la concesión de la patente o si cuando estos remedios no existen, ello se debe a una falencia del sistema o a una consecuencia de la imposibilidad de acceder al dictado del acto por otras razones.

Si aceptamos que la patente es una concesión de un bien de dominio público cuyo acto administrativo es la culminación de un proceso en el que se deben cumplir recaudos y que el incumplimiento de los mismos impide el dictado del acto, tendremos que aceptar que el incumplimiento de estos recaudos fuera del procedimiento administrativo nunca podría generar tal derecho.

Lo que quiero decir es que la única manera de conseguir una patente es a través del procedimiento administrativo de concesión y que no puede existir una alternativa fuera de tal procedimiento como se pretende vía la acción reivindicatoria. Debemos recordar que estamos ante dos derechos distintos: el de propiedad del invento y el de concesión de la patente como consecuencia de la invención en determinadas condiciones.

Analicemos los casos que se discuten.

1 – Un inventor concibe un invento lo reduce a la práctica y un tercero se lo apropia y lo presenta anticipadamente.

Si el inventor pretendía patentar su invención, teniendo en cuenta que la misma ya estaba reducida a la práctica lo hará inmediatamente, aunque con posterioridad al tercero que se adueñó de la misma. Cuando el antecedente le sea citado o al momento de la publicación podrá objetarla y probar su verdadero carácter de inventor, con lo que la solicitud anterior será declarada nula y su invento será patentado. Todo se reducirá a una cuestión de hecho y prueba similar a la que hubiera sucedido de ser viable una acción reivindicatoria.

2- Supongamos un caso similar al anterior pero en el que el inventor no pretendía patentar su invención, pues quería mantenerla en secreto, por lo que no presentó la solicitud hasta que fue publicada la anticipación. No se han dado las condiciones legales para que un derecho de propiedad distinto sea concedido.

En este acaso el inventor no quería renunciar a su derecho de propiedad a favor del dominio público y él es responsable por los riesgos de sus propias decisiones. Sin perjuicio de que al tercero deba anulársela su presentación por no ser inventor (12), al verdadero inventor no le correspondería que se le asigne la misma.

3- El inventor concibe la invención, pero no la puede reducir a la práctica, el tercero que conoce la idea concebida, la reduce a la práctica y se anticipa.

No podemos afirmar la existencia de una invención por parte del inventor anticipado y sería discutible afirmar que el tercero no tenga derecho a una patente ya que una invención impracticable no sólo no puede ser objeto de una patente sino que ni siquiera puede ser considerada un antecedente.

Eventualmente si la reducción a la práctica estaba muy avanzada cuando el tercero la usurpó, su verdadero inventor podrá contestar una vista por antecedentes u oponerse a la publicación alegando la falta del carácter de inventor en el solicitante y la diligencia del verdadero inventor en la puesta en práctica lo que no impedirá el otorgamiento del derecho a su favor. Si bien nuestra ley de patentes es distinta a la ley de patentes de Estados Unidos en cuanto protege al primer presentante y no al primer inventor, tal presentante no tendría el carácter de inventor o su calidad se encontraría viciada por aplicación del art. 953 del Cód. Civil.

Con la incorporación de la publicación de la solicitud de patente establecida por nuestra ley de patentes se abre una alternativa que no podía ser contemplada por nuestra Corte al receptar la reivindicación en su oportunidad (13) y que Breuer Moreno cita como situación distinta para otros ordenamientos jurídicos (14).

O sea que aceptando la tesis de la concesión de un bien de dominio público no se plantearían situaciones en donde fuere necesario «reivindicar» la patente del tercero para impedir que se cometa una injusticia. Todos los casos en que el anticipado no pueda patentar su invento no serán por causa de la anticipación que precisa ser «reivindicada» sino por aplicación de la ley de patentes que impide la concesión del bien por no reunirse las condiciones exigidas por la misma (v .g. concepción de la invención y reducción a la práctica en forma diligente por parte de su inventor). Si la patente es anticipada por un tercero impidiendo la concesión de la patente ello será la prueba más acabada de que los requisitos exigidos por la ley de patentes no se han cumplido y la falta de diligencia en presentar la solicitud de patente será tan impeditiva del derecho a la concesión como la inexistencia de invención.

En otras palabras nos encontraremos ante conductas que demuestran que no había reducción a la práctica, que no había voluntad de patentar, o no había diligencia en reducir a la práctica, todas situaciones que de mediar un inventor de buena fe que se anticipe impedirían que la patente sea concedida al inventor anticipado y que en estos casos, por la naturaleza especial del bien en cuestión (la invención) resulta imposible protegerlo ante la desidia o decisión de su titular.

Así cuando una patente se concede a quien no es su inventor, el cual pretendía mantenerla en secreto, la patente deberá ser considerada nula pero el verdadero inventor no debe ser premiado con una patente por su falta de voluntad de volcar sus conocimientos al dominio público. La concesión es un contrato administrativo que se perfecciona ante el cumplimiento de extremos rigurosos. La mayor protección que el Estado concede no es caprichosa, se desea fomentar así las nuevas invenciones y su comunicación en forma rápida, amplia y detallada.

En este sentido en los Estados Unidos, en donde se concede la patente al primer inventor y no a quien primero la presenta, se acepta que toda invención debe ser concebida y luego reducida a la práctica y el primer inventor es quien primero la piensa en la medida en que su reducción a la práctica sea diligente. La falta de diligencia en reducirla a la práctica significa la pérdida del derecho a ser considerado inventor frente a un tercero, inventor diligente (15).

VII. Conclusiones

No sólo la acción reivindicatoria no resulta apropiada para el bien en cuestión, sino que nuestra Constitución Nacional no establece un derecho a la patente, más bien reconoce un derecho de propiedad de la invención el que podría no haber sido reconocido como no lo es la riqueza mineral del subsuelo para el propietario de la superficie. Dicho derecho además puede ser limitado en el tiempo con lo que el fortalecimiento de ese derecho de propiedad mediante la concesión de un derecho exclusivo limitado temporalmente en ciertas y no en todos los casos de invenciones y el consecuente impedimento que otros inventores anteriores gocen de tal derecho fortalecido es claramente constitucional.

Por otra parte los requisitos exigidos por la ley de patentes son la causa de la pérdida de la posibilidad de acceder a esta otra forma de propiedad con su consecuente protección distinta y no las actitudes de terceros que en cambio son la prueba más acabada de que el inventor perjudicado no ha alcanzado con los requisitos exigidos por la ley de patentes para el dictado del acto administrativo de concesión a su favor.

Entonces la acción reivindicatoria no procede respecto de una intervención aunque en ciertos supuestos los efectos de la misma puedan lograrse de manera similar por otras vías administrativas y/o judiciales.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1) Ver FOYER, Jean et VIVANT, Michel, «Le droit des brevets», p. 84, Themis, 1991, en la que se comenta sobre algunos fallos que acogieron esta acción y su actual inclusión en el art. 2° párr. 2° de la ley (redacción de la ley del 13/7/78).

(2) Fallos: 7:348, citado por BREUER MORENO, «Tratado de Patentes de Invención», volumen 2, p. 529, Ed. Abeledo Perrot, 1957.

(3) Obra citada, p. 528 a 533.

(4) SALVAT, Raymundo M., «Tratado de Derecho Civil Argentino», p.637, cuarta ed., Tipográfica Editora Argentina S.A., 1959.

(5) Sobre el tema de posesión anterior ver BREUER MORENO, Tratado citado, puntos 137 y 303.

(6) Cita de LAFAILLE, Héctor, «Curso de Derecho Civil (derechos reales)», p. 515, 3ª Edición, Biblioteca Jurídica Argentina, 1929.

(7) Lipscomb’s Walker on Patents, Third Edition, punto 19:3.

(8) Ley 24.481 modificada por la ley 24.572 (Adla, LV-C, 2948; LV-E, 5892) (*). (*) El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen han sido objeto de publicación en nuestra revista «Antecedentes Parlamentarios», t. 1996-B, p. 2345.

(9) LAFAILLE, Héctor, obra citada, t. 1, p. 414, pto. 724.

(10) GARRIDO FALLA, Fernando, «Tratado de Derecho Administrativo», t. 2, p. 439, 5. B).

(11) BIELSA, Rafael, «Derecho Administrativo», t. 3, p. 30, 30 ed., Librería de J. Lajouane y Cía, 1939.

(12) Art. 1°, ley de patentes citada en nota 8.

(13) Fallos: 7:348, citado por BREUER MORENO, «Tratado de Patentes de invención», volumen 2, p. 529, Ed. Abeledo Perrot, 1957.

(14) Obra citada punto 142, p. 198.

(15) Ver LIPSCOMB obra citada, punto 3:16.



Información Relacionada

Voces: PATENTE DE INVENCIÓN 

Acción reivindicatoria de las invenciones. Fundamento jurídico de su improcedencia o innecesariedad2018-02-15T14:56:50+00:00

Modelos y diseños industriales vs. derecho de autor

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY2000-C, 953
Cita Online: AR/DOC/11003/2001


 

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. – II. La ley 11.723. – III. Objeto de protección del decreto-ley 6673/63 – IV. Comparación de los objetos de protección de ambos regímenes- V. Breve análisis del Derecho francés. – VI. Breve reseña del Derecho estadounidense- – VII. Conclusiones

I. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación existente entre el régimen jurídico que protege los modelos y diseños industriales y aquél que protege los derechos de autor.

Para ello se efectuará un análisis de ambos regímenes jurídicos y del ámbito de protección de cada uno en forma independiente para luego recién centrarse en la comparación entre ambos y poder llegar así a las conclusiones que se buscan como objetivo del trabajo.

En lo que respecta a la ley de derecho de autor no puedo dejar de referirme al software como obra protegida, ya que, como se verá, las complicaciones que su inclusión ha traído, tanto a nivel local como internacional obligan a encontrar una definición de la naturaleza jurídica de la obra protegida para la resolución de los distintos casos y que no quiebre el sistema de protección de esta ley.

II. La ley 11.723

La problemática existente

La ley 11.723 no contiene en su articulado una definición del objeto de su protección limitándose a considerar tal a toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

La ley contiene pues un concepto jurídico indeterminado (obra) el que debe ser delimitado por el intérprete.

Los jueces, intérpretes naturales de la ley, han tenido que caracterizar en numerosas oportunidades el objeto de protección de la ley 11.723 (Adla, 1920-1940, 443), y lo han hecho con descripciones como «toda obra fruto de la creación personal y original del espíritu»(1), «Lo que la ley 11.723 ampara es la forma, el modo de aplicación del tema, la marca de individualidad que le da a la obra carácter personal, original, lo que revela el poder creador del autor y no la idea que sigue siendo materia de la explotación común de todos los autores»(2).

Estas definiciones del objeto de protección brindadas por nuestros jueces se hacen difíciles de entender ante nuevas obras que podríamos señalar como «particulares» (software y bases de datos) por faltar requisitos que son difíciles de encontrar en estas obras (v.gr. originalidad, marca de individualidad, etc.).

Hubo mucha discusión respecto de si estas obras debían ser protegidas por el derecho de autor, y nuestra doctrina y jurisprudencia tuvieron una oportunidad de expedirse al respecto en el renombrado caso «Autodesk»(3) hasta que finalmente estas obras fueron expresamente reconocidas por nuestra legislación. Sin embargo no ha existido aún una oportunidad para profundizar respecto de qué es lo que se protege en estas obras.

Por su parte, en los Estados Unidos también hubo muchas dudas respecto de la posibilidad de incluir a los programas de computación dentro de la ley de derechos de autor, razón por la cual el 31/12/74 se creó una comisión CONTU para el estudio de este tema.

Tan poco clara era la cuestión que la «Copy-right Act» de 1976 que comenzó a ser efectiva en 1978 no contemplaba la protección a los programas de computación ya que se esperaba el resultado de la Comisión CONTU para llegar a una conclusión al respecto.

Finalmente, el 31/7/78, no sin disidencias, esta comisión elaboró su reporte final aconsejando la inclusión de los programas de computación dentro de la ley de derechos de autor, lo que finalmente se hizo en diciembre de 1980 agregando una definición a la sección 101 de la Copyright Act (4).

También en Francia, desde 1980 este tema se viene discutiendo, y pese a su inclusión en el Código de la Propiedad Intelectual, juntamente con las bases de datos, se escuchan aún voces críticas respecto de la protección de estas obras por la ley de derechos de propiedad literaria y artística (5).

Se plantea en Francia que estas obras aparentemente no responderían a las características propias de las clásicas obras protegibles por la ley de propiedad literaria y artística a lo que se suma la dificultad de que la ley no define el objeto de protección.

Como vemos, la falta de una definición clara en las leyes sobre el objeto de protección, sumado al hecho de la existencia de características no tradicionales en estas nuevas obras, generaron muchas dudas.

Sin embargo estos problemas actuales no pueden entenderse como que nunca han existido en lo que se refiere al objeto de protección de la ley de derechos de autor. En general, si bien no ha habido discusión en cuanto a la protección del denominado arte puro, en cambio se ha discutido la protección respecto del arte aplicado o respecto de ciertas obras científicas y/o didácticas y de lo que en el derecho francés se denomina como «pequeños valores» (petite monnaie).

Pero el programa de computación y las bases de datos, al contener en un grado extremo todas las características que tornaban dudosa la aplicación de la ley para otras obras desatan un fuerte cuestionamiento que finalmente es decidido por las leyes al receptar, tanto aquí como en Francia y en EE.UU. a estas obras cuestionadas como protegibles.

Pero esta inclusión obliga a que el intérprete encuentre una definición que no quiebre la unicidad en la interpretación de la ley, o sea que pueda abarcar a todas las obras pero que a la vez sirva para diferenciar esta protección de las que ciertos institutos otorgan por otra causa jurídica (v.gr. patentes, modelos de utilidad y modelos y diseños industriales).

Nadie ha admitido, hasta el presente, el quiebre de la unicidad en la interpretación de la ley de derechos de autor o de propiedad literaria y artística, pero de hecho, en Francia, la protección se ha diferenciado según sea la categoría propia en que se considere incursa la obra, analizándose en forma distinta una obra de la categoría literaria que una obra de soft u otra didáctica, con las consecuencias correspondientes en los distintos derechos patrimoniales y morales protegidos en cada obra.

El problema de la distinción por categorías es que no debe poderse aceptar que exista una distinta naturaleza jurídica según la categoría en que se ubique cada obra ya que ello conduciría irremediablemente al quiebre del sistema.

Ello no quiere decir que ese objeto de protección no se manifieste distinto según sea una u otra obra, pero su naturaleza jurídica no puede variar como en cambio sí varía el objeto de protección de la ley de marcas respecto del protegido por la ley de patentes.

En particular en nuestro derecho y el francés, donde tanta importancia se otorga al derecho moral del autor, es razonable que la distinta categoría de una obra tenga consecuencias distintas en lo que a la amplitud del derecho moral respecta.

Pero volviendo a lo que señalábamos, la falta de una definición del objeto de protección crea un riesgo de quiebre en la ley, en tanto existen fallos en Francia (6), en los que para determinar si un programa de computación resulta o no protegible se recurre al concepto de novedad e inexistencia de antecedentes, como así también a la existencia de aporte intelectual efectuado por el autor, sin caracterizar este aporte con aditamento alguno (7), lo que a veces acerca peligrosamente los objetos de protección de la ley de patentes y de derecho de autor tan claramente distintos en la teoría.

En los Estados Unidos, en cambio, con los fallos Whelan (8), Altai (9), Lotus (10), Feist (11) entre muchísimos otros, la interpretación de la ley en lo que respecta al objeto de protección resulta coherente y armoniosa pese a la introducción de estas obras «particulares».

Objeto de protección en la ley 11.723

Teniendo en cuenta la problemática existente y para poder ensayar una definición que abarque todas las obras protegibles por el derecho de autor, que resulte coherente y que permita su diferenciación respecto de la protección de otros institutos jurídicos, es conveniente analizar algunas características propias de todas estas obras y sobre la base de las mismas intentar llegar a un principio general. Teniendo en cuenta la dimensión del trabajo no profundizaremos en ejemplos y fuentes jurídicas que permitan corroborar los distintos razonamientos que se irán haciendo.

Como primera cuestión no podemos negar que todas las obras que se protegen por el derecho de autor (pinturas, escritos, música, esculturas, programas, etc.) deben tener como fuente de creación al hombre y a éste con consciencia del acto creativo. O sea que la idea del hombre debe regir la creación de la obra. Las ideas son consecuencia del intelecto humano, o sea que en toda obra existe un aporte intelectual.

Tampoco podemos negar que lo que se protege es la obra, o sea su expresión formal y no la idea rectora. Entonces el aporte intelectual se protege sólo en la medida de su expresión formal.

Pero no todo aporte intelectual por el hecho de expresarse formalmente en una obra resulta protegible ya que debemos diferenciarlo del aporte intelectual técnico o «saber hacer» que es necesario efectuar para plasmar a la obra de una forma y que no resulta protegible. Así quedará fuera de la protección de la ley 11.723 todo aquello que pueda incluirse como técnica, que precisa del intelecto para su realización pero que la ley no protege (cálculos, técnica, conocimiento, etc.).

Toda obra precisa para su realización de la técnica. Desde la música, pasando por la pintura, escultura y por supuesto los programas de computación precisan de la existencia de una técnica o saber hacer, que no es objeto de la protección pero que necesariamente debe existir en mayor o menor medida para que la obra se concrete. No debe confundirse el hecho de que exista con la dificultad real de diferenciarla de ese plus protegible por la ley 11.723.

O sea que el aporte intelectual, en cuanto a la representación formal se refiere, no es cualquier aporte intelectual humano, sino uno distinto.

Y esta distinción reside en la creación. O sea lo que no forma parte del saber hacer, o en otras palabras, el aporte intelectual creativo que lo diferencia de lo existente. No podemos negar su existencia ni en la música ni en los programas de computación. Además de la técnica propia (saber hacer) debe existir un componente creativo.

Sin embargo, hasta aquí, este aporte intelectual creativo, plasmado en una expresión formal no se diferenciaría, así expuesto, del aporte intelectual creativo, correspondiente a la invención. El inventor también aporta creatividad sobre lo conocido y existente en el estado de la técnica.

Ambos aportes intelectuales tienen su causa en el intelecto humano y ambos son creativos. Ambos se refieren a algo más que la idea que conceptualizan, la que no es protegible. Ambos también normalmente van acompañados de otros aportes intelectuales no creativos, que en el caso de la patente se refieren al estado de la técnica y en el derecho de autor al saber hacer. No casualmente ambos están contenidos en la misma cláusula constitucional, sin embargo su naturaleza jurídica, como veremos, es distinta.

En la patente el aporte intelectual creativo se dirige a la obtención de un resultado, que debe verificarse en la práctica, mientras que en el derecho de autor el aporte intelectual creativo que se protege es el accesorio al destinado a conseguir un resultado (sea este último creativo o no).

Este aporte intelectual creativo accesorio (accesorio en cuanto accede al resultado buscado y no por que sea de menor valor) existe en toda obra enumerada por la ley 11.723.

En este sentido no podemos negar que el arte comunica un mensaje o un sentimiento, lo mismo la música. Sin embargo la creación que analizamos no reside en la transmisión del mensaje sino en la expresión formal que accede a ese mensaje.

Por ello con las palabras o frases cortas (títulos de películas) no se alcanza a conformar una obra protegible en tanto el mensaje se confunde con la forma esgrimida (lenguaje), sin aditamento alguno o forma particular que lo diferencie del resultado buscado. (El título «El Padrino» no tiene más mensaje que el propio del significado de las palabras a menos que se lo analice dentro del contexto de la obra cinematográfica protagonizada por Al Pacino, por ello el derecho de autor no corresponde al título sino a la obra en su totalidad).

Por su parte las obras de arte puro se expresan formalmente con un aporte intelectual creativo que se diferencia llamativamente del mensaje o sentimiento que se intenta transmitir o despertar.

Es más, en el arte puro, lo accesorio es tanto más importante que el mensaje que muchas veces la discusión no gira en torno a cómo se dijo (búsqueda del aporte intelectual creativo accesorio protegible por la ley de derecho de autor), sino qué dijo (búsqueda del aporte intelectual dirigido a la comunicación), generándose entre los críticos y especialistas interesantes discusiones sobre qué quiso expresar el artista con ese aporte intelectual creativo accesorio plasmado en la obra.

Tan creativo es el aporte intelectual que permite numerosas interpretaciones del mensaje buscado como resultado.

En un punto medio se encuentra la obra científica o didáctica, cuya finalidad primaria es la comunicación. Sin embargo se protege no por exponer toda la información existente en bruto, sino en cuanto existe un aporte intelectual que en forma creativa la selecciona y expresa formalmente a la vez que cumple una finalidad comunicativa. No se protege lo que se comunica sino cómo se lo comunica y en la medida en que ese cómo requiera de un aporte intelectual creativo no necesario.

El mismo análisis corresponde efectuar respecto de los programas de computación pero con una salvedad. Por imperio de la definición que hemos ido perfilando no podemos aceptar que todo programa de computación sea protegible por un derecho de autor. Pueden existir casos, como los títulos de película en que el «qué» sea idéntico al «cómo», o sea no exista un aporte intelectual creativo accesorio al aporte intelectual propio del «saber hacer» y necesario para conseguir el resultado buscado. Esta afirmación ha sido bien desarrollada en los fallos citados y otros más existentes en los EE.UU.

Estamos ante obras altamente funcionales que dejan poco espacio a la creatividad accesoria y que en ciertos casos, si no existe tal creatividad accesoria no necesaria no pueden ser protegidas.

Hasta aquí hemos intentado perfilar por la observación de las características comunes de todas las obras protegidas por la ley de derecho de autor una definición que las incluya a todas y las diferencie de otros instrumentos de protección.

Sin embargo por una cuestión de mejor interpretación reemplazaré en «creatividad accesoria» la palabra «accesorio» por la de «arbitrario» refiriéndonos así «a lo que depende de su autor» e incorporar así en la definición, y de manera simple, esa característica propia del aporte intelectual creativo que no se asocia directamente con el resultado y que la jurisprudencia ha llamado «original» y «en el que se refleja la personalidad del autor».

Esta incorporación de lo «arbitrario» dentro de la definición marca además el carácter subjetivo de la protección establecida por esta ley. No importa la obra con relación a otras (carácter objetivo), sino la obra con relación a su autor o creador (carácter subjetivo)

Por ello, y de aceptarse la definición ensayada, deberíamos concluir que la protección brindada por el derecho de autor, y que eventualmente tendrá alguna relación con la brindada por la ley de modelos y diseños industriales (aún no sabemos en qué grado) se refiere a la facultad de disponer, publicar, ejecutar, representar y exponer en público, enajenar, traducir, adaptar, autorizar su traducción y reproducir en cualquier forma (ver art. 2º, ley 11.723) la expresión formal conseguida como consecuencia de un aporte intelectual creativo arbitrario (definición de la naturaleza jurídica del objeto de protección).

Para limitar la definición y poder comparar el instituto de la ley 11.723 con el del dec.-ley 6673/63 (Adla, XXII-B, 989) agregaremos a la definición resaltada en el párrafo anterior «en las obras aplicados al comercio o la industria» con lo cual abandonaremos a la informática y nos introduciremos en otra parte del objeto de nuestro trabajo.

La definición ensayada es lo suficientemente amplia como para receptar todas las obras actualmente protegidas y lo suficientemente estricta como para dejar de lado el saber hacer, el estado de la técnica y las invenciones. Por último contiene una serie de conceptos jurídicos indeterminados (aporte intelectual, creativo, arbitrario, expresión formal) que permiten que los jueces puedan hacer una interpretación caso por caso del objeto de protección de la ley.

Como ya dijimos, a fin de poder comparar esta definición con la correspondiente al objeto de protección en los modelos o diseños industriales debimos circunscribirla a las características propias de estas obras, a saber el carácter ornamental existente en la forma conseguida como consecuencia de ese aporte intelectual creativo arbitrario, (independientemente del mensaje que transmita), que no lo tiene la escritura ni la música ni los programas de computación.

III. Objeto de protección del decreto-ley 6673/63

El objeto de protección del dec.-ley 6673/63 se encuentra definido por la propia norma jurídica por lo que su análisis se simplifica bastante.

Por aplicación de la norma jurídica se considera que el modelo o diseño industrial es toda forma o aspecto incorporado o aplicado a un producto industrial que le confiere carácter ornamental (12), debiendo ser novedoso y tener configuración propia (13) y correspondiéndole la propiedad del derecho al autor del modelo o diseño (14).

Los requisitos enumerados tienen importantes consecuencias prácticas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar si un depósito efectuado es o no un modelo o diseño industrial.

El modelo o diseño, por aplicación del art. 3º del decreto es la forma o el aspecto incorporado, el que por aplicación del art. 1º del decreto debe tener un autor.

O sea que nos encontramos ante el requisito de aporte intelectual.

Además por aplicación del art. 3º del decreto, el modelo o diseño es la forma o aspecto incorporado al objeto industrial.

Nos encontramos ante el requisito de que exista una expresión formal.

Tal forma o aspecto debe ser incorporado al objeto industrial y conferirle carácter ornamental (mismo art. 3º) y por imperio del art. 6º c) tal forma no debe estar impuesta por la función que debe cumplir el producto y como ya vimos debe tener un autor.

Este doble requisito de autoría y arbitrariedad (no funcionalidad) coincide con el requisito de arbitrariedad y el carácter subjetivo del mismo establecido por la ley 11.723.

Pero aún existe otro requisito ya visto establecido por la ley y se refiere al establecido por el art. 6º b) que exige una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos anteriores. Ello sumado al hecho de que el modelo o diseño es la forma y no el producto (ver art. 3º) nos conduce a que el requisito de creatividad es exigido por la ley. En efecto la forma no debe ser consecuencia directa de ese saber hacer propio de toda obra.

Pero no basta con que la forma sea creativa, además debe ser novedosa. La novedad sólo puede medirse respecto del estado del arte. Como vemos, el requisito que se agrega es de tipo objetivo, en cuanto mide a la obra con relación a otras y no solamente con relación al autor como en el caso de la ley 11.723.

Por ejemplo, la pirámide alguna vez fue una forma novedosa aplicada en la arquitectura. Luego, con las pirámides de Egipto, si es que no hubo otras anteriores, dejó de serlo y la novedad residió en aspectos particulares incorporados a ellas. O sea la novedad y su ámbito de protección debe medirse en función de los antecedentes y quedará a criterio del juez la apreciación de la existencia de novedad o no en cada caso y qué grado de protección ésta debe tener, teniendo en cuenta la mayor o menor cantidad de antecedentes que puedan existir en cada caso y la forma especial reivindicada como novedosa. El razonamiento es muy similar al que hace un juez al juzgar la confundibilidad marcaria para lo que debe tener en cuenta las llamadas circunstancias adjetivas y dentro de ellas la existencia de otros antecedentes.

  1. Comparación de los objetos de protección de ambos regímenes

Al analizar los objetos de protección nos encontramos con definiciones similares pero no idénticas.

En efecto, el acto creativo de la ley 11.723 y según lo que analizamos, es aquello que no forma parte del saber hacer. Pero ello no significa que deba ser novedoso, ya que dos artistas pueden pintar un mismo modelo (v.gr. una isla) el mismo día y hora, desde un punto de observación próximo de manera que exista la misma perspectiva, y sus obras, a menos que se copien mutuamente, seguirán siendo originales aunque una de ellas no será novedosa respecto de la otra.

El dec.-ley 6673/63 en cambio tiene una exigencia mucho más rigurosa en lo que respecta a su creatividad. No basta con que exista una configuración distinta y fisonomía propia, lo que sería propio de las obras protegidas por la ley 11.723, sino que además debe ser novedosa. Como ya dijimos el análisis de la obra es objetivo (con relación a las existentes) y no subjetivo (con relación a su autor).

Entonces la comparación entre otras no puede hacerse haciendo hincapié en la arbitrariedad, sin importar la idea rectora en ambas, sino que en los modelos y diseños industriales la comparación toma en cuenta la idea rectora ya que exige novedad. Se deben comparar y no deben ser confundibles, sin importar si son o no originales. O sea que la protección es mucho mayor en el dec.-ley 6673/63 que en la ley 11.723 para las obras pertinentes.

Ello se evidencia en los plazos de protección de ambos regímenes jurídicos. Como observa el doctor Poli, el plazo de vigencia de los derechos intelectuales se relaciona íntimamente con la protección brindada. A menor plazo mayor protección y viceversa (15).

Esta característica lógica nos confirma con claridad que lo expresado hasta ahora tiene fundamento para ser valedero o sea que la novedad es un concepto que restringe al de creatividad exigido en ambos regímenes, ya que es objetivo.

Podemos entonces afirmar que ambos regímenes jurídicos (respecto de obras ornamentales) otorgan derechos sobre la expresión formal conseguida a los autores de aportes intelectuales creativos y arbitrarios pero en un caso (el del dec.-ley 6673/63) la creatividad además debe cumplir con el requisito de novedad.

O sea que del análisis surge que todo modelo o diseño industrial es protegible en cuanto a su forma por la ley 11.723, pero no que todo derecho de autor de los propios de la categoría ornamental en análisis sea protegible en cuanto a su novedad por el decreto-ley de modelos y diseños industriales.

En otras palabras, la relación existente entre la ley de derechos de autor, respecto de la categoría en análisis es la de especie a género.

 

La falta de depósito de un modelo o diseño según lo dispuesto por el decreto impide protegerlo en cuando a su novedad (aspecto objetivo), pero no por ello se pierde el derecho de exclusividad en cuanto a la originalidad (aspecto subjetivo).

 

Por otra parte el depósito de un modelo o diseño de acuerdo a lo establecido por el decreto protege su novedad aplicada a la industria lo que no impide la creación de obras originales confundibles con el modelo protegido pero, si se prohíbe su comercialización o industrialización hasta que el derecho de exclusividad concedido al autor del modelo venza o de alguna manera caiga en el dominio público (16).

 

Pero ni aun expirando el plazo de exclusividad sobre el modelo o diseño puede un tercero plagiarlo o hacer una obra derivada del mismo contra la voluntad de su autor y mientras este derecho de autor no caiga en el dominio público.

 

Por otra parte no puede aceptarse, y por lo analizado hasta ahora, que se pueda conseguir un derecho sobre una forma no novedosa aplicada en forma novedosa a un objeto industrial (como podría ser un pisapapeles con la forma del monumento de los españoles) ya que como vimos, el decreto protege la forma que debe ser novedosa, con fisonomía propia y configuración distinta aplicada a un objeto industrial (art. 6 b) ya visto. O sea que la forma, para ser registrable como modelo o diseño industrial debe reunir las características propias exigidas por la ley 11.723 y además ser novedosa. Por ello no deja de estar presente el aspecto subjetivo requerido por la ley 11.723 en todo modelo o diseño industrial de los admitidos por el dec. 6673/63.

 

  1. Breve análisis del Derecho francés

 

Lo hasta aquí planteado tiene sus raíces en ciertas nociones del Derecho francés y norteamericano y que no se opone a nuestra legislación.

 

En el Derecho francés se considera que existe una total superposición en el ámbito de protección de ambos institutos de tal manera que todo modelo industrial, resulta protegible al mismo tiempo por la ley de la propiedad literaria y artística (17).

 

Esta característica que se mantiene uniforme desde 1957 en que fuera receptada por la ley de la propiedad literaria y artística debe su nacimiento a Pouillet, promotor de la teoría sobre la unidad del arte y para quien no se podía erigir a un juez en crítico de arte para decidir qué lo era y qué no era (18).

 

Pouillet planteaba que no se podía dividir lo que por naturaleza era único. El arte aplicado a la industria no dejaba por ello de ser arte. ¿Dónde comienza lo bello?, se planteaba ¿Dónde termina? Admitamos -decía- que la ley debe ser uniforme para todas las obras que contengan al arte, independientemente de su aplicación o no industrial.

 

La consecuencia del cúmulo de ambas leyes en la práctica francesa resulta en:

 

  1. La ampliación de la protección de la ley de modelos al plazo de la ley de propiedad literaria y artística, que resulta mucho mayor.

 

  1. La imposibilidad de que un modelo o diseño caiga en el dominio público por su falta de depósito conforme lo establece la ley de modelos y diseños industriales, en tanto siempre, por imperio del cúmulo de leyes, se interpreta que será protegible por la ley de propiedad literaria en la que está ausente toda formalidad de depósito y para la que la obra en cuestión, por ser arte aplicado sólo requiere que sea novedosa.

 

  1. La posibilidad de conseguir, cumpliendo con el requisito de depósito establecido por la ley de modelos y diseños industriales, una prueba de la paternidad de la obra, lo que resulta muchas veces complicado tratándose de creaciones destinadas a la industria y en donde intervienen varias personas en su creación. (Aparentemente esta sería la única finalidad práctica para la subsistencia del régimen jurídico de los modelos y diseños industriales).

 

Al respecto Lucas (19) critica la confusión que se ha generado al confundir «originalidad» con «novedad». Así cita en su crítica a Desbois para quien un modelo industrial, y por imperio del principio de la unidad del arte, puede no ser novedoso, por la existencia de anterioridades, y aún así ser original y protegible por la ley de propiedad literaria y artística. Tal interpretación es una consecuencia directa, para este autor, del principio de unidad del arte y la interpretación que de él debe desprenderse, en contraposición a la que efectivamente ha surgido de la jurisprudencia y de cierta doctrina.

 

Como vemos, la interpretación en el derecho francés no es alejada a la propiciada en este artículo, si no fuera por la falta de consideración, en Francia, de una distinción que existe entre el carácter subjetivo de la protección en un régimen legal y el objetivo en el otro. Esta distinción que efectuamos y que no existe en el derecho francés evita que un régimen jurídico sea estéril (el de modelos y diseños industriales) y propicia una clara delimitación del marco protector de cada uno, dándole un sentido a la interpretación de manera tal que ningún acto legislativo resulte absurdo.

 

Para decirlo de manera simple nuestro decreto ley frente a la ley de derecho de autor protege la novedad (aspecto objetivo), mientras que ésta sólo se limita a la arbitrariedad (aspecto subjetivo). Luego ambos comparten los requisitos comunes en cuanto a la naturaleza jurídica del objeto de protección para obras ornamentales y que ya hemos visto.

 

  1. Breve reseña del Derecho estadounidense (20)

 

En síntesis el Derecho estadounidense es muy similar al nuestro en cuanto al objeto de protección, sin embargo se diferencia en que en Estados Unidos el derecho otorgado se considera que es una patente de diseño (Design Patent) exigiéndose de su inventor los mismos requisitos que los exigidos respecto de las patentes clásicas (Utility Patents).

 

O sea que el diseño inventivo de carácter ornamental no debe formar parte del estado del arte, requiriéndose además novedad que no debe confundirse con el requisito inventivo. O sea debe existir una invención novedosa en lo ornamental.

 

No se considera que exista invención novedosa en la mera adaptación de un modelo conocido para una aplicación distinta (v.gr. Monumento de los Españoles ya visto).

 

Por último se considera que la protección de la patente de diseño es más amplia que el derecho de autor en tanto protege la idea inventiva y no el derecho a su reproducción o adaptación, lo que es el objeto del Copyright.

 

VII. Conclusiones

 

De los análisis efectuados se pueden extraer las siguientes conclusiones.

 

El derecho de autor sobre las obras aplicadas al comercio y a la industria es una especie del género correspondiente a los modelos y diseños Industriales protegidos por el dec. 6673/63, por lo que todo modelo o diseño industrial (protegible por el decreto ley) debe ser considerado una obra protegible por la ley 11.723 pero no a la inversa.

 

El decreto ley con relación a la ley 11.723 protege la novedad (aspecto objetivo) de la expresión formal alcanzada como consecuencia del aporte intelectual creativo arbitrario aplicado a una obra.

 

La protección del modelo existirá y en su caso será cuantificable por su aspecto novedoso, por lo que deberá tenerse en cuenta el estado del arte, o sea los antecedentes existentes similares.

 

Un modelo o diseño industrial (lo que supone existencia de un aporte intelectual creativo arbitrario) no protegible por carecer de novedad o haber caído en el dominio público sigue resultando protegible por la ley 11.723 en cuanto a su forma particular dejada por el autor (aspecto subjetivo).

 

En el mismo sentido toda obra protegida por la ley 11.723 lo será solamente respecto de su creatividad, o sea la fisonomía propia u original dejada por el autor (aspecto subjetivo).

 

Por último no podemos dejar de reconocer que la interpretación que aquí se propicia no coincide con la doctrina y jurisprudencia actual, que exige mayor creatividad en las obras a proteger por la ley 11.723 que en las correspondientes al dec.-ley 6673/63 (21).
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1) CNCiv., sala D, 30/4/74, ED, 56-342.

(2) CNCiv., sala A, 13/2/92, ED, 147-532.

(3) «La Corte y el ‘software'», nota a fallo de O’FARRELL, E., LA LEY, 1998-B, 85, «La protección jurídica de los programas de ordenador», PALAZZI, Pablo A., JA, 1998-III, 319, CNCrim. y Correc., sala 4, 20/5/97, «Carnicero Ariel», JA, 1998-II, 332, «Los Programas de computación y las implicancias de un fallo de Corte», VILLALBA, Carlos A., LA LEY, 1998-B, 73, CNCasación Penal, sala 1, julio 19-995, «Autodesk Inc.», LA LEY, 1998-B, 74, «El software, ¿obra protegida?», por EMERY, Miguel A. y GARCIA SELIART, Marcelo, ED, 176-241, «La obra de ‘software’ está amparada en la ley de propiedad intelectual Nº 11.723», por LANGENAUER, Inés B., ED, 176-415.

(4) BENDER, David, «Computer Law, Software Protection», t. 2, Capítulo 4, ps. 22 y 23.

(5) «L’originalité des logiciels», punto 91 en «Traité de la Propiété Littéraire & Artistique», LUCAS, A., LUCAS, H.L., Litec, 1994.

(6) LUCAS, obra citada en 5, p. 99 referencia 131.

(7) Fallo Pachot, en obra de LUCAS citada, p. 98.

(8) Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Denta Laboratory, Inc. 797, F.2d 1222 (3d Circuit 1986), cert. Denied, 479 U.S. 1031 (1987).

(9) Computer Associates International, Inc. v. Altai Inc. 23 USPQ 2d 1241.

(10) Lotus Development Corp. v. Paperback Software Int’l, 740 F. Supp. 37, 15 USPQ 2d 1577 (D, Mass. 1990).

(11) Feist Publications Inc. v. Rural Tel. Sev. Co, Inc, 499 US-111 S. Ct. 1282 (1991).

(12) Art. 3º del dec. 6673/63, ratificado por la ley 16.478 (Adla, XXIV-C, 1986).

(13) Art. 6º inc. b del dec.-ley 6673/63 ratificado por ley 16.478 que establece «No podrán gozar de este beneficio que otorgue este decreto: b) los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos y diseños industriales anteriores».

(14) Art. 1º del dec. 6673/63, ratificado por la ley 16.478.

(15) Observación del doctor Iván Poli en su exposición sobre modelos y diseños industriales, Universidad de Palermo, Posgrado de Derechos Intelectuales, año 1999.

(16) Ver art. 19, dec.-ley 6673/63.

(17) GREFFE, Pierre et GREFFE, François, Définitions des dessins et modèles», p. 31 y sigtes. en «Traité des dessins & des modèles», 5º édition, Litec, 1994.

(18) GREFFE, Pierre et François, obra citada, p. 49 y siguientes.

(19) En este sentido LUCAS, obra citada en 5, p. 91, punto 89

(20) Síntesis efectuada de «Lipscomb’s Walker On Patents» Third Edition, Capítulo 16 en el t. 5, 1986, The Lawyers Co-operative Publishing. Co.

(21) En este sentido ver artículo de EMERY, Miguel A. sobre el tema en LA LEY, 1986-B, 774.


 

Información Relacionada

Voces: PROPIEDAD INTELECTUAL ~ DERECHOS DE AUTOR

Modelos y diseños industriales vs. derecho de autor2018-02-15T14:55:59+00:00