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NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE MARCAS

 

Con fecha 3 de abril de 2019 ha salido publicado en el Boletín Oficial el decreto 242/2019 reglamentario de la ley 24.481 la que a su vez modifica la ley 22.362, mejor conocida como ley marcas y designaciones comerciales.

 

El decreto en cuestión, entrará a regir el día 2 de junio de 2019, es decir 60 días después de su publicación y deroga al decreto reglamentario 558/81 que reglamentara la ley 22.362[1].

 

En los próximos párrafos haremos un análisis crítico de esta reglamentación, esperando con ello fomentar la discusión y el consenso y llegado el caso su modificación por el INPI, en virtud de las delegaciones reglamentarias establecidas por la ley 27.444, en aquellos supuestos que discrepamos con la reglamentación. Lamentamos que no haya existido esta oportunidad antes de la sanción y publicación de la norma comentada, algo que nuestras autoridades en este país no consiguen imitar de países desarrollados como EEUU, en que es costumbre circular white papers, entre profesionales especialistas de cada área, en la que se proyecta una reforma, para luego recoger sus opiniones.

 

Críticas políticas aparte, y adentrándonos en el análisis, consideramos que algunos de los artículos alteran la ley, lejos de reglamentarla, esto es plantean excepciones o directamente derogan normas legales de rango superior de la pirámide jurídica nacional.

 

Son situaciones que al menos resultan opinables y habrá que ver si los administrados las discuten ante la justicia y qué resolverá esta última acerca de su legitimidad y procedencia cuando deba dictar sentencia sobre ellas, o si el INPI tomará nota de estas opiniones y modificará la reglamentación acorde a ellas.

 

A fin de facilitar la lectura al lector recorreremos el articulado del reglamento en forma ordenada respecto de aquellos artículos reglamentados, intercalando nuestra opinión cuando consideremos que ello lo justifique.

 

ARTÍCULO 1º.- Los productos y los servicios que se pretendan proteger mediante marcas en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, serán clasificados de conformidad con el Nomenclador Internacional aprobado por el ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS y sus sucesivas actualizaciones, aprobado por la Ley Nº 26.230.

 

Anteriormente el decreto 558/81 explicitaba las clases y los productos, lo que fuera modificado a partir de la ley 26.230, que incorporara el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios. La referencia hecha en la reglamentación refleja el contenido de una norma legal contenida en otro cuerpo legal.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere adquirido capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o habituales que presenten dicha capacidad.

 

Visto la opción dispuesta por el artículo 15.1 del ADPICS[2], y la extensa jurisprudencia existente en este sentido[3], este artículo no deja se ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la opción contenida en un tratado y la jurisprudencia existente que incorpora dicha opción, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

 

ARTÍCULO 3º.- Las denominaciones de origen nacional o extranjeras a las que se refiere el inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, comprenden las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la REPÚBLICA ARGENTINA.

 

Es una cuestión terminológica cuya interpretación corresponde sea hecha por un decreto reglamentario y responde a la terminología usada comúnmente en la especialidad.

 

 

ARTÍCULO 4º.- El interés legítimo podrá acreditarse por cualquier medio de prueba.

 

Visto la extensa jurisprudencia existente en este sentido[4], este artículo no deja de ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la jurisprudencia existente, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

ARTÍCULO 5º.- El plazo de vigencia de la marca registrada se computa desde que la misma es concedida y sus renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya renovación se solicita.

 

La presente es una interpretación de la ley que resultaba necesaria a los efectos de aventar dudas, sobre todo cuando el trámite de renovación, por razones procedimentales, demoraba el otorgamiento del registro.

 

La renovación puede solicitarse por una menor cantidad de productos o servicios que los que protegía el registro cuya renovación se solicita, pero no podrá ampliarse o extenderse dicha protección incorporando productos o servicios que no hubieren estado protegidos por aquel.

 

Lo dispuesto es una interpretación que genera certezas para quien quiera ponerse a resguardo del instituto de caducidad parcial (nuevo régimen por imperio de la reforma a la ley 22.362) sin necesidad de tener que renunciar a productos y servicios en una petición autónoma a la renovación a efectuarse. Por otro lado el decreto confirma que la renovación no puede abarcar nuevos productos o servicios más que los cubiertos, en tanto ello sería una nueva marca.

 

Ante la solicitud de registro de una marca, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) podrá, por resolución fundada, concederla total o parcialmente para solamente algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud.

La concesión parcial de la marca para determinados productos o servicios implicará la denegatoria del registro para el resto de los productos o servicios indicados.

 

Resulta una derivación razonable del artículo 16 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos  en cuanto establece que la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo (como ciertamente lo es el error respecto a uno o varios productos o servicios dentro de un listado mayor) no importará la nulidad del acto, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. En este caso es la solicitud la que se sanea con carácter previo a la emisión del acto en los mismos términos autorizados para el último.

 

En los supuestos en los que, posteriormente por vía recursiva, el solicitante obtuviese la concesión de alguno o todos los productos o servicios originalmente denegados, los mismos se adicionarán al registro originalmente concedido parcialmente y la vigencia de DIEZ (10) años se computará para todos ellos a partir de la misma fecha de la concesión parcial recurrida.

 

Resulta una derivación razonable de lo establecido en el artículo 19 inc. b) de la ley 19.549 relativos a los actos anulables confirmados por el órgano que dictara la resolución. Conforme este artículo los efectos del acto confirmatorio se retrotraen a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

 

 

ARTÍCULO 10.- Los trámites seguidos ante la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones deberán ser presentados ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) y quedarán sujetos al procedimiento y aranceles que establezca el citado Instituto dentro del ámbito de su competencia.

 

La cuestión relativa a la delegación para la fijación de aranceles sería una potestad del PEN que puede delegar en el ente autárquico, en la medida en que tales aranceles respondan a tasas por servicios prestados y no oculten una naturaleza tributaria, en cuyo caso serian de resorte del Honorable Congreso de la Nación conforme lo dispone el artículo 17 de la CN.

 

Aquellos solicitantes con domicilio real en el extranjero, además del domicilio especial electrónico, deberán constituir un domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

La reglamentación es acorde con el decreto reglamentario 1759/72 de la ley de procedimientos administrativos 19.549 en cuanto establece que toda persona que comparezca ante autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente. En este caso dicho requisito sólo se exige a los solicitantes con domicilio en el extranjero lo que resulta razonable visto la posibilidad de notificación electrónica en todo el territorio de la Nación.

 

 

En caso de divergencia entre la constancia de la solicitud o de cualquier escrito en poder del solicitante y el original del mismo obrante en el expediente, prevalecerá este último.

 

Esta afirmación así considerada, sin excepciones, sería ilegal, por contrariar una norma de carácter superior (ley 19.549 de procedimientos administrativos) y debería interpretarse como que existe una presunción de legitimidad de los actos administrativos tal como establece el artículo 12 de la ley 19.549. En efecto, siguiendo a Gordillo[5] definimos al acto como la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Por ello, todo escrito foliado a un expediente debe presumirse válido sin perjuicio de que pueda invalidarse el mismo ante elementos de prueba que así lo demuestren y destruyan la presunción legal.

 

 

ARTÍCULO 12.- La firma del solicitante, así como del signo cuyo registro se pretende, se considerarán requisitos no subsanables y, en consecuencia, su ausencia determinará la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la notificación del acto administrativo que así lo declare. Igual resolución se aplicará cuando la ausencia de indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de protección que se pretende reivindicar.

 

La disposición en análisis, si bien ha sido una costumbre del INPI de los últimos años no impugnada por los administrados, contraría expresamente lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 19.549 relativa a la posibilidad de conversión de un acto administrativo. En efecto, conforme establece el artículo 20, si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste, consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Consecuentemente un decreto como el que se comenta excede lo dispuesto por el artículo 99 inc. 2 de la CN en cuanto vulnera lo establecido por la ley (19.549). En particular, la tasa pagada por el solicitante será un acto válido que puede ser integrada a otro acto en los que los elementos esenciales no falten. No habría ningún perjuicio para la Administración ni para el resto de los administrados y no se daría esa situación de arbitrariedad e ilegalidad que por otra parte contraría el principio de gratuidad de los actos administrativos sin ningún fundamento razonable. Lo cierto es que el valor de las tasas que se pierden por esta actitud arbitraria de la administración muchas veces no justifican el tiempo y el trabajo que demandaría el recurrir la decisión administrativa, por lo que ha sido razonable que el administrado lo haya tolerado, pero ello no quita su sesgo de ilegalidad y arbitrariedad que seria bueno que la Administración lo evite.

 

Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales previstos en la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, en la presente reglamentación y en las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aplicación, se correrá vista al solicitante, a los fines de que proceda a subsanar las deficiencias observadas, en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la notificación.

 

El plazo de 10 días es un plazo razonable especialmente previsto en la ley de procedimientos administrativos 19.549 en su artículo 1 e) 4 que establece que cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

 

Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el párrafo anterior, en la que se indicará, además, el criterio de la oficina.

Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo, se resolverá y se ordenará la publicación de la solicitud o se dictará resolución denegatoria, según corresponda.

La publicación de la solicitud contendrá, al menos, el signo solicitado, el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en la que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que tramita la solicitud.

 

Sin comentarios.

 

 

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación determinará la forma, contenido y requisitos de las oposiciones, como así también el procedimiento para resolverlas.

 

Conforme el el art. 3º del decreto 722/96 que es conteste con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 19.549 cualquier disposición que instituya procedimientos administrativos especiales deberá contener expresa fundamentación de la necesidad jurídica imprescindible de apartarse de los procedimientos establecidos por la LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Nº 19.549 y por el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto Nº 1759/72 (t. o. 1991). Consecuentemente, todo proceso que se diferencie del establecido por la ley 19.549 deberá estar fundamentado. Es de destacar que la mención efectuada en el artículo 47 de este reglamento, y que se tratará más abajo, no cumple con los extremos exigidos por las normas legales mencionadas, las que requieren fundamentos y no la mera afirmación de su necesidad. Por ello, si el INPI hace uso de las facultades delegadas expresamente mencionadas  en el artículo 47 de la ley 27.444 que este decreto no precisaba ratificar, deberá fundamentar las razones de porqué se aparta del procedimiento de la ley 19.549 y su decreto reglamentario, que como venimos viendo, en muchos de los supuestos reglamentados se trataría de una réplica del contenido de dicha ley pero en un cuerpo independiente[6].

 

En caso de divergencia entre la constancia de la oposición en poder del solicitante y el original de la oposición obrante en el expediente, prevalecerá este último sobre aquella.

 

Sobre este artículo y su ilegalidad remitimos a lo comentado en el art. 10 tercer párrafo.

 

ARTÍCULO 15.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) establecerá la forma en que se efectuarán todas las notificaciones previstas en la citada ley.

 

No solo debe tenerse en cuenta lo comentado en el artículo 14 sino lo dispuesto por la ley 19.549 sobre la eficacia del acto de alcance particular que debe ser objeto de notificación al interesado. Los administrados han aceptado la práctica del INPI consistente en la publicación en el boletín de marcas (procedimiento propio de un acto de alcance general) como medio de notificación de actos particulares lo que por otra parte es imposible de verificar humanamente, y solo con la utilización de complejos sistemas de computación, que pueden fallar, se logra tomar conocimiento de ellos, por lo que estos actos de notificación debieran ser considerados nulos, sin perjuicios de ser válidos cuando el particular así los acepte y no perjudiquen a terceros (conf. artículo 11, ley 19.549 última parte). Ni siquiera lo establecido en el artículo 44 del decreto reglamentario de la ley 19.549 permitiría validar dicha notificación en el plazo saneatorio de 60 días, en tanto las publicaciones efectuadas por el INPI y por su limitación en cuanto al contenido y a las formas, impiden que el interesado reciba el instrumento de notificación tal como establece la norma. Esta cuestión, por vulnerar el derecho a ser oído, de raigambre constitucional, no puede ser modificada por un decreto reglamentario en perjuicio del administrado. La tolerancia demostrada hasta el presente por los administrados de ninguna forma legitima a la administración en su proceder ilegal, el que esperamos sea modificado en el futuro.

 

 

El plazo para responder la vista de observaciones efectuadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, es de TREINTA (30) días corridos, desde su notificación.

 

No hay más comentarios que hacer salvo por el acto de notificación, que debe ser ser tal y no una mera publicación restringida en el boletín de marcas, a lo que nos referimos en el artículo 15.

 

Contestada la vista, o vencido el plazo para hacerlo, y siempre que no hubiere oposiciones pendientes de resolver, la mencionada Dirección Nacional dictará la resolución concediendo o denegando la marca solicitada, incluso con el alcance parcial al que se refiere el artículo 5° del presente.

 

Sin comentarios.

 

Si el traslado incluyese observaciones del referido organismo, conjuntamente con oposiciones presentadas, el plazo será en total de TRES (3) meses.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 16.- Dentro del plazo de TRES (3) meses previsto en el presente artículo, solicitante y oponente u oponentes podrán recurrir a cualquier método alternativo de resolución de conflictos con la finalidad de arribar a un acuerdo sobre el levantamiento parcial o el retiro de la oposición.

La Autoridad de Aplicación podrá dictar la normativa complementaria y/o aclaratoria que resulte necesaria a los fines del procedimiento para la resolución de las oposiciones en sede administrativa.

 

Ya nos hemos expedido respecto de que no consideramos que el INPI tenga competencia para dictar la normativa complementaria que no sea acorde con lo establecido por la ley 19.549 salvo que lo fundamente adecuadamente, lo que el decreto no ha hecho.

 

La decisión que recaiga se limitará a resolver únicamente si la oposición u oposiciones que se mantengan vigentes son fundadas o infundadas.

 

Sin comentarios.

 

Las presentaciones efectuadas fuera del plazo indicado en el artículo 13 de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, así como también aquellas que no hubiesen pagado la tasa de presentación o de mantenimiento de su vigencia, no darán lugar al procedimiento de oposiciones a que se refiere el artículo 16 de la citada Ley, pero podrán ser consideradas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), siempre que el registro de la marca implique una afectación al orden público.

 

Este artículo describe el articulo 6 de la ley 19.549, en cuanto establece que una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.

 

 

ARTÍCULO 17.- El recurso directo previsto en el presente artículo tramitará solo entre solicitante y oponente.

La presentación de este recurso deberá cumplir con las formalidades previstas por el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y concordantes.

 

Esta disposición debería ser adecuada por el INPI conforme sus competencias reglamentarias delegadas por ley, ya que es una confesión lisa llana en cuanto a que el INPI asumirá funciones judiciales, prohibidas por el artículo 109 de la CN. Otra cuestión distinta, aceptada y defendida por nosotros,[7] es la de considerar que en la construcción del acto administrativo de concesión de una marca, el Estado Nacional permite la presentación de observaciones por parte de terceros (oposiciones), quienes hasta puedan tener un espacio temporal para negociar sus diferencias con los solicitantes y eventualmente renunciar a tales cuestionamientos, pero que de persistir en los mismos, sea el Estado (INPI), que con el dictado del acto administrativo o con carácter previo en una declaración con efectos jurídicos, esté ejerciendo una función jurisdiccional y no judicial. Esta función jurisdiccional tiene como naturaleza jurídica el “decir el derecho” y es propia de todo órgano del Estado que pretenda actuar en la esfera de la legalidad, y no solo del Poder Judicial. Otra cuestión es la referida a resolver diferencias entre los privados, que es una función judicial cuya competencia compete exclusivamente al Poder Judicial por imperio de nuestra Constitución. Es de destacar que el oponente en realidad no es parte en el trámite de una marca sino que su intervención es la propia de un tercero interesado, conforme lo permite el artículo 3 del reglamento de la ley 19.549 de procedimientos administrativos[8]. Si el Estado, fuera luego llevado ante los tribunales ya sea por el solicitante o por los oponentes, lo que estará en discusión será la legitimidad del acto administrativo de concesión total o parcial o denegatoria de marca o el acto previo que declara acerca de las observaciones (oposiciones), proceso en el que el oponente puede continuar participando como tercero interesado además del solicitante como parte. Por otra parte, el juez debería resolver todas las disputas existentes en el trámite de marca, de tal forma de ser contestes con el objeto de la reforma de la ley de marcas, tendiente a la desburocratización, lo que solamente se logra si el demandado es el Estado y lo que se discute sea la legitimidad del acto administrativo en cuestión y no la contienda entre particulares. Esta afirmación hecha por el PEN de que lo que se apela es una disputa entre particulares obligaría al Poder Judicial de la Nación a invalidar la norma e intimar al INPI a presentarse como parte en el proceso del Recurso Directo o bien declarar que el procedimiento llevado adelante por el INPI es inconstitucional por haberse arrogado facultades judiciales. Todo lo expuesto es sin perjuicio de que las costas deban ser siempre atribuidas en el orden causado para no perjudicar a la Administración salvo supuestos de extrema arbitrariedad. Creemos que el INPI, en función de las competencias legales delegas por el art. 47 de la ley 27.444, puede revisar y adecuar esta norma al espíritu de la ley 27.444 citada.

 

ARTÍCULO 18.- Una vez constatada la terminación del juicio, sea por informe del juzgado o bien por verificación informática del portal de trámites del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) resolverá la solicitud de marca consecuentemente con los demás antecedentes del caso.

 

El INPI tendrá que ser parte en el recurso directo a riesgo de que todo el proceso sea cuestionado por inconstitucional por lo que este artículo quedará en suspenso hasta que la justicia se expida sobre lo anterior o bien el INPI lo adecue conforme sus facultades.

 

ARTÍCULO 20.- La solicitud de renovación deberá ser presentada en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, la que podrá considerar la posibilidad de un plazo de gracia, sin perjuicio de la validez de los derechos de terceros que pudieren haber surgido entre el vencimiento del registro que se renueva y la presentación efectuada dentro de dicho plazo de gracia.

 

Visto la extensa jurisprudencia y doctrina existente en este sentido[9], este artículo no deja se ser una interpretación de la normativa legal, ampliamente avalada por la jurisprudencia existente, lo que el PEN interpreta y aclara.

 

 

ARTÍCULO 24.- La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para la resolución de las nulidades de marca en sede administrativa, correspondientes al inciso a) del artículo 24 de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo.

 

Remitimos a los comentarios expuestos en el artículo 14 considerando que el procedimiento establecido por la ley 19.549 será el que deba seguirse como principal y no supletoriamente, salvo que se justifique algún desvío del mismo conforme la misma norma exige en su artículo 1. Por otro lado, y dentro del procedimiento establecido por el art. 14 de la ley 19.549, incisos a) y b), solo podrán ser declarados nulos por la administración los actos administrativos en los que la voluntad del INPI haya resultado excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta, alta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Es de destacar que sobre esta declaración pesa el límite impuesto por el Artículo 17 de la ley 19.549 en cuanto establece que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa, exceptuando al acto firme y consentido que hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Es decir, si la marca ha sido concedida, notificada su concesión y ella esté siendo usada por su titular, solo podrá ser declarada nula por los jueces competentes para ello y jamás por el INPI.

 

En los demás supuestos, es decir, cuando se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto solo será anulable en sede judicial por aplicación del artículo 15 de la ley 19.549 el que, por imperio del artículo 99 inc. 2 de la CN impide que un decreto reforme una ley.

 

 

ARTÍCULO 26.- El procedimiento en sede administrativa, para la resolución de la caducidad de registro por falta de uso, será determinado por la Autoridad de Aplicación. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo.

 

Remitimos a los comentarios expuestos en el artículo 14 considerando que el procedimiento establecido por la ley 19.549 será el que deba seguirse salvo expresa fundamentación de su necesidad de especializarse. En este supuesto además entra en conflicto lo dispuesto por la ley 19.549 en su artículo 21 que dispone que la Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.  Finalmente, el acto siempre podrá ser revocado (me refiero a la declaración de caducidad) cuando se pruebe en la vía recursiva y dentro de los plazos de los mismos, hechos o circunstancias inexistentes (en este caso el efectivo uso en los plazos cuestionados) como además lo ratifica el artículo que sigue. Consideramos que en el supuesto en que sea un interesado con interés legítimo quien solicite la caducidad de la marca, la intimación previa no correspondería, no solo por la práctica existente hasta el presente sino porque la declaración en tal caso no sería unilateral de la administración sino a instancia de otro administrado con interés legítimo.

 

 

La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente artículo hayan cumplido los CINCO (5) años de vigencia. La falta de presentación de la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en contrario.

Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.

 

A la fecha de publicación de este artículo el INPI ha fijado el valor de la tasa por la presentación de la declaración jurada de uso en $ 2250 y la sobretasa por falta de presentación de la misma en término, en $ 1500 por año de retraso en su pago.

 

ARTÍCULO 42.- La Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, es el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 43.- En virtud de la implementación de trámites electrónicos y expedientes digitales, el libro al que se refiere el artículo 43 de la ley que se reglamenta será reemplazado por constancias electrónicas según lo que establezca la Autoridad de Aplicación, manteniendo su validez y eficacia legal.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 44.- El certificado de registro será expedido por medios electrónicos oficiales y firmado digitalmente por la máxima autoridad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, el cual será implementado en las condiciones y plazos que fije la Autoridad de Aplicación.

 

Sin comentarios.

 

ARTÍCULO 45.- Las publicaciones ordenadas en el artículo 45 de la Ley que se reglamenta, se efectuarán en el Boletín de Marcas que edita el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), pudiendo recurrir en la medida de sus posibilidades técnicas, a la publicación por medios electrónicos o informáticos, según lo establezca la Autoridad de Aplicación.

En la publicación se consignará la marca, el número de resolución de concesión del registro, abandono, desistimiento o denegatoria según corresponda y por orden correlativo, el nombre del titular, los productos o servicios que distingue y la clase a la que pertenece.

En caso de transferencia, solo se indicará el nombre del nuevo titular, el número de registro, la clase respectiva, la descripción de los productos o servicios transferidos, en caso de transferencia parcial de productos o servicios, la fecha de su anotación y en su caso el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que realizó el trámite.

 

En aquellos supuestos en que dichas publicaciones pudieran dar lugar a recursos remitimos a lo manifestado respecto del artículo 15 y la nulidad de estas notificaciones como tales, cuando el administrado no las admita.

 

ARTÍCULO 47.- El procedimiento marcario constituye un régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias disposiciones y por la reglamentación adicional que se dicte. La Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo será de aplicación supletoria.

 

Esta afirmación no se condice con los requerimientos establecidos en la ley 19.549 y su decreto reglamentario en cuanto a que debe explicitarse la razón por la que dicho procedimiento particular debe apartarse de los lineamientos establecidos por la ley 19.549, y que sean ajenos a la mera comodidad de mantener un régimen independiente que podría dar lugar a arbitrariedades.

 

El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) se encuentra facultado para regular las incumbencias profesionales, derechos y obligaciones, exámenes y condiciones de inscripción de los agentes de la propiedad industrial, cuya matrícula se encuentra a su cargo.

 

Sin comentarios.

 

Se tendrá por no presentada toda presentación que carezca del pago de la tasa o arancel correspondiente.

 

Contrariamente a lo comentado en el artículo 12, la disposición en análisis es contraria a la costumbre implementada por el INPI en los últimos años en que la falta de pago de una tasa o arancel sólo podía ser causal de una notificación exigiendo la misma, con una sobretasa por dicho incumplimiento. La norma ahora existente contraría expresamente lo dispuesto en el artículo 19 b) de la ley 19.549 relativa a confirmación del acto, en que el órgano que dictó el acto puede validarlo subsanando el vicio que lo afecte, en este caso, a través de la conducta del administrado que obla la tasa no pagada. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación. Es de destacar que el principio de la gratuidad del procedimiento administrativo es el que debe guiar la interpretación del mismo y si bien las tasas son necesarias para que la administración pueda prestar un buen servicio no pueden ponerse como una condición fatal que sea imposible de sanear aún tardíamente y con un mayor costo.

 

En efecto, establece el artículo 20 que si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Consecuentemente un decreto como el que se comenta excede lo dispuesto por el artículo 99 inc. 2 de la CN en cuanto vulnera lo establecido por una ley. En particular, la tasa pagada por el solicitante es un acto válido que puede ser integrada a otro acto en donde los elementos esenciales no falten. No habría ningún perjuicio para la administración ni para el resto de los ciudadanos y no se daría una situación de arbitrariedad e inconstitucionalidad. Lo cierto es que el valor de las tasas que se pierden por esta actitud arbitraria de la administración no justifican el tiempo y el trabajo que demanda el recurrir la decisión administrativa pero no le quita por ello su sesgo de ilegalidad y arbitrariedad que no debe ser propio de una entidad gubernamental.

 

Oportunamente, en el artículo referenciado en la nota 4 aplaudimos las reformas efectuadas por el PEN a la ley 22.362 más allá de las cuestiones formales (DNU) que no compartíamos. Hoy, a la luz de este decreto creemos que el procedimiento administrativo se podría estar desvirtuando en aquellos supuestos en que no se sigan los lineamientos de la ley de Procedimientos Administrativos (19.549) y ello no se justifique. Si se crearan procedimientos nuevos, innecesarios, lo único que se logrará será mayor burocracia, costos y tiempos para el administrado y con un grave riesgo de arbitrariedad por parte de la administración.

 

Esperamos que los comentarios expuestos puedan contribuir a la discusión y análisis de este decreto y permitan reforzar el espíritu de la reforma en cuanto pretendía desburocratizar al Estado bajo el amparo de la legalidad, para lo que el INPI cuenta con herramientas suficientes por la delegación de facultades establecidas por el artículo 47 de la ley 20.744.

[1] Art 3, decreto 242/2019

[2] 15.1 …. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

[3] CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa N° 5.187/13/ “Santos Nicolás c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro” del 3/3/16en que se consideró registrable la marca MAXIDESCUENTO para servicios de la clase 35., CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I , CAUSA 5862/01 “PFIZER INC. c/ MICROSULES Y BERNABO S.A. s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios” del 15/8/2006  en que se otorgó una medida cautelar contra un producto de la competencia que copiaba el color azul para una pastilla contra la disfunción eréctil-, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I .CAUSA N° 12.749/2004 –CONOPCO INC. C/COLGATE PALMOLIVE COMPANY S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA, del 27/12/11 en que se dijo “No se trata, por lo demás, de la transposición ciega de un instituto del derecho norteamericano que no se ajusta a los caracteres de un sistema “atributivo”. En primer lugar, el fenómeno de la llamada “distintividad sobrevenida” ha sido admitido hace más de una década en la Unión Europea, pues aparece en la Directiva 89/104/CCE (artículo 3, apartado 3), con notas que no son análogas al conflicto que se ha presentado en el sub-examine. La disposición aludida introduce una atenuación importante a las exigencias previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b, c y d, según las cuales será denegado el registro de las marcas –entre otras– que carezcan de carácter distintivo y de las marcas descriptivas. El apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CCE prevé que “no se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b, c, o d, del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo”. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado que la autoridad competente tiene un margen de flexibilidad para apreciar globalmente los elementos que permiten demostrar que una determinada marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trata (confr. TJCE, sentencia del 4/5/1999, “Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GMBH”). El concepto también es conocido y aplicado en otros sistemas regionales (ver, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso n° 124-IP-2006 del 11/10/2006, caso “Gelati Cía.Ltda”), sin embargo, este instituto –que juzgo compatible con el sistema atributivo– no es directamente aplicable en el caso por cuanto no admito que estemos ante un signo “SUAVE” –aplicado en relación a productos de la clase 3 del nomenclador– que sea meramente descriptivo, sino que, reitero, es evocativo y tiene aptitud distintiva propia, entre muchos otros. También en este sentido Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pag. 73 y 74.

 

 

 

 

[4] Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pág. 133 a 136 y jurisprudencia allí citada. Asimismo CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa 3845/2014/CA1 Norte Carlos c/ Online Buddies Inc. s/ cese de oposición al registro de marca, del 14/8/2018 de donde surge implícitamente que todo medio de prueba es admisible para demostrar el interés legítimo. En idéntico sentido CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 358/2011 PETRARCA MARIA FERNANDA Y OTRO Y OTRO c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA del 21/12/2016, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 6640/08 – S.I.– LABORATORIOS INDAS S.A. c/ PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA CAUSA N° 6629/08 –S.I.– LABORATORIOS INDAS S.A. c/ QUIMICA MEDICAL ARGENTINA S.A.C.I. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA, del 21/4/16.

 

 

 

[5] Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo IX, El acto administrativo,  https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo9.pdf

 

[6] ARTICULO 47. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria de la presente ley, en cuanto al procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente ley; limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del título a lo que resuelva el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de París ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión.
(Artículo sustituido por art. 76 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

 

[7] Carlos V. Castrillo, Un análisis preliminar a 30 días de su vigencia, Revista ADLA, Nro. 3, Marzo 2018, pág. 67

[8] Art. 3º.- …. También tendrán ese carácter (parte) aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del expediente

[9] Otamendi,  Jorge, Derecho de Marcas Abeledo Perrot, 1999, pág. 260 a 261 y jurisprudencia allí citada. Asimismo CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 1106/2011 GARCIA GONZALO NICOLAS c/ SOUTH CONE INC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA del 29/4/16, CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 3128/2006 – S.I. – RAMIREZ LEIVA JULIO C/PASTORE SILVIA HEBE S/VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, del 7/4/2016.

 

 

NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE MARCAS2019-04-23T21:48:51+00:00

Movement afoot in the patent scene in Argentina

Published in: The IPkat


Kat Friend Carlos Castrillo of Castrillo & Castrillo has brought to our attention a promising development with respect to IP practice in Argentina, which should be of interest to all patent practitioners.
Until now, a typical patent application in Argentina can be expected to take up to three years from the filing date until the commencement of the case processing. After that, it can often take up to 10 years before a patent is issued. That is, if you are lucky enough to have your patent application accepted. In fact, however, the rejection rate for applied patents is substantial. All of this meant that Argentina is often off the radar of patent filing programs.

But then came the election of Mauricio Macri as President in 2015 and more recently, the appointment of a new President of the Trademark and Patent Office, Mr. Damaso Pardo. In a word, as Mr. Pardo has stated, from the vantage of IP, “Argentina now opens again to the world». This means reforming an admittedly cumbersome, slow and protectionist system. Exhibit «A» is the movement afoot to significantly improve the patent examination and registration process.

Most notably, Resolution 056/2016 provides that the National Patent Administration be authorized to benefit from the substantive examination previously carried out by certain other patent offices, with the goal of reducing examination workload and improving patent quality. When implemented, this should shorten the time period as well as reduce the resources required by an examiner when reviewing a patent application. In addition to collaborating with other foreign patent offices, INPI and the USPTO commenced in March 3, 2017 a Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program to increase efficiency and timeliness of patent examinations. The trial period for this program will end on March 2, 2020.

This means that a system similar to the PPH has been put in place, and it should significantly reduce the examination time for patents. One optimistic estimate foresees that examination will take place within 60 days. Moreover, implementation might also mean that that Argentina will become fully able to enter the PCT system. The Argentinian Office is working with the Danish Office as a partner to develop the new practice.

Regarding the PCT, there are no time frames yet. One should bear in mind that this is not only an administrative decision, but it would have to be approved by Congress, and a formal proposal amending the law has not yet been filed.

IPKat says–welcome news! Keep up the good work and we look forward to further reports on this promising development.

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Movement afoot in the patent scene in Argentina2018-02-16T17:54:40+00:00

El Gobierno no descarta transformar en ley el mega decreto de Macri que incluye la reforma al proceso de Marcas y algunas cuestiones de Patentes y Modelos y Diseños Industriales.

Ante la posibilidad de perder una nueva disputa en el Congreso por el mega decreto firmado por el presidente Mauricio Macri en enero que incluye importantes reformas en el procedimiento de marcas,, que generó el rechazó de casi todo el arco político, el gobierno no descarta la posibilidad de transformar el DNU en un proyecto de ley para que sea debatido en ambas Cámaras.

Así lo afirmó el presidente del bloque Oficialista de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot: “Acá el DNU es válido hasta que sea rechazado por ambas Cámaras, entonces es un proceso bastante largo, en cualquier caso, y yo por otro lado no creo que las intenciones de las distintas facciones de la oposición sean las mismas”.

En diálogo con Radio Mitre, Massot recordó que a esta misma altura el año pasado se estaba discutiendo sobre el DNU que modificaba la ley de ART. “Y después fíjate que el contenido no sufrió ninguna modificación, sino que simplemente se corrigió las formas que se habían utilizado, cuando se percibió que la oposición estaba dispuesta a acompañar el contenido de ese DNU y se transformó en ley”, recordó, asegurando que “por eso no descarto que esto se pueda transformar en ley”, según informó Parlamentario.

Por nuestra parte consideramos que las reformas en el procedimiento de marcas son muy positivas y que todo paso que se dé para aumentar la seguridad jurídica de la estabilidad del decreto, hoy vigente, es bienvenida.

El Gobierno no descarta transformar en ley el mega decreto de Macri que incluye la reforma al proceso de Marcas y algunas cuestiones de Patentes y Modelos y Diseños Industriales.2018-02-20T15:20:57+00:00

La infracción al derecho de marcas desde la conducta de prestadores del servicio de Internet. Fundamentos de la responsabilidad y resarcibilidad del daño

Autor: Castrillo, Carlos V.
Cita Online: AP/DOC/705/2015



Sumario: I. Introducción.— II. El daño en los delitos marcarios.— III. La atribución subjetiva de la responsabilidad a la luz del Código Civil y de la reforma.— IV. Antecedentes jurisprudenciales relacionados con prestaciones de servicios de internet.— V. La reforma del Código Civil.— VI. Conclusiones

 

I. Introducción

Dos aspectos nos mueven a la reflexión en los fallos que comentamos, uno relacionado con la existencia de daño y su cuantificación ante infracciones marcarias y el segundo el relativo a la atribución subjetiva de la responsabilidad cuando diversas personas participan en la cadena de causalidad de un daño, como consecuencia del uso de internet.

II. El daño en los delitos marcarios

Sobre el primer aspecto ya nos hemos referido extensamente en otro trabajo (ver diario La Ley del miércoles 25 de marzo de 2015, p. 8, nota a fallo, «Condenas a pagar sumas de dinero por infracciones marcarias»).

De todas formas, no podemos desconocer la reforma del Código Civil, que allí no fuera tratada, y las próximas líneas nos referiremos brevemente a ella.

Allí decíamos que la existencia de daño en los delitos marcarios se había transformado en una cuestión dogmática, no necesariamente asociada a la prueba producida, siendo consecuentemente contraria a los principios que rigen la materia en nuestra legislación.

En efecto, en esta línea la Sala I en autos «Nike International Ltd. v. DeRemate.com de Argentina S.A. s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios» dice «No obstante, toda infracción marcaria provoca un daño y los jueces debemos evitar que las dificultades de prueba conduzcan a resultados injustos que favorezcan la impunidad de los infractores».

En forma análoga, la Sala III en autos «Nike International Ltd. v. Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de marcas» sostiene que cada vez que se vende un producto con marca en infracción se produce el primer daño cierto al titular de la marca».

Nosotros disentimos con esas afirmaciones dogmáticas, alejadas de toda prueba, que son análogas a sostener que todo delito (art. 1066 del CC) produce un perjuicio resarcible por el mero hecho de su comisión, afirmación que con el código vigente sería contra legem y cuyo sentido sería el de evitar la impunidad.

Esto claramente se opone al art. 1067 del Código Civil, que expresamente establece que «No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar…».

Pero es cierto que la reforma ha modificado el contenido de algunos conceptos, como el del daño, aunque, como veremos, no las consecuencias en su aplicación, por lo que lo argumentado en dicho artículo sigue vigente luego de la reforma.

Para ello distinguiremos conforme lo hace alguna doctrina, el daño evento del daño jurídico (1). Llamaremos daño evento a la lesión del bien jurídico y daño jurídico a las consecuencias resarcibles de dicho daño evento.

Es decir que puede haber daño «evento» sin que exista la posibilidad de resarcimiento, y sólo serán viables medidas tendientes a que la lesión del bien jurídico deje de existir (nada habría cambiado en esencia respecto del actual Código Civil en este sentido).

En efecto, el art. 1737 que se refiere al concepto de daño dice «Art. 1737.— Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva».

Sin embargo, para que proceda la indemnización no alcanza con el daño definido en el art. 1737. Conforme lo establecen los arts. 1738 y 1739 para que proceda la indemnización, que reemplazaría la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente (2), pero no hipotético, conjetural o presumido tal como se afirma en estos fallos.

A su vez, la prueba de dicho daño debe ser acreditada por quien la invoca, salvo que la ley lo impute o presuma (3).

Es decir que pese a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la construcción jurídica que viene haciendo la jurisprudencia en materia resarcimiento por infracción de marcas seguirá siendo desde nuestra perspectiva contra legem a menos que quien invoque un daño (lesión a su derecho marcario) pueda probar además el perjuicio directo e indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente.

La realidad es que el daño resarcible en marcas normalmente no existe, y lo que en cambio sí se busca con la ficticia condena a resarcir daños es evitar que el delito quede impune o sea que quien delinca de alguna forma pague. No se trata de presumir un daño existente sino que en realidad el daño resarcible como tal no existe.

Sostenemos que el fundamento de estas condenas no puede buscarse en las normas que se refieren al resarcimiento de los daños o a la prueba de los mismos, sino en otros institutos del derecho (multa civil o daño punitivo) que pueden ser aplicables por analogía conforme lo establece el nuevo art. 2º del Código Civil y Comercial (4). De todas formas, no queremos profundizar más en este tema, que hemos tratado en detalle en el artículo mencionado al que, con las aclaraciones aquí efectuadas, remitimos al lector.

III. La atribución subjetiva de la responsabilidad a la luz del Código Civil y de la reforma

Respecto de esta segunda cuestión comenzaremos nuestro análisis expresando nuestro acuerdo con la solución dada en ambos fallos sin perjuicio de que en las líneas que siguen ampliemos la fundamentación con que los jueces llegan a estas soluciones desde la perspectiva del Código Civil, vigente y futuro.

Recordemos los hechos… En el primer caso fallado por la Sala 1ª, al demandado Deremate.com.ar de Argentina SA, titular de una plataforma en internet para comercializar productos en línea, se lo acusa de no evitar la repetición de violaciones a los derechos de la marca notoria Nike, de titularidad de la actora por terceros. En el segundo, Compañía de Medios Digitales CMD S.A. (continuadora de Clarín Global S.A.) por medio de la página de Internet www.masoportunidades.com.ar ofrecía y comercializaba productos Nike, algunos originales y otros apócrifos.

Tanto la Sala I como la Sala III coinciden en señalar una ausencia de legislación específica para resolver la cuestión. En el primer fallo la Sala I asume la necesidad de la interpretación y aplicación del bloque normativo sin referirse en detalle a las normas consideradas. En el segundo fallo la Sala III toma el art. 14, apartado 1º de la directiva 2000/31 de la CE como norma orientadora para resolver el conflicto traído a su decisión sin otorgar sustento alguno en el Código Civil, más allá de que se lo pueda considerar existente en forma implícita.

Iniciando pues el razonamiento que propondremos, está claro que en ambos casos estamos ante un ilícito penal conforme lo establece el art. 31 de la ley 22.362 (5). En efecto, en ambos casos se trató de la oferta y comercialización de productos falsificados a través de la plataforma de internet de las demandadas.

Tratándose pues de la existencia de un delito penal y por imperio del art. 1107 del Código Civil (6) entran a jugar las normas sobre responsabilidad extracontractual, más allá de que entre las partes haya existido un contrato (como es el supuesto del primer fallo).

En efecto, el art. 1107 del CC es una barrera que impide la aplicación de los artículos del título IX a la situación jurídica analizada, salvo que el supuesto jurídico en análisis sea un delito del derecho criminal, en cuyo caso la barrera del art. 1107 deja de existir.

Como consecuencia del citado art. 31 de la ley 22.362 que define al uso de marca ajena como delito, la barrera del 1107 no actúa y resultan aplicables al caso el art. 1109 (7) del Código Civil.

Por oto lado, y tratándose por lo ya visto de un supuesto de responsabilidad extracontractual, tampoco rige la limitación respecto de las consecuencias de los hechos, los que en el marco de una relación contractual se limitan a las consecuencias inmediatas, conforme lo establece el art. 520 del CC para el incumplimiento de las obligaciones (8).

Es decir que por estar en análisis la posible comisión de un ilícito del derecho criminal, de existir un factor de atribución subjetiva respecto de los ilícitos en cuestión con referencia a de DeRemate.com de Argentina SA en el primer fallo y de Compañía de Medios Digitales CMD S.A. en el segundo fallo, no rige el sistema de responsabilidad contractual sino el extracontractual, siendo la consecuencia de ello la aplicación de los arts. 1109 respecto del factor de atribución, de los arts. 901 y 903 (9) respecto del alcance de las consecuencias de los hechos y del art. 902 (10) respecto de cómo debe juzgarse la previsibilidad de las consecuencia de los hechos.

En otras palabras, los jueces en sus sentencias sólo tendrían que llenar de contenido al concepto «negligencia», tal como veremos a continuación. Con dicho contenido podrán concluir si existe o no factor de atribución que haga responsable a las demandadas —titulares de plataformas para comercializar productos en internet como consecuencia de las infracciones marcarias verificadas— según un factor de atribución subjetivo (art. 1109 del CC). Luego vendrá, si se prueba su existencia, la cuantificación del daño, que como dijimos, ya lo hemos tratado en otro trabajo.

El marco para ello lo fija el art. 902 del CC. Este marco, conforme sea la apreciación judicial, hará o no responsables a las titulares de plataformas para la comercialización de productos en internet por la infracción marcaria de terceros. El contenido que se otorgue a este marco debería permitir responder a la pregunta de si existió o no negligencia que haga responsables por las consecuencias de su actuar previsible en forma mediata a las demandadas.

Obviamente que la respuesta no es simple ya que ésta depende, en el supuesto de internet, de la evolución y posibilidad de acceso a la técnica que permita un mayor control sobre la información que se maneje y/o de la mayor o menor actividad que el prestador de internet involucre en el acto cuyas consecuencias producen daño.

No será lo mismo la negligencia que pueda considerarse existente hoy que la que pueda juzgarse de acá a una década en la que habrá nuevas herramientas y habrá también experiencias que permitan aprender de los errores no advertidos en el pasado.

Por otro lado es cierto que no existe en nuestra legislación una normativa especial referida a la responsabilidad por daños ocurridos por el uso de internet, pero visto el régimen de responsabilidad general existente, esta carencia sólo existiría respecto del contenido o marco del art. 902 del CC para el supuesto de conductas relacionadas con el uso de internet.

Lo no legislado solamente se refiere a qué debe ser considerado un actuar negligente en el uso de esta herramienta teniendo en cuenta la naturaleza de internet.

Es decir, la única pregunta que queda pendiente en el análisis sería ¿qué es lo que un prestador de internet está obligado a prever y cuya falta de previsión determine su responsabilidad?

Es evidente que DeRemate.com de Argentina SA no pudieron desconocer que sus plataformas podrían ser utilizadas para la realización de transacciones ilícitas, de la misma forma que un prestador de telefonía sabe que su servicio será utilizado como medio necesario para la comisión de delitos como ser compra venta ilícita, extorsión, injurias, calumnias, amenazas, todos hechos por teléfono. Pero ¿es esta la previsión a la que se refiere el art. 902 del CC y que hace responsable por negligencia a sus autores?

Nadie llegaría al extremo de exigirle a un prestador del servicio telefónico alguna acción enderezada a evitar en forma genérica actos ilícitos como los señalados bajo la amenaza de constituirlo en responsable de los mismos. Tampoco podría ello fundarse en el hecho de que el servicio telefónico es imprescindible en la cadena de causalidad, para la comisión de los ilícitos arriba enumerados pueda consumarse. Así como sin teléfono estos delitos se dificultan, sin internet nada de lo que se está discutiendo en estos fallos hubiera sucedido. Yendo más lejos, sin automóviles no habría cerca de 10.000 muertes por año en accidentes de tránsito en la Argentina, y nadie seriamente podría pensar en responsabilizar a las automotrices, en forma genérica, por estas muertes.

Entonces, ¿tienen las titulares de plataformas en internet, para la compra y venta de productos, obligación de evitar estos delitos genéricamente? El no hacerlo ¿puede llegar a ser considerado un acto de negligencia que lo haga responsable de los daños?

Éstas son las respuestas que en ambos casos deben dar las Salas y que como vemos no son huérfanas de un sistema jurídico que las sustente. Lo que sí puede considerarse como faltante es una norma que de contenido certero al art. 902 del CC para este caso, o sea en lo que a la actividad de prestadores de internet se refiere. Esta norma eliminaría el riesgo de sentencias contradictorias hasta tanto una jurisprudencia se forme y sea concordante pero también, es cierto, ataría al juez a un razonamiento sin posibilidad de permitirle considerar las circunstancias de cada caso.

En el primero de los fallos comentados la Sala 1ª llena de contenido el art. 902 del CC diferenciando entre el concepto de rol activo frente a otro meramente «pasivo» que no habría existido en este supuesto, dejando traslucir la aplicación de la normativa de la CE ya denunciada como último fundamento para dar contenido al art. 902 del CC y consecuentemente afirmando que el reglamento como las medidas adoptadas por Deremate.com no han sido suficientes para evitar los ilícitos, ergo ha sido negligente.

Al considerar que el titular de la plataforma ha tenido un rol activo la Sala en un todo de acuerdo con el art. 902 del CC eleva las exigencias en cuanto a la previsibilidad y responsabilidad por su obrar haciendo responsable al titular de la plataforma por las consecuencias de su obrar.

En el segundo de los fallos la Sala directamente cita el art. 14 de la directiva 2000/31 de la CE como fundamento de la condena de la prestataria de internet. El art. 902 del CC vuelve a llenarse de contenido con la aplicación de la normativa de la CE.

El art. 902 establece que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Ahora bien, qué es lo que dice el art. 14 de la regla mencionada de la CE.

Dicho artículo establece que (11)

 

  1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

 

  1. a. el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,

 

  1. b. en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

 

  1. El apartado 1º no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

 

  1. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.

 

Como vemos, la previsibilidad no está tomada en forma amplia e indiscriminada sino que para ciertas conductas claramente tipificadas por la norma no se puede presumir la existencia de conocimiento que haga responsable al operador por su participación en la cadena de causalidad.

Sin embargo, en los casos aquí comentados, al igual que en el caso «L’Oréal v. Ebay» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citado por una de las Salas y cuyos argumentos fueran utilizados por la otra Sala se ha sostenido que:

«cuando el operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas (el destacado es nuestro). De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el art. 14 de la directiva 2000/31»(12).

En otras palabras, el rol activo no ha hecho más que elevar el estándar para juzgar la existencia de negligencia en un todo de acuerdo con el art. 902 del CC.

De lo dicho se desprende que ambas salas han considerado a la conducta de las demandadas como de rol activo y que como consecuencia de ello no han podido desconocer las consecuencias de sus propios actos, siendo responsables por ellas en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 902 del CC (más allá de citar la normativa europea).

En definitiva, no podemos menos que coincidir con el fallo comentado aunque hubiera sido más esclarecedor el haber integrado el art. 902 del CC, que es una norma abierta, con los fundamentos que las Salas consideren adecuado, que es finalmente lo que exige toda norma cuando hace referencia a un concepto jurídico que debe ser llenado por el juzgador conforme las circunstancias del caso.

IV. Antecedentes jurisprudenciales relacionados con prestaciones de servicios de internet

 

La línea jurisprudencial que comentamos no es aislada ni novedosa en su enfoque aunque es la primera que tiene que referirse a las tiendas virtuales en internet y la responsabilidad por su conducta.

Ya en marzo de 2010, en autos «Rodríguez, María Belén v. Google Inc. s/ daños y perjuicios», la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que juzgar respecto del alcance de la responsabilidad de un prestador de internet (13).

Teniendo en cuenta que el hecho ilícito fue producido por un tercero, la cuestión versó sobre el concepto de negligencia y su alcance por parte de los prestadores de internet en facilitar o ser vías de difusión del ilícito de ese tercero.

En primera instancia se consideró negligente a Google al no proceder a bloquear o impedir de modo absoluto la existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a los derechos personalísimos de la actora, a partir de serles comunicada la aludida circunstancia».

La Corte diferenció la naturaleza de la notificación enviada según se informe groseros delitos (pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que pongan en peligro la vida de personas) en que bastaba cualquier notificación fehaciente para que el prestador quede obligado a actuar, de lo contrario sería negligente, de aquellas otras en que la eventual lesión no quede clara y deba esclarecerse la misma en sede administrativa o judicial.

En este supuesto, y por preeminencia del principio de libertad de expresión, la conducta del prestador de internet no puede ser juzgada de la misma forma. La Corte, al igual que la Cámara en los fallos aquí comentados, tuvo en cuenta el art. 14 de la directiva 2000/31 para dar contenido al art. 902 del CC.

Es interesante rescatar en esta línea interpretativa el voto en disidencia del Dr. Lorenzetti que en el siguiente párrafo dice «17) Que, en las condiciones actuales del desarrollo tecnológico expuestas en este’ caso, esa actividad no permite prevenir, de manera genérica y sin una notificación o reclamo previo del interesado, eventuales daños a terceros».

Es lo que se intenta sostener en este artículo, la existencia o no de negligencia es una cuestión fáctica en función de las circunstancias de persona, modo y lugar, para lo que el juez, y no la ley, están llamados a llenar de contenido, sin perjuicio, de que normas como la directiva 2000/31 de la CE, puedan servir de guía en cuestiones de avanzada como es el supuesto de los prestadores de servicios de internet.

En la causa 41.181 «www.taringa.net y otros s/ procesamiento» Interlocutoria de Sala esta dice:

VI. Adviértase que si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que «la bajan», lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página taringa.net, siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta (14).

El claro conocimiento de la ilicitud, la que además era de público y notorio, es lo que los hace al menos negligentes en su conducta al administrar la página y ello conforme el art. 902 del CC (si lo analizáramos desde una óptica civil).

V. La reforma del Código Civil

 

Resta ahora analizar si la jurisprudencia analizada podrá sufrir modificaciones con la vigencia del nuevo Código Civil.

Así como para el análisis de estos casos todo dependía del contenido que los jueces pudieran darle al concepto de negligencia dentro de un sistema que reposaba sobre este factor de atribución, en el nuevo código este esquema se mantiene.

El art. 1726 establece que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

Es decir que no se pretende que alguien deba hacerse cargo de las consecuencias mediatas no previsibles, en forma análoga a lo establecido en el código actual.

Este artículo se complementa con el art. 1724, análogo al 1109 del CC que establece que son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos

Pero ¿qué es lo que determina el concepto de negligencia o ahora de impericia en el arte o profesión? En el código vigente dicho marco, ya vimos, lo determina el art. 902 del CC.

En el nuevo código, este art. 902 del CC es reemplazado por el art. 1725 que establece en forma análoga que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

En definitiva, del análisis de los arts. 1724 y 1725, y su contraste con los arts. 1109 y 902 del CC se desprende que nada habría cambiado que permita presumir un cambio en la línea jurisprudencial analizada que como ya dijimos, es a nuestro criterio muy acertada.

VI. Conclusiones

 

  1. La indemnización, conforme la normativa legal vigente y próxima a regir, corresponde solamente ante un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente que debe ser probado.

 

  1. La jurisprudencia del fuero ha ampliado el marco legal presumiendo la existencia de daño resarcible respecto de infracciones marcarias con el objetivo de que el delito no quede impune.

 

  1. Tal objetivo podría conseguirse haciendo aplicación analógica del instituto de la multa civil o daño punitivo.

 

  1. La negligencia que pueda ser fundamento de responsabilidad en la prestación de un servicio de internet es un concepto no definido por nuestras normas y que debe ser llenado por el juez conforme lo dispuesto en el art. 902 del CC o 1725 del CCyC.

 

  1. Cuanto más activo sea el rol de un prestador de internet, más flagrante sea el delito que se comete en su sitio o más tecnología esté a su disposición, mayor será la diligencia con que deba obrar para evitar ser responsable por las consecuencias de sus hechos.

 

(1) Sáenz, Luis R., «El daño resarcible en el proyecto de reforma del Código Civil», año I, n. 3, Infojus, p. 143, en http://www.infojus.gob.ar/luis-senz-dao-resarcible-proyecto-reforma-cdigo-civil-dacf130015/123456789-0abc-defg5100-31fcanirtcod, visto por última vez el 7/7/2015.

(2) Art. 1738.— Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.Art. 1739.— Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador.

(3) Art. 1744.— Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

(4) Art. 2º.— Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

(5) Art. 31.— Será reprimido con prisión de tres [3] meses a dos [2] años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil ($ 4000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen (artículo sustituido por art. 67 de la ley 26.784, B.O. 5/11/2012).En HYPERLINK «http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm» http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm, visitado por última vez el 20/6/2015.

(6) Art. 1107.— Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal.En HYPERLINK «http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm» http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm, visitado por última vez el 20/06/2015.

(7) Art. 1109.— Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.En HYPERLINK «http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm» http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S2_tituloIX.htm, visitado por última vez el 20/6/2015.

(8) Art. 520.— En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

(9) Art. 901.— Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código «consecuencias inmediatas». Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman «consecuencias mediatas». Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman «consecuencias casuales».Art. 903.— Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.Art. 904.— Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.Art. 905.— Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.Art. 906.— En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

(10) Art. 902.— Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML, accedido por última vez el 28/6/2015.

(12) Palazzi, Pablo A., «La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso `L´’Oréal v. Ebay´ en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», http://www.palazzi.com.ar/pdf/casoloreal.pdf, visto por última vez el 28/6/2015.

(13) http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf, visto por última vez el 7/7/2015.

(14) En http://www.cij.gov.ar/nota-6742-Confirman-el-procesamiento-de-propietarios-de-sitio-web-donde-usuarios-descargaban-musica.html, visto por última vez el 7/7/2015.



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Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 25/03/2015, 25/03/2015, 8 – LA LEY2015-B, 195
Cita Online: AR/DOC/537/2015


 

Sumario: I. El fallo anotado. — II. Los daños en nuestro Código Civil. — III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia. — IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción. — V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo. — VI. El daño punitivo. — VII. La crítica a los daños punitivos. — VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria. — IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor. — X. El daño punitivo en IP

I. El fallo anotado

 

Con fecha 10 de diciembre de 2014, la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirma el fallo de primera instancia por el que se condena a la demandada a la indemnización en la suma de $ 150.000 por el uso no autorizado de una marca (diseño de galletita conforme se expone más arriba) que había sido solicitado por la actora y que recién fuera concedido con fecha 27/1/2014.

Un aspecto llamativo del fallo es que la Cámara confunde registro con solicitud y no cesa de considerar título marcario a la mera solicitud bajo acta 2.766.014.

Creemos que lo señalado ha sido un error no reparado tampoco por la demandada, por lo que no consideramos que sea un tema a comentar. De todas formas, no sería algo inusual ya que nuestros jueces otorgaron protección a una marca solicitada y que todavía no se encontraba registrada en tanto se considera que la solicitud es un derecho merecedor de tutela jurídica. (1)

En cambio, sí creemos que la admisión del rubro indemnizatorio en la suma de $ 150.000 merece un análisis pormenorizado. Sobre todo cuando el daño no ha sido comprobado sino tan sólo presumido. En este sentido la Cámara afirma que en la órbita de la propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Destacamos que este fallo no es aislado, y que sigue una tendencia que se viene observando en el fuero variando solamente en el cómo del cálculo del monto del daño presunto. (2)

Analicemos esta cuestión más en detalle y tratemos de extraer conclusiones.

II. Los daños en nuestro Código Civil

 

La condena en daños y perjuicios en términos generales requiere de la existencia de ciertos presupuestos para ser viable.

En primer lugar es necesario que exista un acto ilícito.

En efecto, el obrar lícito jamás puede ser presupuesto para la condena en daños y perjuicios.

En este sentido el artículo 1071 del CCiv. establece que:

«El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto».

En segundo lugar es preciso que al autor del hecho se le pueda imputar subjetivamente dolo o culpa o sea alguno de los presupuestos en que se considere una imputación objetiva por riesgo creado.

«Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.

«Art. 1113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

«En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)

«Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley nro. 17.711, BO del 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)».

En tercer lugar y ya lo vimos arriba conforme lo dictamina el artículo 1067 al que remitimos, es preciso que exista daño.

Esto no significa que ante un ilícito no exista acción. Existirá acción tendiente a evitar que el ilícito continúe (como sería el supuesto de cese de uso de marca en infracción) pero no habrá causa para indemnizar.

El daño viene a su vez definido por el artículo 1068 que establece que

«Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades».

Es decir que si no hay daño no hay posibilidad de condenar al pago de daños y perjuicios. Este problema fue durante mucho tiempo un obstáculo en los supuestos de infracciones marcarias. Se podía demostrar la existencia de un ilícito pero era de prueba diabólica demostrar un daño en la marca o un lucro cesante.

III. Las decisiones jurisprudenciales anteriores a la tendencia del fallo anotado y el cambio de tendencia

 

Durante mucho tiempo nuestros tribunales hicieron lugar a las peticiones de cese de uso por infracción marcaria, pero a la hora de resolver sobre reclamos pecuniarios rechazaron tales planteos por falta de prueba de la existencia de daño, en un todo de acuerdo con el artículo 1068 del CCiv.

La sala entonces única de la Cámara Federal se había pronunciado en este sentido al considerar que para reconocer daños y perjuicios debía probarse «una disminución en las ventas o, al menos, en la progresión de ellas. (3)

En la década de 1970 la sala 2ª de la misma Cámara Federal no admitió la existencia de daño al considerar que la actora continuó con el derecho a su marca pudiendo utilizarla sin obstáculo alguno. (4)

En los 80, la misma sala negó la indemnización por daños en tanto no se probó merma de las ganancias, lo que por no haberse usado la marca era de imposible prueba. (5) La sala 3ª en esa época niega un pedido de indemnización que se pretendía fundamentar sobra las ganancias del demandado aduciendo que el menoscabo no puede fundarse en las ganancias del infractor desde que no existe necesaria relación entre los ingresos de uno y las supuestas pérdidas del otro. (6)

La realidad es que esta actitud de los tribunales fomentaba el uso en infracción de marcas notorias en que los beneficios sobrepasaban holgadamente cualquier posible perjuicio.

Fue así que nuestros tribunales comenzaron a hacer uso del artículo 165 del CPCC para fijar el monto del daño, el que dice:

«La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto».

Pero para que ello fuera jurídicamente conducente debieron considerar que el daño estaba probado en su existencia lo que sólo se podía conseguir si se presumía «iuris et de iure» que la mera infracción marcaria generaba daño.

Esta tesitura no fue creación de la jurisprudencia sino que fue clamada por la doctrina de los autores durante mucho tiempo y aplaudida por ésta cuando finalmente los tribunales se hicieron eco de ella.

En este sentido Silvia Faerman sostiene que el solo hecho de que alguien use indebidamente una marca idéntica o confundible con la de propiedad de un tercero, ya está produciendo un perjuicio y fundamenta su posición en que el perjuicio es el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva a su titular y a quien le interesa determinar la oportunidad, el modo y los productos y los servicios en que utilizará su marca o en que autorizará su uso por otros. (7) Claramente la autora iguala acto ilícito con daño en contra de la diferenciación establecida en el Código Civil. Es a partir de esta interpretación que justifica la aplicación del artículo 165 del CPCC en tanto el daño estaría acreditado. (8) «Cuando fuera comprobado el uso», dice, «la existencia de los daños debe ser admitida como lógica consecuencia de él». (9)

Oscar Etcheverry sostiene que la restitución de utilidades como rubro indemnizatorio resulta del sustrato ético de no permitir que el infractor se beneficie gratuitamente del fruto de su infracción. (10)

Jorge Otamendi reconoce que el sistema legal argentino establece que el daño debe ser probado pero que si ello fuera llevado al extremo desaparecerían las reparaciones en materia marcaria

Admite este autor que el hecho de que los jueces hayan reconocido la existencia de daño y otorgado reparaciones no se trataría de un criterio acertado pero el no hacerlo significaría beneficiar a quien viola la ley. Afirma finalmente que frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de la propiedad industrial —particularmente cuando se perciben conductas maliciosas— tanto la doctrina como los tribunales se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño a fin de que la conducta no se beneficie con la impunidad. Concluye sosteniendo que aceptada que la infracción da lugar a la reparación entonces debe establecerse el quantum. (11)

Ernesto O’Farrell sostiene que hasta el fallo que anota nuestros jueces no habían comprendido que la sola aparición de una marca en infracción puede causar un daño inmenso ejemplificando distinto supuestos pero llegando a la conclusión de que es difícil medir el valor de estas circunstancias y menos probarlas en juicio. En otras palabras, plantea un supuesto cuya consecuencia no es necesariamente inmediata sino mediata para usar terminología propia del Código Civil (art. 902 y ss., CCiv.). (12)

Para Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse la existencia del daño resulta automático de la violación de la marca quedando por determinar el quantum. (13)

O sea que, como ya mencionáramos ut supra (ver nota 2), el fallo anotado no es aislado sino que forma parte de una tendencia que empezara en la doctrina y fuera poco a poco receptada por nuestros tribunales.

IV. Una crítica formal a la tendencia que admite los daños sobre la base de una presunción

 

Creemos que estas asunciones no son correctas a la luz de nuestro Código Civil, el que exige la existencia de daño como presupuesto distinto a la existencia de infracción en tanto puede ocurrir que haya infracción y no daño.

Por ejemplo, si yo dispongo de un vehículo utilitario que utilizo para trabajar durante la semana pero que no uso los fines de semana y un tercero me lo hurta todos los fines de semana dejándome el dinero correspondiente al uso efectuado pero nada de participación en la ganancia conseguida no podré alegar daño. Es cierto que se habrá violado mi derecho de propiedad y estamos ante un ilícito penal pero no tendré fundamentos para obtener un resarcimiento de daños y perjuicios en tanto el mayor uso que se hace del vehículo se me compensa y como dije yo no usaba el vehículo los fines de semana. Hay ilícito que me autorizará a medidas cautelares para salvaguardar mi derecho, pero no habrá daño. Vanos serán mis intentos en demostrar que el usuario en infracción obtiene una ganancia (por el reparto) que no se me entrega y que si no fuera por la utilización ilícita de mi vehículo esa ganancia sería imposible.

Este ejemplo, claramente de laboratorio, en tanto es muy fácil impedir el uso de un vehículo y mucho más difícil hacerlo con una marca, sirve para ilustrar sobre el error de considerar ilícito y daño como actos que están naturalmente unidos el uno al otro.

Ricardo Papaño en un acertado artículo que comenta un fallo que niega la indemnización reclamada se hace eco de la sentencia sosteniendo que la transgresión a la Ley de Marcas no implica necesariamente que se haya producido un daño en los términos de la responsabilidad aquiliana, ello sin perjuicio de las acciones específicas que prevé la ley 22.362. Sostener lo contrario sería afirmar que en materia marcaria existe un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se prescinde de la debida justificación de uno de sus presupuestos, lo que no es así porque tal sistema no ha sido estructurado en la legislación específica por lo que es forzoso remitirse a las normas generales del Código Civil. De ello deduce, citando a Bustamante Alsina, que tratándose de una conducta que consista en el uso no autorizado de una marca o un nombre que pertenezca a un tercero como de cualquier otro hecho ilícito, la responsabilidad civil del autor se asienta sobre este hecho contrario a la norma (antijuridicidad) que debe encontrarse en relación de causalidad con un daño que se le produzca a otro y la imputabilidad a aquél por culpa o dolo o por otro factor de atribución legal. (14)

No cabe hablar de indemnización —señala este autor— si no se comprueba la existencia de un daño, que es un presupuesto de la obligación de reparar porque el daño debe ser concreto y no abstracto. El artículo 165 del Código Procesal —añade— faculta a los jueces a fijar la indemnización pero a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada, no existiendo en la Ley de Marcas daño presumido por la ley.

Está claro que no hay fundamento para otorgar daños y perjuicios presuntos pero también está claro que al no hacerlo se fomenta la piratería marcaria.

En otras palabras, la sentencia comentada es justa en su fondo pero falla en sus formas…

V. En búsqueda de soluciones formales que sustenten la decisión de fondo

 

Ante todo nos preguntamos si esta solución que se alcanza aún torciendo la letra del Código Civil es suficiente para disuadir la piratería.

Nosotros creemos que no y por eso proponemos en este artículo otra solución que no sólo será formalmente viable sino que además permitirá ser mucho más ajustada en cuanto al fondo en tanto permitiría ser mucho más eficientes en la lucha por disuadir la piratería marcaria, en un todo de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello es preciso que nuestros jueces se sinceren en la interpretación del derecho y pongan el verdadero nombre que les corresponde a los fundamentos de sus sentencias.

Decir que se presume el daño para evitar así que el infractor quede impune no es una construcción jurídica acorde con nuestro derecho si la naturaleza jurídica que se pretende descubrir es resarcitoria, sin perjuicio que, reitero, logra una sentencia más justa que la simple denegatoria del reclamo por no probarse el perjuicio.

Es que desde nuestra posición el Código Civil, en lo que a la reparación se refiere, es claro y no permite presumir el daño. Consecuentemente, tampoco resulta aplicable el art. 165 del Código Procesal en tanto no puede fundarse éste en una presunción respecto de la existencia de este daño. El artículo 165 sólo puede presumir el quantum cuando el daño realmente existe. No es daño la mera infracción marcaria, lo que es un concepto distinto (antijuricidad) al de daño y puede existir aun cuando no exista daño.

Por eso, es necesario que nuestros jueces puedan reconocer que al buscar evitar que el infractor quede impune no están más que aplicándole multas civiles, y dejen de intentar hacer construcciones jurídicas con fundamento en el derecho de daños, que como ya vimos, no sería correcto.

La aplicación del daño punitivo como remedio contra la piratería sería perfectamente viable por aplicación de la analogía, autorizada por nuestro Código Civil en su artículo 16 cuando dice: «Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas».

La analogía se define como un método de integración del ordenamiento jurídico consistente en aplicar al supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento da a otro supuesto similar o análogo.

Es preciso entonces la ausencia de cobertura normativa y la identidad de razón.

Es evidente que si aplicamos correctamente el Código Civil a los supuestos de infracciones de marcas (tal como reconoce Otamendi) es imposible fundar una condena de daños y perjuicios y no existiría ningún otro remedio legal para disuadir al infractor en la comisión del ilícito dentro del derecho marcario. Estamos pues ante la ausencia de cobertura normativa y ante una identidad de razón respecto de un instituto existente: el daño punitivo o multas civiles y la disuasión.

No podemos desconocer que durante mucho tiempo los jueces se negaron a aplicar daños punitivos por considerar que era un instituto ajeno a nuestro derecho, sin embargo eso ya dejo de ser desde que el daño punitivo fuera receptado por la Ley de Defensa del Consumidor. Pero, además, el estudio de este instituto en cuanto a su naturaleza nos demuestra que las multas civiles o daños punitivos ya existían en nuestro derecho mucho antes de la incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. De todas formas, para llegar a estas conclusiones es preciso que repasemos los lineamientos generales de este instituto tal como fuera incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.

VI. El daño punitivo

 

Este instituto nació en Inglaterra para compensar daños en los que era difícil establecer el quantum del mismo (15) por tratarse de cuestiones vinculadas con el honor y se desarrolló principalmente en EE.UU. en los que se aplicaron en situaciones de excepción, siendo definidos como multas privadas impuestas excepcionalmente por jurados civiles a fin de castigar conductas reprochables y para disuadir que se reiteren en el futuro. (16)

En nuestro país el daño punitivo se consideró receptado por primera vez en el proyecto de reforma del Código Civil que en su artículo 1587 reconoció la atribución del tribunal para aplicarlos. Fue definido como una «multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fijaba tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tenía el destino que le asignaba el tribunal por resolución fundada». Es evidente el carácter subjetivo que tenía el instituto en este proyecto, y su consecuente doble carácter (sancionador y disuasivo) a partir de ello, con el consiguiente obstáculo de la demostración de culpa o dolo, que no debía presumirse.

Como fácilmente se aprecia, el instituto en cuestión focalizaba su atención en la conducta del sujeto responsable, imponiendo un castigo más allá de que éste pueda servir como técnica disuasiva.

Por ello, es razonable que las definiciones de muchos autores que analizaron al daño punitivo antes y hasta después de su sanción por la Ley de Defensa del Consumidor hayan fijado la atención en la conducta de los actores y no en los hechos que se buscaban disuadir, o sea en el castigo y no en la disuasión que promueve el instituto.

Sin embargo, desde que la ley permite repetir lo pagado por algún obligado solidario contra el resto, tenemos que reconocer que la conducta no puede ser ilícita en tanto la repetición estaría prohibida por ley, además de que la ley sólo se refiere a hechos que se buscan disuadir sin calificar las conductas como ilícitas.

Esta cualidad del daño punitivo receptado por la Ley de Defensa del Consumidor es la que nos permite afirmar que este instituto existe en nuestro derecho mucho antes de su incorporación por la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto, podemos observar su aplicación en las astreintes que fijan los jueces, en los montos que se pagan por despido laboral, en la doble indemnización que se fija en momentos de crisis o ante situaciones particulares del trabajador (enfermedad, embarazo, estado de excedencia, etc.), como así también en los aranceles aduaneros que buscan establecer políticas de comercio exterior. En todos estos supuestos nos encontramos ante actos lícitos que como tales no pueden ser revocados contra la voluntad de su autor aunque está claro que la legislación busca disuadir su ocurrencia.

VII. La crítica a los daños punitivos

 

Varias son las críticas que se le han hecho al instituto antes de su sanción en la LCD, aunque todas parten de considerar el instituto como de naturaleza penal o de naturaleza resarcitoria. Coincidimos absolutamente con estas críticas si los daños punitivos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, como así también los otros supuestos que hemos nombrado, fueran otra cosa que una técnica meramente disuasiva de hechos y no de conductas.

En efecto, no podría juzgarse en sede civil y sin las garantías del proceso penal y del derecho penal una conducta para aplicarle un castigo. El avance que la justicia penal ha logrado en los últimos novecientos años para pasar de imponer penas privadas a penas públicas, no podría ser destruido por una mera cuestión utilitarista. (17)

Entre los autores que consideran inconstitucional el daño punitivo está Bustamante Alsina, quien parte del art. 18, Constitución Nacional, que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…». Comparte la doctrina de Núñez en cuanto a que existe una zona de reserva o exenta de castigo para aquellos ilícitos o actos inmorales o reprochables que no estén configurados y castigados por una ley previa a su acaecer. (18) Además, sostiene, que el sujeto corre el riesgo de estar sometido a una doble condenación, violándose el principio constitucional del non bis in idem, y finalmente, al no quedar vinculados los daños punitivos a ningún elemento objetivo verificable se violaría el debido proceso legal. (19)

Martinotti también plantea su inconstitucionalidad y los considera verdaderas sanciones del tipo penal cuya aplicación viola las garantías que otorga el proceso penal. (20)

Por su parte Picasso sostiene que los llamados «daños punitivos», en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena. (21)

En cambio, si al daño punitivo se lo analiza desde una perspectiva indemnizatoria éstos serían un claro ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad. (22) En EE.UU., en la causa «Honda Motors Corp. v. Karl Oberg», el tribunal manifestó que la Constitución de EE.UU. prohíbe actos de gobierno irrazonables que infrinjan los derechos de propiedad, aun cuando se trate de procesos judiciales en los cuales los jurados reciben autoridad ilimitada de redistribuir sumas importantes de dinero de los condenados a los demandantes. (23)

Como ya vimos, los artículos 1067 y 1069 del CCiv. establecen que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia, comprendiendo el daño, no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito. Y como ya vimos, la presunción de daño no equivale a daño.

VIII. La existencia de técnicas jurídico-disuasivas en nuestro derecho que no tienen naturaleza resarcitoria

 

Como hemos planteado, existen técnicas jurídicas disuasivas que desde hace rato conviven con nosotros y que no tendrían naturaleza resarcitoria ni serían castigos, aunque un análisis muy superficial pueda conducirnos a dicho equívoco.

Así se mencionan las cláusulas penales, las astreintes, los intereses punitivos, el despido arbitrario, las sanciones en el derecho del trabajo relativas al despido de mujer embarazada, o las indemnizaciones agravadas en épocas de crisis para el despido arbitrario, las sanciones en el derecho societario para el director desleal y en el derecho de familia para el menor que se casa sin autorización de sus padres, etc. sin tomar consciencia que en todos los casos estas técnicas buscan disuadir hechos y no castigar conductas. De hecho, ninguno de los hechos en cuestión son considerados ilícitos, sino que solamente se los busca disuadir por razones diversas aplicándoles un costo económico.

Son hechos que producidos se consideran actos jurídicos lícitos, a diferencia de lo que sucede con los delitos, sin perjuicio de que quienes los ejecutan y ante la aplicación de las técnicas de disuasión puedan sentirse castigados aunque no lo sean en esencia. Lo mismo sucede en el derecho público con ciertos impuestos como los aduaneros o las tarifas de ciertos servicios o permisos de uso (estacionamiento tarifado). Buscan disuadir, no punir y los hechos que buscan disuadir no necesariamente se corresponden con conductas reprochables.

A diferencia del derecho penal, que busca castigar conductas aunque con ello logre disuadir y el Código Civil que sólo busca reparar aunque con ello también logre disuadir, el mal denominado daño punitivo, y desde esta perspectiva, es una herramienta meramente disuasiva respecto de hechos, más allá de que alguien pueda considerarlo como castigo a una conducta o como reparación, siendo desde esta perspectiva constitucionalmente válido y aplicable por analogía a los supuestos de infracciones marcarias.

IX. El daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor

 

A partir de todo lo afirmado, y analizando la letra del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, demostraremos que el daño punitivo allí previsto es una técnica disuasiva de hechos y que no tiene naturaleza penal ni resarcitoria y que por ello es constitucionalmente válida.

En efecto, los daños punitivos previstos en el artículo 52 bis castigarían hechos, no conductas, calificados por su gravedad —sin importar la entidad del daño que provocan—, siendo su objetivo la disuasión del hecho en cuestión y no la mera reparación del perjuicio consecuente, el que puede ser inexistente y que sería además objeto de otro instituto; la reparación prevista en el derecho civil. No sería objeto de este instituto, y más allá de lo sostenido por la doctrina, el castigo por la conducta eventualmente reprochable, lo que sería objeto del derecho penal cuando correspondiere. Es decir que el daño punitivo y conforme argumentaremos, no tendría como finalidad el castigo de la conducta ni la reparación, sino la disuasión del hecho.

La ley 26.361, que incorpora a la ley 24.240 (Adla LXVIII-B-1295; LIII-D-4125) el artículo 52 bis, define al daño punitivo conforme la siguiente redacción:

«Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b), de esta ley».

Como puede confirmarse de la lectura de la norma encontramos como presupuestos y características para la aplicación de daños punitivos:

  1. Un incumplimiento legal o contractual.
  2. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias a favor del consumidor.
  3. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.
  4. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Analicemos las características y presupuestos establecidos en la norma conforme los principios y valores existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

  1. Un incumplimiento legal o contractual.

Este incumplimiento es absolutamente objetivo no debiendo vincularse con la conducta del sujeto autor del mismo. Para llegar a esta conclusión no sólo partimos del principio que obliga al intérprete a no distinguir donde la norma no distingue sino que además tenemos en cuenta que el juez para regular la multa debe tener en cuenta la gravedad del hecho. El hecho, según el artículo 896 del Código Civil, son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Nuevamente, la norma no habla de hechos humanos voluntarios, ni lícitos ni ilícitos, por lo que no distinguiendo la misma no debemos por nuestra parte distinguir.

  1. Por cuya existencia el juez puede, aplicar una multa conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias.

La gravedad del hecho es objetiva independiente de toda calificación subjetiva de la conducta, lo que no significa que el juez pueda desentenderse de la previsibilidad de alguna forma del hecho juzgado, ya que estamos ante un instituto disuasivo. No se puede disuadir lo que es imposible de prever. Las otras circunstancias a tener en cuenta tampoco se referirían a la conducta del sujeto sino al entorno alrededor del cual el hecho se produce. Reiteramos lo manifestado más arriba en cuanto a que el objetivo del instituto es disuadir ocurrencia de hechos, con lo que el juez al valorar la imposición de una multa debe tener presente la posibilidad de que en el futuro el hecho, en las circunstancias dadas, se evite, lo que será imposible de incumplimiento objetivo por absoluta imprevisibilidad.

  1. Que es independiente de otras indemnizaciones que correspondan.

Como vemos, la naturaleza del instituto no es reparadora, ni es un castigo, en tanto no impide el cobro de las indemnizaciones que por cualquier otra naturaleza correspondan incluyendo las pactadas contractualmente. De lo contrario la multa prevista debería considerarse expropiatoria en tanto por un mismo título se estarían generando más de una obligación.

  1. Finalmente, si hubiera varios responsables la multa será solidaria sin perjuicio de las repeticiones que correspondan.

Conforme a la interpretación que venimos haciendo la responsabilidad enunciada no puede ser sino la que se considera como etimológica de la palabra, o sea de dar respuesta por un hecho y no una responsabilidad jurídica. No puede dar respuesta sino quien se encuentra dentro de la cadena de causalidad y más allá de que las consecuencias de su conducta puedan imputársele a título de dolo o culpa. Afirmamos esto último ya que de lo contrario la previsión a renglón seguido de la repetitividad de lo pagado sería contraria a lo dispuesto por el Código Civil en los artículos 1081 y 1082 (24) si consideramos que la multa es para conductas reprochables (dolosas o gravemente culposas). Este párrafo final es la demostración más cabal que la norma no busca castigar conductas sino sólo disuadir hechos.

Como vemos, el daño punitivo legislado en la norma nada tendría que ver con su pariente lejano del common law ya analizado ni con los antecedentes locales mencionados que podrían asemejarse a normas penales en el ámbito civil.

X. El daño punitivo en IP

 

De la misma forma que existen medios físicos para disuadir ciertas conductas (paredes, alambres, cerraduras, etc.) y cuyo costo debe ser amortizado en el costo del producto para que el negocio sea rentable, no se podría negar la posibilidad de que el derecho imponga un elemento disuasivo, que, como los elementos físicos, elevará el costo del producto a todos los consumidores (sobre todo si se autoriza el seguro) pero evitará o disuadirá la comercialización de productos piratas y las infracciones a los derechos de IP.

Su objetivo no será castigar ni resarcir, por lo que su aplicación no requiere de una conducta reprochable, sino de una mera falta, como hecho no querido con consecuencias en los derechos de IP.

Análogamente, el impuesto que eleva el costo de importación de un producto tiene por objetivo disuadir la importación del mismo pero no puede decirse que su aplicación permita formarse un juicio acerca de la conducta del importador.

Aceptando esta naturaleza jurídica de la técnica jurídica empleada ella se puede aplicar aún prescindiendo del dolo o culpa del sujeto que incumple la obligación en cuanto comercializa, adquiere o hasta utiliza productos falsificados. Sólo se considera el hecho y las circunstancias, siendo la previsibilidad de su ocurrencia lo que determina la aplicación de la multa y su cuantía ya que sólo lo previsible es lo que se puede disuadir.

En derecho tributario existen las denominadas multas formales que se aplican por meros incumplimientos como ser la omisión en la presentación de declaraciones obligatorias, independientemente de la existencia de dolo o culpa en el obrar del sujeto obligado a ello. Se busca disuadir la conducta y que sea el sujeto obligado quien tome los recaudos para evitar que ello se repita en el futuro.

Llevando este pensamiento a las infracciones de propiedad intelectual, la sola infracción o colaboración en la falta, haría aplicable la multa independientemente de si el usuario circunstancial infringió los derechos en forma dolosa, culposa o aún fortuita, en la medida en que la ocurrencia de la infracción fuere previsible y evitable. Si su actuar no fuera doloso o culposo podrá repetir la multa contra el responsable, conforme lo autoriza el Código Civil. De esta forma se conseguirá llegar al falsificador, verdadero responsable del delito. Aún cuando no se pueda llegar a él, los recaudos que tomarán los consumidores para no ser responsables por daños punitivos destruirán las industrias que giran alrededor de la piratería y la falsificación.

No habría ningún inconveniente y hasta sería recomendable, que estas multas cuyo objeto sea disuadir puedan ser asegurables en compañías aseguradoras, quienes tendrían como función no sólo dejar indemnes a sus asegurados sino además capacitarlos para disminuir los riesgos de ser partícipes de hechos que se pretende disuadir ya sea involuntariamente o culposamente.

De esta forma se lograría que los autores de derechos de propiedad intelectual tengan un incentivo para disuadir la ocurrencia de estos hechos, y existirían empresas, a quienes se dirigirían estos reclamos y quienes tendrían la posibilidad de efectuar recomendaciones y capacitar a sus clientes para que estos hechos no ocurran, los que evitarán además para no acrecentar sus costos.

A partir del artículo 52 bis de la ley 24.240 y de los otros supuestos de multas civiles existentes en nuestra legislación se abriría una alternativa de solución a la problemática de la piratería e infracciones en IP, la que podría aplicarse por analogía tal como se señalara más arriba y de esa forma lograr fallos que no sólo sean formalmente ajustados a derecho sino que en la cuestión de fondo sean herramientas eficaces para lograr disuadir la ocurrencia de infracciones marcarias.

 

(1) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 24/11/1998, causa 6080, «Lionel’s S.R.L. s/medidas cautelares».

(2) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 12/10/2000, «Cheja, Alberto S. c/ Sprayette S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/4/1996, «Barmayon, Ricardo c/ American Denim S.A. s/ cese de marcas, daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 30/6/1994, «Valmont Inc. c/ Diazul S.A. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 26/11/1998, «Schillaci, Salvador H. c/ Bibliográfica Internacional S.A. s/ cese de uso de marcas». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 12/10/2000, «Jacubovich, Abel R. v. Alsina 940 S.R.L. s/ cese de uso de marca». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 16/5/2002, «NBA Properties Inc. c/ Cho Ki Wan s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios». C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/3/2003, «Axoft Argentina S.A. c/ Siri, Juan C. s/ cese de uso de marcas daños y perjuicios»; entre muchísimos otros.

(3) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala Civ. Com., 22/9/1961, «Yanovski, Miguel c/ Grunewald Arturo y Cía.», JA 1962-IV-491.

(4) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 4/12/1970, «Cicles Motors c/ Ika s/ Nulidad de marcas», nro. 158.

(5) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 7/11/1986, «Schena, Alberto c/ José M. Túñez y otro s/usurpación», nro. 4598.

(6) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/10/1985, «Vallejo Jiménez, Félix c/ Traverso Rossi, Ulises Héctor», nro. 3544.

(7) FAERMAN, Silvia, «La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios», en Derechos Intelectuales, volumen 4, 1989, pág. 218.

(8) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.

(9) FAERMAN, Silvia, obra citada, pág. 221.

(10) ETCHVERRY, Oscar, «La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres», en Derechos Intelectuales, volumen 3, 1988, pág. 18.

(11) OTAMENDI, Jorge, «La reparación de los daños en materia marcaria», en Derecho de Daños, tomo 5, director: Alberto TRIGO REPRESAS, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002. págs. 160/162.

(12) O’FARRELL, Ernesto, «La indemnización debida por los usurpadores de derechos marcarios», LL 1991-E-327.

(13) MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. – SOUCASSE, Gabriela M., «La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca», JA 2001-I-1047.

(14) PAPAÑO, Ricardo J., «Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil», LL 1994 A 505.

(15) «Wilkes c/ Wood» (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; «Huckle c/ Money» (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768.

(16) «Gertz c/ Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323 (1974), en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl.

(17) En este sentido ver artículo crítico correspondiente a los desvíos del derecho penal de UTARROZ, Juan Carlos, «El que mata debe morir. Una reflexión sobre el uso (y abuso) del poder simbólico de la víctima en nuestro sistema penal», en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=38962. Este autor no analiza al daño punitivo, pero sus reflexiones, confinadas solamente al ámbito penal, son más que elocuentes si se las considera extensivamente.

(18) NÚÑEZ, Ricardo, «Derecho penal argentino», t. I, Buenos Aires, 1959, p. 105.

(19) BUSTAMENTE ALSINA, «Los llamados ‘daños punitivos’ son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», LL 1994-B-860.

(20) MARTINOTI, Diego F., «Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil de 1998», LL 2001-F-1317.

(21) PICASSO, Sebastián, «Sobre los denominados ‘daños punitivos», LL 2007-F-1154.

(22) En REBAUDI BASAVILBASO, Ignacio M. – PETTIS, Christian R., «Algunos aspectos del daño punitivo (o multa civil) en el Derecho argentino», `publicado en La Ley Online.

(23) «Honda Motor Co., Ltd., et al., Petitioners c/ Karl L. Oberg», en http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-644.ZO.html.

(24) «Art. 1081. La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Art. 1082. Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren».


 

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Voces: PROPIEDAD INDUSTRIAL ~ DERECHO INDUSTRIAL ~ MARCAS ~ DELITO MARCARIO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO ~ CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ~ UNIFICACIÓN CIVIL Y COMERCIAL ~ DAÑO PUNITIVO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II ~ 2014-12-10 ~ Bagley Argentina SA c. Dilexis SA s/ Cese de uso de marcas. daños y perjuicios

 

 

 

 


 

 

 

Condenas a pagar sumas de dinero por infracciones marcarias2018-02-15T15:06:01+00:00

El «ambush marketing» en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 08/07/2014, 08/07/2014, 4 – LA LEY2014-D, 162
Cita Online: AR/DOC/2236/2014


Sumario: I. Introducción. — II. Ambush Marketing. — III. Conclusiones.

  1. Introducción

El fallo en análisis es el segundo en su categoría que nuestros tribunales tienen oportunidad de decidir en nuestro país.

El «ambush marketing», como se conoce internacionalmente al tipo de publicidad que busca asociarse a un evento deportivo sin la autorización de su organizador, ha sido declarado ilegal en forma cautelar por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 respecto de la publicidad de Unilever SA, que tiene por protagonista al jugador Mascherano y que promociona al jabón para lavar ALA.

Otra variante de este tipo de publicidad ya había tenido una resolución análoga en el año 2002 por la Sala 1 aunque las partes luego llegaron a un acuerdo y el juicio no pudo llegar a una sentencia definitiva.

A fin de poder hacer un análisis de la decisión en cuestión, en las próximas líneas explicaremos sobre la concepción de este término, enumeraremos sintéticamente alguna casuística internacional sobre esta modalidad de publicidad, describiremos la clasificación que consideramos adecuada para agrupar a sus distintas exteriorizaciones y opinaremos en cuanto a la juridicidad o antijuridicidad de cada una de ellas y los remedios existentes, para luego abocarnos al fallo en análisis. Finalmente revisaremos otros institutos que involucran el derecho de propiedad y que pueden ser comparables analógicamente, verificando que las soluciones no son muy distintas a las que sostenemos.

En el último capítulo expondremos las conclusiones de lo relatado.

  1. Ambush Marketing
  2. Concepto

El término fue acuñado por el publicista Jerry Welsh, contratado por American Express para diseñar campañas para la empresa y aprovechar los vacíos legales existentes con relación al marco jurídico del patrocinio de eventos, quien explica su necesidad como sigue:

The roots of Ambush Marketing can be found in several phenomena typical of modern sponsorships: the escalating prices for, and often the distressed imagery of, category-exclusive sponsorships; in their routinely poor packaging and in their flawed presentation to potential sponsors; and in the increasing level of marketing competition in major categories of consumer products and services (1) .

La publicidad a través del patrocinio de eventos se hizo cada vez más importante (2) en tanto los publicistas descubrían que ella era una forma amigable de llegar a un gran público sin tener que vencer la misma barrera que hay que lograr trasponer con la publicidad tradicional (3).

El ambush marketing consigue el beneficio propio de penetración que la publicidad asociada a un evento tiene, sin el consiguiente costo del precio a percibir por el organizador del evento, siendo además una herramienta para poder sortear el monopolio, que como consecuencia de la exclusividad, logra el patrocinante oficial en un determinado rubro con relación a dicho evento.

Si bien Piñeiro Puig considera que «Una definición general del marketing de emboscada resulta estéril, pues pueden encuadrarse en su concepto prácticas muy heterogéneas» (4) podríamos sintetizar las numerosas definiciones existentes en la siguiente: toda publicidad que sin pagar derechos al organizador de un evento logre, en forma lícita o ilícita una asociación con el mismo, sea ello en forma directa o bien haciendo referencia a las actividades desplegadas, sus asientos geográficos, los deportistas participantes, las empresas patrocinantes y/o el simbolismo que las represente.

Entre las causales de desarrollo de esta práctica está el hecho de que el patrocinio, y a partir de las Olimpíadas de 1984 de Los Ángeles, se ha visto reducido a un patrocinador por rubro, a quien se la da toda la exclusividad del evento. A ello se le suma que los costos para ser patrocinador son cada vez más altos. Otra razón es la pobre e imperfecta presentación de los paquetes de patrocinio (5).

En definitiva, quienes quedan fuera de la mesa chica de los afortunados patrocinadores oficiales, o quiénes no tienen recursos para afrontar tales costos, no tienen más alternativa que observar cómo los convidados se devoran las distintas cuotas de mercado que les pertenecen, a menos que tales observadores intenten otras alternativas para competir por su cuota de participación y defenderla o acrecentarla.

El Ambush Marketing no sería entonces sino una alternativa frente a la estricta selección realizada por el organizador de un evento o para sortear el excesivo costo que se exige por la participación y tendría como virtud el de servir de mecanismo para valuar en más o menos el precio del patrocinio.

Si el paquete ofrecido es escaso y la pretensión económica mucha el ambush marketing servirá como alternativa más beneficiosa. Si en cambio la oferta del paquete es amplia y su precio justo, quienes no puedan ser patrocinadores oficiales deberán invertir sus dineros en publicidades creativas de forma tal de poder sortear los obstáculos e intentar lograr asociarse al evento y defender su cuota de mercado frente a la competencia.

  1. Alguna casuística internacional

Se sostiene que las primeras prácticas de Ambush Marketing surgieron en los Juegos Olímpicos de 1984 que se realizaron en los Ángeles (6), primeros juegos que no precisaron de un subsidio estatal para su sostenimiento económico.

Kodak, no logrando acceder a ser el patrocinador oficial por perder tal oportunidad frente a su rival Fuji, consiguió más visibilidad que éste al adquirir los derechos de publicidad del evento a la cadena ABC (7) y lograr así mayor exposición mediática que el patrocinante oficial.

Nike, quien siempre se ha caracterizado por no ser patrocinador oficial de estos eventos, logró su cometido ese año al realizar numerosas publicidades con atletas y usar la canción de Randy Newman, I love L.A., obteniendo mayor reconocimiento que su competencia, Converse, el patrocinador oficial (8).

  1. Clasificación. Formas legales e ilegales.

Compartimos la clasificación que plantea Jorge Otamendi así como su opinión respecto de la legalidad de cada una de ellas (9).

  1. Ambush Marketing infringiendo los derechos de Propiedad Intelectual del Organizador.

No es común que quien haga Ambush Marketing sea tan inocente como para vulnerar derechos de propiedad intelectual de terceros. Sin embargo tal fue lo que sucedió en la Copa del Mundo del año 1994.

American Express era patrocinador del evento, y tenía el derecho exclusivo de usar las marcas del organizador (FIFA) en todos los pagos con tarjeta y accesos a cuentas. Sprint, el sponsor de comunicaciones de larga distancia empezó a utilizar tales marcas en sus tarjetas telefónicas prepagas, lo que no estaba autorizado. El caso, y más allá de involucrar una cuestión marcaria, finalmente se decidió con fundamento en el incumplimiento de contrato. En este caso ambas partes eran patrocinadores oficiales por lo que la discusión se intentó llevar por la extralimitación de uno de ellos en sus derechos (10).

Como dijimos, es raro que quien haga Ambush Marketing, lo que presupone contratar a una agencia altamente creativa y costosa en publicidad, sea tan torpe como para vulnerar derechos intelectuales de terceros sin consultar con abogados. Lo que sí en cambio puede suceder es que quienes quieran asociarse al evento utilicen nombres genéricos como ser la designación de una disciplina deportiva —fútbol—, expresiones de aliento —vamos Argentina—, colores de equipos, nombres genéricos o símbolos genéricos asociados al torneo, o aún el nombre de otros patrocinantes —como el ejemplo de American Express que más abajo se cita—, y hasta hagan referencia a derechos de propiedad Intelectual, de manera ingeniosa, sin nombrarlos.

En estos supuestos, la justicia probablemente tendrá que analizar la entidad marcaria de los signos cuando ellos hayan logrado ser registrados y en su caso verificar si existe verdadera confundibilidad o infracción marcaria, lo que no necesariamente ocurre cuando se logra una asociación con el evento.

En este sentido American Express, excluido frente a Visa como patrocinante oficial en 1984 y debiendo soportar una publicidad que decía «traiga su Visa porque las olimpíadas no aceptan a American Express», comenzó una guerra contra su rival publicitando en Barcelona 1992 y en Noruega 1994 un slogan que podría resumirse en «No es necesario tener VISA para asistir a los juegos» en referencia al permiso de ingreso al país que no era requerido en ninguno de estos países, pero obviamente jugando con el nombre de su rival y asociándose así al principal sponsor del Evento y por su intermedio a este último (11).

ii.Ambush Marketing engañando directamente al público respecto de la calidad de Organizador del evento.

Este tipo de publicidad es engañosa y viola elementales normas de lealtad comercial. Es cierto que toda publicidad que busca asociarse al evento en cierta forma crea en la mente del consumidor, al igual que el engaño, una relación inexistente. De todas formas una cosa es que el consumidor pueda creerlo inducido por la publicidad y otra muy distinta sería que la publicidad directamente lo sugiera.

iii.Ambush Marketing logrando asociarse al evento sin engaño o infracción a los derechos de Propiedad Intelectual.

Esta sería la tercera forma de presentarse al público y conseguir la asociación a un evento. El fundamento más importante para aceptarla es el derecho constitucional de libertad de expresión (12), si es que además no existen derechos de propiedad en cabeza de terceros y que los organizadores del evento deban respetar (contratos con atletas, con equipos, con estadios, con ciudades, pautas publicitarias ya existentes, etc.).

Existen numerosos ejemplos al respecto, los que pueden ser clasificados como sigue a continuación.

  1. Compra de espacio de publicidad antes, durante o con posterioridad al evento.

Tal fue el supuesto de Kodak cuando perdiera la posibilidad de patrocinar los juegos olímpicos de los Ángeles de 1984 adquiriendo los derechos de publicidad de la cadena ABC y logrando mayor exposición que el patrocinante oficial.

  1. Publicidad estática en la zona de influencia del evento.

Si los organizadores de un evento no toman la precaución de contratar todos los espacios publicitarios en la zona de influencia de un evento, una empresa podría lograr asociarse al mismo contratando numerosos carteles y logrando así una presencia que lo asocie «de facto» al evento.

  1. Entrega en forma gratuita de mercadería a los asistentes a los estadios.

P&G, actora en estas actuaciones, protagonizó en julio de 2009 un acto de ambush marketing en los juegos Wimbledon. P&G distribuyó 24.000 tubos de sus conocidas papas fritas fuera del estadio las que el público recibió gustosamente y con las que entró al estadio. Los tubos eran de color verde pasto y decían «estos no son tubos de pelotas de tenis», lo que rápidamente fue objeto de comentario en distintos medios y fue considerado como un gran golpe de P&G en tanto éste no era patrocinante oficial del evento (13).

  1. Publicidad con imágenes o palabras que generan una asociación con el evento o con un deportista.

La temática del evento (léase football, rugby, golf, tenis, deportes olímpicos) es de uso común y no debería ser monopolizable por nadie. Algo análogo ocurre con los derechos intelectuales en que solo es monopolizable la expresión formal de la creación, pero jamás la idea subyacente.

Pretender que toda la temática relacionada con un evento pueda ser apropiable por el organizador del evento violaría el artículo 16 de la Constitución Nacional y en numerosos supuestos vulneraría derechos de propiedad adquiridos.

Cuando ganara la francesa Marie José Perec los 400 m. el 31 de julio de 1996 el diario deportivo L´Equipe publicó una página entera de publicidad con los resultados de Atlanta, en la que podía verse a esta atleta en pleno esfuerzo con el slogan Veni, Vidi, Pepsi, frase sobre la que los descendientes de Julio César, de poder ser encontrados, no podrían alegar derecho alguno. A continuación otra frase sostenía… Marie José Perec, representante oficial de una bebida no oficial en Atlanta. (14)

  1. Entrega de premios relacionados con el evento (entradas, camisetas).

Este tipo de publicidad, y salvo que exista legislación que expresamente lo prohíba o en el caso de prendas se utilice mercadería pirata, no debería ser considerada una práctica ilegal.

Sí en cambio podría ser considerado ilegal el sorteo de tickets cuando éstos se comercialicen pese a la salvedad escrita de que su utilización como medio promocional en el comercio deba ser expresamente autorizado por los organizadores del evento.

  1. Patrocinio de equipos, atletas, estadios, ciudades.

Al igual que el organizador se puede considerar propietario del evento, los equipos, atletas, estadios y ciudades que alojan el evento tienen derechos de propiedad sobre el mismo y ante la falta de previsión contractual o normas legales como el nuevo art. 40.3 de la Carta Olímpica (15), el organizador del torneo no debería reconocérsele ningún privilegio sobre el resto sin que esto pueda ofender el derecho de igualdad y propiedad establecido por el artículo 16 y 17 de nuestra Constitución Nacional.

En las Olimpíadas de 1992 de Barcelona, Michael Jordan logró cubrir el logo de Reebok (sponsor oficial) de su equipo —que debía usar para subir al podio—, con la bandera americana, camuflándolo en una actitud patriótica, y poder cumplir con su sponsor personal, a saber Nike. (16)

  1. Estrategias para evitar o disminuir el riesgo de Ambush Marketing

El Ambush Marketing entonces es una estrategia de publicidad que busca asociarse a un evento participando de las ventajas que tiene este tipo de publicidad sin tener que relacionarse con el patrocinador. No necesariamente debería significar una menor inversión aunque si la falta de contribución al organizador del evento.

Vistas todas las formas de asociarse a los eventos con que cuentan las empresas, los organizadores de eventos deberían planificar estrategias de prevención, esto es: adquiriendo los espacios publicitarios en los distintos medios con carácter previo o generando acuerdos con sus titulares; acordando con todos los deportistas que participen acerca de sus derechos y obligaciones, bajo pena de no ser aceptados como participantes; estableciendo condiciones y limitaciones a la libre venta de entradas; impidiendo el acceso a personas luciendo marcas no autorizadas, en fin, haciendo un verdadero plan de acción que logre garantizar las características del producto que finalmente pretenden ofrecer a la venta, esto es, la exclusividad de publicidad para los patrocinadores del evento.

Lo que no hayan previsto contractualmente con terceros no podrá ser exigido a estos terceros y las empresas no patrocinantes tienen el derecho de hacer uso de estas oportunidades (17)

  1. Leyes especiales

Una moderna herramienta para luchar contra el Ambush Marketing ha sido la sanción de leyes especiales prohibiendo muchas de estas acciones en un período previo, concomitante y posterior al evento, creándose así un derecho «real» administrativo similar al de los derechos intelectuales (18), el que, como tal, resulta oponible a los terceros aún cuando no exista relación contractual con ellos.

Justamente esta herramienta, al crear artificialmente un derecho real (oponible a todos), que hasta ese momento no existía, elevaría la valuación del patrocinio oficial, en tanto el monopolio será mucho más cerrado y estricto, aunque no necesariamente signifique la desaparición del Ambush Marketing, en tanto siempre existirán «safe harbours» (puertos seguros del inglés) en los que las empresas puedan buscar refugio para asociarse al evento sin ser condenadas.

Es de destacar que durante los JJ.OO. de Londres y pese a las leyes que prohibían acciones para lograr la asociación con los juegos a los no patrocinadores, Nike, magistralmente demostró que la asociación se puede lograr sin violar la ley, como lo prueba la publicidad «Find your Greatness» (19).

Para conseguir este resultado se decidió lanzar la publicidad en el mismo día de la inauguración de los juegos, en 25 países y estuvo protagonizada por distintas personas practicando variados deportes, en ciudades no inglesas cuyo nombre fuera Londres, induciendo así y no sugiriendo, a pensar en la asociación de la marca al evento.

Obviamente que esta moderna herramienta deberá fundarse como para crear estos derechos de exclusividad artificiales en forma constitucional, así como pueden hoy justificarse los derechos exclusivos de las leyes de marcas, patentes, derechos de autor, etc.

  1. El fallo en análisis

A esta altura podremos tener una concepción bastante más clara y acabada sobre el tema discutido en la litis.

Lamentablemente, la crítica que se pueda hacer del fallo en análisis se ve debilitada en cuanto a su rigor por la imposibilidad de haber podido acceder al expediente, pedido que nos fuera denegado por el carácter de la medida (cautelar) y el estado procesal del expediente, lo que nos ha impedido verificar si algunos de los presupuestos que se considerarán han sido efectivamente tales.

En este sentido la primera crítica que se hace es que se haya citado el artículo 50 del Gatt/Trips cuando de la observación del video cuestionado (20) no surge el uso de marca o derecho de propiedad intelectual alguno.

En este sentido, el protagonista, el futbolista Javier Mascherano, no tendría prohibición de contratar con Unilever por ser jugador de la selección nacional, y aún cuando la tuviera, la demanda tendría que haber sido dirigida contra él y no contra Unilever en tanto los contratos, por el efecto relativo de los mismos, son solamente válidos entre las partes (21).

Tampoco se puede considerar que la camiseta celeste y blanca (sin logo alguno de la AFA) pueda ser considerada un derecho apropiable por su carácter genérico (todos los seleccionados nacionales de las distintas disciplinas deportivas de equipo usan estos colores con diseños similares).

Tampoco la expresión Sponsor Oficial es un derecho de propiedad intelectual.

En definitiva, no se comprende qué derecho de propiedad intelectual pudo haber infringido Unilever con la publicidad objeto de la litis que justifique la aplicación del artículo 50 del Gatt /Trips en que se funda la sentencia.

Otra cuestión es la referida a la publicidad engañosa. Es cierto que Unilever no es patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA. Por ello, la afirmación de ser SPONSOR OFICIAL (aún cuando luego en un tipo distinto de letra se aclare que ello lo era DE TODO LO QUE APRENDEMOS CUANDO ESTAMOS CRECIENDO) en el entorno de los elementos incorporados a la publicidad podría afirmarse que sugieren una asociación lejos de inducirla.

Desde nuestra perspectiva, si UNILEVER no hubiera hecho esta aclaración final o efectivamente hubiera sido sponsor oficial de Mascherano, por ejemplo, su publicidad, más allá de irritante para la AFA o para P&G, hubiera sido legítima y tendría que haber sido tolerada en tanto solo induciría a pensar en una asociación con el evento, pero no la estaría sugiriendo.

No es la asociación con un evento lo que hace ilegal una publicidad (salvo que existan normas de excepción como fuera el caso de los JJOO de Londres y circunscriptas al territorio de su jurisdicción, o las leyes que al respecto Brasil ha dictado pero que nuevamente se circunscriben a las fronteras de dicho país), sino la infracción de derechos de propiedad intelectual o el engaño al público. Es en el mensaje sugerente en vez de inductivo en el que debería encontrarse la diferencia entre engañar o no hacerlo.

En este supuesto se puede coincidir con la Cámara en que habría engaño al presentarse como Sponsor Oficial aunque luego, y en otro tipo de letras se pretenda calificar esta afirmación invocando una actividad (todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo) cuyo patrocinio por alguien, y hasta el presente, resulta desconocida.

  1. Analogía con otros institutos jurídicos

Lo que se verifica con el ambush marketing no es ajeno a otros institutos del derecho y la respuesta no ha sido muy distinta a la que la doctrina y la mayor parte de la jurisprudencia hoy plantea respecto de esta conducta comercial.

Un primer instituto análogo se verifica en la minería. En efecto, el descubridor de un yacimiento de mineral o de petróleo tendría que tolerar que con posterioridad a la publicidad de su descubrimiento todas las parcelas vecinas a su permiso de exploración sean tomadas por terceros que en nada contribuyeron al hallazgo.

El remedio para el descubridor es invertir en la adquisición de la mayor cantidad de áreas posibles y luego además desarrollarlas para evitar que el Estado pueda declararlas caducas, lo que debido a la fuerte inversión que esto implica rara vez es posible.

Nadie jamás ha osado considerar ilegal o deshonesta la actitud del explorador que sabiendo de la existencia de un descubrimiento solicita las áreas contiguas a las de la primera manifestación de descubrimiento.

Sí en cambio, el Código de Minería, y en un claro reconocimiento de la existencia de un derecho real administrativo permite que el descubridor pueda hacerse de pertenencias contiguas (22) que impedirían su petición a los terceros.

Otra cuestión, sería que el tercero sugiera a los potenciales inversionistas que él es la misma persona que el descubridor y que las inversiones en su propiedad, por ser contiguas, no son ajenas a las efectuadas en la propiedad de la primera manifestación.

En cambio no será ilícito que este tercero, sin pretender hacerse pasar por quien no lo sea, induzca a pensar a los inversionistas sobre la alta posibilidad de que el descubrimiento manifestado pueda replicarse en su propiedad contigua, o sea que existe tal asociación entre su potencial mina y la vecina descubierta que es como si invirtieran en la misma persona.

En el mundo del Real Estate sucede algo similar. Se conocen muchos emprendimientos que como consecuencia de su existencia aumentan el valor de las propiedades contiguas. No es ilícito ni deshonesto decidir no invertir en el emprendimiento en cuestión y en cambio hacerlo en las propiedades contiguas cuyo valor seguramente aumente. Si el emprendedor quisiera evitar que terceros sin mayor costo logren así multiplicar sus ganancias debería adquirir un zona de mayor extensión para que sea él quien usufructúe del mayor valor que su emprendimiento generará a las tierras contiguas.

Nuevamente, el tercero no podrá invocar representación o identidad con el titular del emprendimiento, pero seguramente intentará transmitir algún tipo de idea asociativa si el proyecto es prometedor, que induzca al tercero a considerar que es lo mismo invertir en el proyecto inicial que en el contiguo.

Finalmente, en el derecho de patentes y en el de propiedad intelectual nos encontramos con numerosos ejemplos de AMBUSH REGISTRANTS o AMBUSH USERS.

Si una patente no reivindica correctamente el objeto de su invención, o deja de ir más allá en la protección de la invención, la astucia del tercero que evita infringir la patente y obtiene el rédito comercial no puede ser, ni ha sido juzgada jamás como ilícita.

En el derecho intelectual lo que se protege es la forma y no la idea subyacente. Si quien protege un derecho intelectual equivoca la mejor forma para sacar rédito comercial de su creación nada puede reclamar a la justicia respecto del tercero que apoyándose en su idea le da una forma, que sin plagio, logra idéntico o mayor retorno comercial a menor costo.

III. Conclusiones

  1. El Ambush Marketing tiene claramente defensores y detractores.
  2. Es un fenómeno internacional principalmente asociado al deporte
  3. Nadie duda de su ilicitud cuando viola derechos de propiedad intelectual o engaña al público.
  4. Distinto es el supuesto en que induce y no sugiere una asociación con el evento, en el que las opiniones se dividen.
  5. No hay buenos y malos. Quien hoy es actor seguramente alguna vez ha sido un ambusher.
  6. El supuesto decidido por nuestros tribunales claramente puede interpretarse como un supuesto de engaño sugerido y no de asociación inducida aunque todavía no está dicha la última palabra.
  7. Quizás la delgada línea divisoria deba buscarse en la diferencia entre sugerir vs. inducir, siendo la sugerencia la madre del engaño.
  8. No podemos dejar de mencionar que el tema tendrá que comenzar a ser motivo de gran debate teniendo en cuenta que Argentina será sede de los juegos olímpicos de la juventud para el año 2018.

(1) Welsh, Jerry, AMBUSH MARKETING: WHAT IT IS; WHAT IT ISN’T en http://welshmktg.com/WMA_ambushmktg.pdf, visitado por última vez el 20/6/2014.

(2) El mercado mundial de patrocinio ha crecido de 2.000 millones de dólares en 1984 a 13.000 millones en 1994 (MEENAGHAN (1996, p. 103)) y hasta 24.000 millones en 2005 (KOLAH (2006, p. 2)).

(3) BERNEMAN Corinne, CARFANTAN Anthony, Etude exploratoire sur les attitudes envers l’ambush marketing, visto por última vez el 21/6/14 en http://leg2.u-bourgogne.fr/CERMAB/z-outils/documents/actesJRMB/JRMB12-2007/Berneman%20Carfantan.pdf

(4) José PIÑEIRO SALGUERO y Antonio RUBÍ PUIG, «Ambush Marketing en eventos deportivos», InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, abril 2007, pág. 4, visitado por última vez el 21/6/2014 en https://www.researchgate.net/publication/47786933_Ambush_marketing_en_eventos_deportivos

(5) BALDOR Emanuel, El discurso publicitario de un sponsor no oficial: Nike y Londres 2012, pág. 33, visto por última vez el 21/6/14 en http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111753.pdf

(6) Ambush marketing en eventos deportivos. Modalidades principales y sus consecuencias jurídicas José PIÑEIRO Salguero Antoni Rubí Puig Facultad de Derecho Universitat Pompeu Fabra en http://www.indret.com/pdf/439_es.pdf consultado por última vez el 20 de junio de 2014

(7) Rebecca HOBSON, «Seven best ambush marketing ploys», visitado por última vez el 21/6/2014 en http://www.londonlovesbusiness.com/business-news/london-2012-olympics/seven-best-olympic-ambush-marketing-ploys/2884.article

(8) Adam EPSTEIN, The Olympics, Ambush Marketing and Sochi Media, página 6, visitado por última vez el 21/6/14 en www.londonlovesbusiness.com/business-news/london-2012-olympics/seven-best-olympic-ambush-marketing-ploys/2884.article

(9) OTAMENDI, Jorge, Ambush Marketing, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año 7, Número 7, Lima 2011, página 282.

(10) Mastercard 30 USPQ 2d at 1964

(11) Adam EPSTEIN, obra citada, nota 44

(12) Téngase presente que con fundamento en la libertad de expresión es que se ha permitido en última instancia la publicidad comparativa (en la medida en que no sea falsa) como así también la parodia, sin que se pueda considerar que violan derechos intelectuales.

(13) Ver http://www.eventmagazine.co.uk/news/918090/Pringles-ambushes-Wimbledon-Championships/, accedido por última vez el 21/6/14.

(14) CRESPO PÉREZ, Juan de Dios, Ambush Marketing dans la publicité sportive, pág. 5 visto por última vez el 21/6/14 en http://www.iusport.es/opinion/crespo98.htm

(15) 3. Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games.

(16) Ver, Jared Wade, How the Dream Team Foreshadowed the Olympics’ Sponsorship Controversy, RISK MGMT. (Aug. 22, 2012), visto por úlitma vez el 21/6/14 en http://www.rmmagazine.com/2012/08/22/how-the-dream-team-foreshadowed-the-london-olympics-sponsorship-controversy

(17) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 CN)

(18) En este sentido adherimos a la tesis propuesta por González Perez, Jesús, «Los derechos Reales Administrativos», Civitas Ediciones, SL 1984, para referirse a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales.

(19) https://www.youtube.com/watch?v=_hEzW1WRFTg último acceso el 21/6/14.

(20) Ver https://www.youtube.com/watch?v=UFKZQ7SCVtM último acceso el 21/5/14.

(21) Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden Art. 1.195. perjudicar a terceros.

(22) Art. 67. – El descubridor tendrá derecho a tomar en el criadero de su elección TRES (3) pertenencias contiguas o separadas por espacios correspondientes a UNA (1) o más pertenencias .CM.


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Voces: PUBLICIDAD ~ PUBLICIDAD ENGAÑOSA ~ CONSUMIDOR ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ LEALTAD COMERCIAL ~ DEPORTE ~ ASOCIACIÓN DEPORTIVA ~ ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO ~ FÚTBOL ~ INTERPRETACIÓN JUDICIAL ~ JURISPRUDENCIA ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ DERECHO COMPARADO ~ PROPIEDAD INTELECTUAL

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III ~ 2014-06-10 ~ Asociacion del Fútbol Argentino y Otros c. Unilever de Argentina S.A. s/ medidas cautelares 

El «ambush marketing» en Argentina con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil2018-02-15T15:05:22+00:00

Comentario a la resolución 117/2014 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: ADLA2014-25, 77
Cita Online: AR/DOC/2783/2014


 

La norma encontraría su fundamento normativo, conforme así se expresa, en las leyes de Patentes (24.481), Marcas (22.362) y el decreto ley sobre Modelos y Diseños Industriales (6673/1963) las que se refieren en su articulado a los contratos de licencia de los derechos por ellas protegidos. Estas normas no hacen mayores aclaraciones respecto de los contratos de licencia lo que resulta lógico en tanto tales acuerdos están dentro del ámbito de libertad de los contratantes (art. 1197 del Cód. Civil).

También se cita a la ley 22.426 sobre Transferencia de Tecnología la que efectivamente prevé la inscripción de la transferencia, cesión o licencia de tecnología, patentes, modelos y diseños industriales o marcas celebrados entre sujetos de derecho con domicilio en el país, como así también, desde personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, hacia sus similares domiciliados en el extranjero (art. 1º), pero como veremos, con un efecto distinto al pretendido por esta resolución.

En definitiva, con esta resolución, se pretendería que todo sujeto de derecho, esté domiciliado en el país o en el extranjero pueda acceder al registro para inscribir contratos relativos a estos derechos y que de ello puedan surtir ciertos efectos jurídicos que conforme veremos serían bastante más limitados que lo que aparentemente parece sostener la norma en sus considerandos.

Es que esta resolución no podría jamás equipararse a la ley 22.426 por su distinta naturaleza (ley contra resolución) y su distinto ámbito de aplicación, conforme veremos a continuación, con lo que jamás podría servir de base para lograr sus mismos efectos.

Recordemos que la ley 22.426 nace con el objetivo de fomentar la transferencia de tecnología y de crear una base de datos que comprendiera a los contratos que tenían como objeto dicha transferencia de tecnología.

Ello se complementaba además con incentivos fiscales creados por ley (impuesto a las ganancias, título V).

Se hacía y se hace pues necesario registrar los contratos y hasta a veces lograr su aprobación para poder gozar de estos beneficios fiscales. La no aprobación y/o la no inscripción no invalidan los acuerdos entre las partes pero impiden gozar de los beneficios fiscales previstos.

Nada de esto es posible con esta resolución, primero porque la ley de impuesto a las ganancias no se refiere a los beneficiarios locales de las licencias de estos derechos, como sí lo hace respecto de los beneficiarios del exterior en los arts. 91, 92 y 93 de la misma y en segundo lugar porque tal beneficio, hoy no existente, tampoco podría ser suplido por una eventual futura resolución, lo que por tratarse de una cuestión de cargas públicas es de competencia del congreso y no del presidente del INPI.

Es decir que, a diferencia del impulso que genera al beneficiario del exterior el registro de un contrato en el INPI, esta ampliación no tendría sentido fiscal para los beneficiarios locales cuando el objeto de los contratos fueren derechos de propiedad intelectual.

La segunda cuestión se podría referir a la eventual oponibilidad del contrato a terceros, extremo esbozado en los considerandos.

Aquí habría que diferenciar a los contratos cuyo objeto sea la transferencia de derechos de propiedad industrial de aquéllos que tenga por objeto derechos personales sobre los mismos.

Respecto de los primeros hoy existe un registro de transferencias de tales derechos en cada sector (patentes, modelos y diseños industriales, marcas) el que se peticiona mediante una solicitud de transferencia la que debe estar firmada por ambas partes y certificada la firma del transmitente. El derecho de propiedad se inscribe a favor de su peticionante previa comprobación de no existir inhibiciones o gravámenes inscriptos en el registro respecto del derecho a transferir. Tal petición puede o no ir acompañada del contrato que la causa, y de existir se agrega al expediente de la marca, patente, modelo o diseño industrial y queda archivada en él. Es decir que respecto de estos actos de transferencia de derechos, hoy ya existen registros. En estos mismos registros se inscriben además los gravámenes reales que pesen sobre estos bienes, como así también los embargos u otras medidas que decrete la justicia y inhibiciones generales que puedan pesar sobre sus titulares.

Respecto de otros derechos personales (no reales) que puedan ser objeto de un acuerdo, como podría serlo la una licencia, el registro no podría tener efectos de oponibilidad tal como esbozan los considerandos.

Es de destacar que una licencia es un derecho personal, no real, y solo será oponible entre las partes contratantes, no pudiendo perjudicar a terceros (art. 1195 del Cód. Civil).

La pretensión de que un contrato que verse sobre una licencia de derechos de propiedad industrial, por su mera inscripción en un registro, sea oponible a los terceros, significaría modificar la naturaleza jurídica de este derecho personal para convertirlo en un derecho real, el que por disposición del art. 2502 del Cód. Civil sólo puede ser creado por una ley.

Justamente, la gran diferencia entre los derechos reales y los personales es la oponibilidad erga omnes en los primeros contra la oponibilidad limitada a las partes contratantes en los segundos y sin perjuicio del derecho excepcional de tercero de aprovechar las estipulaciones hechas en su favor.

Difícilmente podría, quien inscribe un contrato en el INPI que verse sobre licencias, pretender que el mismo le sea oponible a terceros que no lo han firmado.

¿En qué consistiría a nuestro criterio el limitado beneficio entonces de este registro?

Quien inscriba su contrato logrará que el mismo tenga fecha cierta y que pueda considerarse protegido frente a la posible pérdida o extravío (esto último tampoco puede garantizarse). Por otra parte los terceros podrán indagar acerca del derecho sobre el que pretenden contratar cuando contratos con tal objeto correspondieran al mismo titular del derecho y estuvieran registrados, sin poderles ser opuesta cuestión alguna objeto de dicho contrato.

Un antecedente análogo al presente registro puede encontrarse en la ley 11.723 (de Propiedad Intelectual), la que en su art. 66 dispone la inscripción de todo contrato vinculado con una obra de propiedad intelectual. Dicha inscripción se realiza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y sirve, conforme a la propia Dirección reconoce, como medio idóneo de prueba de la existencia del contrato en cuestión.

 


 

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Comentario a la resolución 117/2014 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial2018-02-15T15:04:29+00:00

Despenalización de la fabricación marcaria. Adiós a las marcas

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: Sup. Act. 17/06/2014, 17/06/2014, 1
Cita Online: AR/DOC/1472/2014


 

En la editorial del diario LA NACION del día 25 de marzo de 2014 se trata nuevamente el tema de la despenalización de hecho del delito de falsificación marcaria. Ahora además -informa- se agregaría un proyecto de despenalización de derecho, con la reforma del Código Penal.

La cara visible de esta modalidad delictiva son los distribuidores, normalmente gente de pocos recursos, que son contratados por organizaciones que lucran con este tipo de actividad delictiva. Sin embargo también podrían ser los falsificadores quienes podrán ser provistos de las herramientas por grandes organizaciones, en tanto es raro que los autores intelectuales de los delitos y principales beneficiarios sean los que asuman los mayores riesgos. ¿Debería pues también despenalizarse esta figura?

Por el contrario creemos que es necesario que la justicia investigue más para llegar a los verdaderos autores del delito y no que se contente con despenalizar (de hecho o de derecho) las figuras penales para evitar el compromiso de investigar más.

En este sentido hoy existe una minoría de jueces que habría despenalizado de hecho el delito, al sobreseer la conducta de estos distribuidores alegando que quien compra sabe que la mercadería es falsificada y por ello sería engañado, como si ello quitara la antijuridicidad al hecho ilícito. Distinto sería el supuesto si la falsificación o imitación no fuere idónea…

Ya nos hemos ocupado en otros artículos publicados por La Ley sobre este tema, y hemos explicado el error en que, desde nuestra perspectiva, se incurre si, más allá de cuestiones de hecho y prueba, no se interpreta la comisión de este ilícito desde la perspectiva del bien jurídico protegido por la ley penal.

Lamentablemente la ley de marcas no está integrada físicamente al Código Penal y los delitos marcarios no están clasificados conforme el bien jurídico que se protege, lo que ayuda a generar alguna posible discusión respecto de la correcta interpretación del tipo.

Sostenemos que lo que la ley intenta proteger no es el patrimonio del damnificado (sea éste el industrial o sea éste el consumidor) sino la fe pública de las marcas.

Por ello no importaría si lo vendido es insignificante con relación al comercio del industrial agraviado o si el comprador fue o no engañado en particular al comprar el producto. Esto sólo sería importante si estuviéramos ante un delito que protege al patrimonio, lo que veremos no es así. En cambio sí sería importante la idoneidad de la falsificación o imitación en tanto esto afecta (como el dinero falsificado) la fe pública.

Al leer el artículo 31 de la ley 22.362 descubrimos conductas en las que el daño no es un requisito tipificante como es la mera falsificación o uso, y sin embargo todas las conductas tienen la misma pena.

Analicemos el artículo 31 de la ley 22.362

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de un millón ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000):

  1. a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
  2. b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
  3. c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
  4. d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La ley enumera tres grupos de acciones y a todas castiga con la misma pena, a saber:

1- La falsificación o imitación fraudulenta

2- El uso de tal marca

3- La venta o comercialización.

En los dos primeros supuestos la ley claramente no exige otro requisito más que la conducta ilícita y la idoneidad del medio (fraudulentamente) No hay daño patrimonial requerido como sí lo hay en el delito de estafa que es un delito patrimonial.

Tampoco estamos ante un supuesto de punición de tentativa pues ambas conductas tipificadas en los incisos a y b tienen la misma pena que las descriptas en los incisos c y d.

En definitiva los dos primeros grupos de acciones se refieren claramente a conductas peligrosas que el legislador ha querido punir y de esa forma también evitar. Son dos supuestos de delitos de peligro y que como sostuviéramos en otras oportunidades quedan englobados dentro del grupo de delitos que protegen la fe pública. La ocurrencia de la conducta delictiva amenaza la fe pública, allí está su lesividad. No requiere de un perjuicio económico comprobable. El legislador ha valorado a las marcas como herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios y ha tipificado un delito cuando dichas marcas se falsifiquen, pues considera que ello podría hacer peligrar el comercio o al menos, lo dificultaría.

Tampoco la norma distingue al autor. No importa si el falsificador es una gran organización o un pequeño comerciante respondiendo al pedido de una organización mayor. La mera falsificación es delito.

Los delitos de peligro son en sí mismos supuestos de tipos penales en los que la mera comprobación de la conducta condiciona la afectación del bien jurídico. Lo que se castiga no es lo que pudiera haber ocurrido, no se trata de castigar una mera probabilidad de ocurrencia de un evento dañoso, sino que lo que se castiga es que la conducta es intrínsecamente peligrosa. Lo que desvalora el legislador es la conducta peligrosa, no lo que pudo haber ocurrido, a partir de ella. (1)

 

La fe pública no está constituida por cualquier forma de confianza de un particular en otro particular sino que es la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos o signos o formas exteriores (2). y que se trata claramente de un delito de peligro que no requiere para su consumación daño económico alguno.

El Estado considera que el comercio es fundamental en nuestra sociedad y para ello dicta leyes que lo protejan de conductas que lo dificultarían. Además de la ley de marcas y su protección penal tenemos leyes como la de lealtad comercial, de defensa de la competencia, de protección al consumidor, todas las que de una forma u otra buscan proteger al comercio y su transparencia.

Y en el caso particular de las marcas, el interés del Estado además se vislumbra por la instrumentación de un procedimiento administrativo para su concesión. Este procedimiento administrativo culmina con un acto administrativo de carácter particular (la concesión de la marca), por el cual se dictamina que la marca se ajusta a la ley de marcas y que su titularidad corresponde a quien la solicita para lo que además se inscribe en un registro público.

La marca es protegida y defendida por el Estado como vehículo de información (sea que promueva el producto o lo descalifique por el mensaje que finalmente le llegue al consumidor), al igual que el dinero lo es como vehículo de valor. El Estado no quiere que el signo como vehículo pueda ser falsificado o usado sin autorización con las consecuencias que ello pueda tener para el mensaje o para la facilidad de su transmisión.

La fe pública protege la confianza general en la autenticidad y veracidad de las marcas como medios indispensables para que aquéllas cumplan debidamente sus finalidades jurídicas (3)

Por ello sólo es necesario que la falsificación sea apta para desvirtuar en cualquiera la confianza que el signo merece.

Sin embargo para que la falsedad se consume no es necesario que llegue a lesionarse ese interés ulterior protegido por el delito de peligro, sino que basta con su mera puesta en peligro. La lesividad no se relaciona con otro bien sino con el único protegido por el propio tipo: la fe pública y el peligro de que sea dañada.

Es decir que el concepto de fe pública debe ceñirse al amparo, como primer objetivo, de los signos e instrumentos convencionales que el Estado impone o protege (como son la moneda, los sellos, las marcas y todos los signos en general de los instrumentos públicos), más allá de que pueda o no existir daño patrimonial. El daño podrá eventualmente existir y así servir de prueba para demostrar que la falsificación no era burda y que mucha gente fue engañada, pero jamás para exigirla como un elemento del tipo asociándola al presupuesto de lesividad.

Ahora bien, los incisos c y d referidos a la venta o puesta en venta forman parte del mismo grupo de delitos tipificados por la ley 22.362 y como ya dijimos tienen la misma pena que éstos. Por otro lado no se requiere el acto de venta en el primer supuesto sino la mera «puesta en venta». La venta o comercialización es otra conducta descripta por el tipo pero tampoco podría argüirse que requiere del perjuicio, en tanto está dentro del mimo inciso y tiene la misma pena que la mera «puesta en venta». Es decir que nuevamente estamos ante un delito de peligro y no importa el daño patrimonial del titular de la marca o el engaño del consumidor.

Todas estas conductas deben originar una falsedad «idónea para engañar la fe pública», es decir, para suscitar un juicio erróneo en un número indeterminado de personas, y no sólo en casos particulares, como podrían ser ejemplos de negligencia o defectos de condiciones del sujeto pasivo.

Por ello, pueden ser entendibles aquellos fallos que sobresean a los autores de conductas en que la falsificación sea burda, por los motivos que fueren (sea por la forma del signo o por el entorno en el que se lo exhibe o trabaja), en tanto la idoneidad de la imitación o falsificación es una exigencia del tipo.

Esperemos que estas líneas puedan servir para unificar los criterios de interpretación existentes y para desterrar el peligro de derogación del delito de venta de marca falsificada que es una herramienta más para proteger la transparencia del comercio.

(1) Delitos de peligro y principio de lesividad, María Angeles Ramos y Sebastián Zanazzi, en http://www.catedradeluca.com.ar/MATERIAL/Delitos%20de%20peligro%20abstracto/Ramos,%20Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20y%20Zanazzi,%20Sebasti%C3%A1n.%20Delitos%20de%20peligro%20y%20el%20principio%20de%20lesividad.pdf

(2) Pessina, citado por Sebastián Soler, obra citada, t. V, p. 306.

(3) Creus, Carlos, Falsificación de documentos en general, Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L., 2ª edición actualizada, Capital Federal, p. 2.

 


 

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Despenalización de la fabricación marcaria. Adiós a las marcas2018-02-15T15:03:47+00:00

¿Una tímida condena a daños punitivos en el ropaje de daños y perjuicios?

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: RCyS2013-VIII, 135
Cita Online: AR/DOC/2127/2013


 

Sumario: I. Introducción.- II. Hechos y consideraciones preliminares.- III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios.- VI. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo.

I. Introducción

En el fallo comentado la Cámara condena a la demandada a pagar la suma de $ 25.000 en concepto de supuestos daños y perjuicios por el uso no autorizado de varias marcas de la actora.

Conforme explicaremos en las próximas líneas consideramos que la condena en daños y perjuicios no corresponde sino ante la existencia de daños probados o cuya presunción de ocurrencia sea tal que no genere duda al respecto, lo que no es, a nuestro juicio, el supuesto de autos.

Sin embargo, es cierto que este tipo de conductas no puede alentarse, y ello ocurriría si no existiese un obstáculo disuasivo, que destruyendo la ecuación económica perseguida por el infractor, dificulte que estas conductas se repitan.

Creemos que la sentencia comentada es, en el fondo, una clara y reiterada, aunque tímida, condena al pago de «daños punitivos», o multas disuasivas, cuya aplicación analógica podemos observar en el fuero desde hace algunos años pese a que paradójicamente se haya afirmado que tal instituto era ajeno a nuestro derecho (1).

Falta que la Cámara (ahora que el instituto ha sido finalmente admitido expresamente en nuestro derecho) (2) tome la iniciativa de aplicarlo pretorianamente al derecho marcario, llamando a las cosas por su verdadero nombre y dándole a esta herramienta la entidad que le corresponde como factor disuasivo en la reiteración de hechos no deseados.

Por otro lado no puede dejar de considerarse que las infracciones marcarias normalmente afectan al consumidor, por lo que la aplicación de una condena disuasiva analógicamente al daño punitivo no resultaría extraña, arbitraria o alejada de contexto.

II. Hechos y consideraciones preliminares

 

En el fallo que comentamos la firma francesa Louis Vuitton Malletier demandó al señor Jacobo Adolfo Beraja para que se lo condenara a cesar en el uso de todas las marcas, emblemas y demás medios de identificación que eran de ella, y a pagar los pertinentes daños y la publicación del fallo favorable.

El juez de primera instancia admitió la demanda, con costas, condenando, entre otras cuestiones, a la demandada a pagar $ 25.000 en concepto de daños y perjuicios por el uso indebido de las marcas de Louis Vuitton Malletier con más intereses, desde el 3 de noviembre de 2006, a la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días.

El delito estaba probado en sede penal, por lo que de acuerdo a lo establecido el artículo 1102 del Código Civil, dicha condena se tornaba irrevisable en sede civil.

A partir de ello, e invocando doctrina extranjera en cuanto a que la violación del ius prohibendi acarrea el deber de resarcir (3), la Cámara confirma el fallo de primera instancia, concluyendo que es al demandado a quien le incumbe argumentar y probar las circunstancias excepcionales que permitan apartarse de ese principio, extremo este que no se daría en la especie.

La Cámara considera también la existencia de un daño emergente, entendido como la inversión que deberá hacer efectiva el dueño para recomponer el deterioro de su marca (4), hecho que no se funda en prueba y no dejaría de ser hipotético.

También se denuncia un lucro cesante, que según la Cámara puede medirse ponderando el beneficio obtenido por el demandado o estimando el precio de la licencia que debería haber erogado el infractor. Sin embargo, no se fundan estos extremos en prueba que demuestre que la actora otorgaba licencias y/o que la demandada había vendido a un público que, de no existir la infracción, hubiesen representado ventas para la actora.

Pese a que no compartimos los criterios jurídicos utilizados por la Cámara para formarse una convicción del daño, reconocemos que no se puede alentar la infracción marcaria y ello ocurriría toda vez que quien delinque marcariamente pueda lucrar con el delito sin que exista remedio jurídico para que dicho lucro le sea quitado.

Creemos que antes que una reformulación del instituto de daños contrario a lo previsto en nuestro código civil, sería preferible una aplicación pretoriana del daño punitivo, hoy vigente en nuestro derecho del consumidor.

III. Fundamentos para invalidar la supuesta existencia de daños y perjuicios

 

Como mencionábamos, la Cámara invoca la violación del ius prohibendi como fundamento para presumir la existencia daños y perjuicios.

Luego, y conforme otros presupuestos (ganancias obtenidas, valor de una licencia), es que da contenido económico al daño hipotético que presumió existente.

Contrariamente a la que sostiene la Cámara, la mera violación de una prohibición no causaría, de por sí, un perjuicio.

En efecto, existen muchas situaciones en la vida real en que la violación de una norma no genera perjuicio más allá de que, quien tenga derecho a exigir la adecuación de la conducta a la norma, esté legitimado para actuar y evitar que la infracción se repita.

Imaginemos el supuesto de un titular de un derecho de propiedad sobre un campo de miles de hectáreas en la Patagonia. Nadie discutiría que el propietario de dicho derecho real puede ejercer su ius prohibendi respecto de cualquier tercero que, transponiendo los límites de su propiedad, la recorriera, cruzara o se asentara. Sin embargo, otra cuestión será afirmar y luego acreditar que tal tercero, al cruzarlo, recorrerlo o asentarse ha generado daños y/o perjuicios como consecuencia de la violación del ius prohibendi del titular.

Y la mención de miles de hectáreas y la Patagonia no dejan de ser útiles para la comparación…. ¿Qué podría significar para su titular el uso no autorizado de las marcas Louis Vuitton por un incipiente infractor en el país del fin del mundo?

Otro supuesto: un consorcio de propietarios de un inmueble que se rige por su reglamento de copropietarios descubre que uno de los copropietarios ha hecho una construcción prohibida en una zona común de uso exclusivo. Más allá del derecho a obligar al infractor a destruir la obra y volver las cosas a su estado anterior con las correspondientes costas, ¿Existiría daño emergente? No creemos.

¿Y qué decir de los delitos de peligro?. Pensemos en el sujeto que es descubierto falsificando y hasta poniendo en circulación moneda falsa (art. 283 del CP)… Supongamos que ha obtenido pingües ganancias como consecuencia de ello. Es muy probable que haya condena penal pero, ¿será posible condenarlo civilmente por daños y perjuicios si previamente no se individualizan los damnificados y éstos exigen una reparación? ¿Cuál sería el fundamento que podría tener el Estado para demandarlo civilmente y hacerse de los beneficios por éste obtenidos? Alguien podrá insinuar el instituto penal de la confiscación, pero ya estaríamos fuera del instituto de los daños y perjuicios y ello sería objeto de otro análisis (5).

¿Cuál sería el perjuicio existente frente a la infracción de una marca registrada, no usada y de mero carácter defensivo, pese a existir violación del ius prohibendi?

En todos estos ejemplos, así como en la sentencia comentada, se ha violado una norma jurídica o particularmente el «ius prohibendi», sin embargo no se podría afirmar que haya habido perjuicio, aún cuando el infractor haya podido lucrar.

Y lo verificado no es una anomalía, es justamente lo que el código civil tiene presente cuando exige un daño concreto para que un ilícito sea punible civilmente.

En este sentido el artículo 1067 establece que «No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia».

En otras palabras, el propio código admite la posibilidad de que exista de un ilícito —lo que podría dar lugar al auxilio de la fuerza pública para evitar que el ilícito se siga cometiendo— y a la la vez no se presuma la existencia de daños, contrariamente a lo sostenido por la Cámara.

En el derecho de daños, y dentro del ámbito extracontractual, si bien el ilícito es el presupuesto básico para que a partir de su existencia se pueda analizar si se han producido daños indemnizables, solo mediando la comprobación de éstos es que se tornaría viable el resarcimiento si además la conducta del autor puede calificársela subjetivamente como dolosa, culpable o negligente (art. 1067 ya indicado).

Excepcionalmente el código prescinde de la calificación subjetiva y relaciona el ilícito y el daño desde una perspectiva objetiva (art. 1113 del CC).

Por su parte, si bien el art. 165 del Cód. Procesal faculta a los jueces a fijar la indemnización ello es a condición de que la existencia del perjuicio esté legalmente comprobada y no meramente presumida por la ocurrencia del ilícito.

Es decir que para la existencia de una condena en daños se precisa de un dato jurídico objetivo (el ilícito), un dato fáctico objetivo (el daño) y un nexo subjetivo o excepcionalmente objetivo entre el daño y el ilícito cuya racionalidad y alcance está correctamente previstos en los artículos 901 a 906 del CC (6). En autos no hay prueba del daño, sino meras conjeturas al respecto.

Existe hoy en día una confusión muy generalizada que identifica el daño con el ilícito, no solo en el extranjero, sino que también ha sido recogida por la jurisprudencia, como vimos, y por alguna doctrina (7).

Nuestra Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 18 de diciembre de 2008, exp: 88001-3103-002-2005-00031-01, ha sido muy clara en cuanto a la independencia del daño como elemento estructural de la responsabilidad civil:

«De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena demostración recae en quien demanda, (la bastardilla), salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era —y es— imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible».

El argumento de la dificultad que pueda existir para delinear con precisión los contornos económicos del perjuicio experimentado (causa nº 6.121/02 cit. causa nº 11.007/04) tiene que partir de la convicción de la existencia del daño, y no de su presunción por la ocurrencia del ilícito.

Ya vimos que no puede sostenerse que exista lucro cesante por la falta de pago de regalías cuando el titular de la marca no otorga licencias como tampoco ventas perdidas cuando el titular jamás vendería en los mercados y a los precios que se vende normalmente la mercadería el infractor. Finalmente, el daño a la imagen de la marca, en la entidad de las infracciones aquí discutidas es directamente imposible. Es como sostener que, más allá de la prohibición y multas que puedan existir, el arrojar en forma aislada, una lata vacía a un río, produzca por este solo hecho daño en el medio ambiente.

Ricardo J. Papaño, en un meditado y profundo artículo (8) al que adherimos, niega que en materia marcaria exista un sistema autónomo de responsabilidad civil en el que se pueda prescindir de la debida justificación de uno de sus presupuestos (el daño), y que tal sistema (marcas) no siendo autónomo pueda prescindir de su remisión a las normas generales del Código Civil.

IV. El fallo visto desde otra perspectiva: el daño punitivo
Creemos que la Cámara no equivoca su camino al condenar sino que lo equivoca cuando intenta fundamentar la condena en supuestos daños y perjuicios hipotéticos, lo que además la limitan en su capacidad para fijar una condena más alta, desde que no se puede cuantificar lo hipotético y no existente sin caer en grave arbitrariedad.

Ahora, si en cambio de ello, la Cámara aplicara por analogía un instituto ya existente en nuestro derecho (Derecho de Defensa del Consumidor) como así también en otras áreas, si consideramos su naturaleza disuasiva (9), la condena podría ser mucho más gravosa para el infractor y consecuentemente mucho más efectiva como herramienta disuasiva (10).

En efecto, si consideramos al daño punitivo como un instituto cuyo fin es disuadir la comisión de ciertos hechos, no queridos, a través de la destrucción de la ecuación económica que los alienta, la condena impuesta por la Cámara en éste y en otros antecedentes son justas y valiosas.

En este sentido considerar la ganancia o el precio de una regalía como marco para fijar una multa, serían algunos mecanismos lógicos para valuar la condena que tenga por objetivo disuadir la repetición del ilícito. Al pagarse una regalía ficta (que además debería ser más cara que la existente en el marco contractual) el infractor perdería la diferencia de ganancia y hasta tendría mayores costos que un licenciado autorizado. Si por otro lado la condena considera las ganancias por la infracción cometida, la condena debería tener una magnitud suficiente como para afectar la ecuación económica que alienta la infracción marcaria, obstaculizándose así su repetición.

Obviamente estas no debieran ser los únicos fundamentos para fijar el valor de las condenas disuasivas en analogía al daño punitivo. En algunos supuestos puede no ser un mecanismo idóneo el de proceder a la fijación de una regalía ficta, cuando el titular de marcas no otorga regalías, o no lo haría respecto del demandado. Lo mismo si la condena que considera las ganancias no lo hace en tal magnitud que sirva para destruir la ecuación económica del infractor.

Como ya dijimos, no desconocemos que la Cámara en numerosos fallos se ha ocupado de mencionar que los daños punitivos eran extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil (11), pero dicho argumento ha perdido vigencia desde la sanción del artículo 52 bis incorporado por ley 26.361 a la ley 24.240 en abril de 2008 y la Cámara tendría nuevos fundamentos para tomar una iniciativa pretoriana, con posibilidad de ser mucho más severa y eficiente en su actuar, a la vez que corregiría un rumbo que desde nuestra perspectiva no es acertado y solo serviría para confundir en lo que hace a la interpretación del instituto civil de daños y perjuicios.

(1) Entre otros: Cienfuegos S.A. C/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 DistriseGA S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto C/Rey, Guillermo Raúl s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/González, Jorge Alberto S/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.

(2) Decimos «expresamente» pues desde la perspectiva analizada en el artículo titulado «Un dictum justo y un obiter disparador del análisis», RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138, citado infra en 10, consideramos que la disuasión como herramienta jurídica está presente en nuestro derecho en diversos institutos aunque sin denominarse daño punitivo, nos referimos a los derechos de importación, las multas automáticas en derecho tributario, la indemnización por despido arbitrario, la correspondiente a la mujer embarazada, las cláusulas penales, las astreintes, etc.

(3) Fernández Novoa, C. «Tratado sobre derecho de marcas» Marcial Pons, Madrid-Bacelona, 2004, pág. 503.

(4) Bertone, Luis – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo «Derecho de marcas» Heliasta, 2003, tomo 2, pág. 227, nota 652 y pág. 228.

(5) Confiscación sobre el producto indirecto del delito en el sistema de prevención del lavado de activos Leandro Tadeo Fernández* http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/confiscacion-sobre-el-producto-indirecto-del-delito-en-el-sistema-de-prevencion-del-lavado-de-activos.pdf

(6) Art. 901. Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código «consecuencias inmediatas». Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman «consecuencias mediatas». Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman «consecuencias casuales».Art. 902. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.Art. 903. Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.Art. 904. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.Art. 905. Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

(7) Carlos Otavio Mittelman, Daños derivados de infracciones a marcas y patentes, en http://www.obligado.com.ar/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf

(8) Uso indebido de marca o designación y responsabilidad civil, Papaño, Ricardo J. Publicado en: LA LEY, 1994-A, 505 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo III, 883 Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (CNCiv.) (Sala B) – 1991/08/20 – Lincoln Hotel S. A. c. Aries Cinematográfica Argentina.

(9) Ver supra nota 2.

(10) Para una profundización sobre la naturaleza del daño punitivo de acuerdo a nuestra postura ver Castrillo, Carlos V. «Daño punitivo: un dictum justo y un obiter disparador del análisis», RCyS, febrero 2010, Año XII, N° 2, p. 138.

(11) Entre otros:Cienfuegos S.A. c/Distrisega S.A. s/nulidad de marca Causa N° 8749/99 Distrisega S.A. c/Cienfuegos S.A. s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios Causa N° 8804/99 CCCF, Sala II 15/03/10.González, Jorge Alberto c/Pesoa, Enrique s/cese de uso de marca Causa N° 4262/91 González, Jorge Alberto c/Rey, Guillermo Raul s/caducidad de marca Causa N° 4133/92 Radio Emisora Cultural S.A. c/Gonzáez, Jorge Alberto s/cese de oposición al registro de marca Causa N° 22.464/96 CCCF, Sala II 24/07/08.Faber S.A.C.I. c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios Causa N° 7681/00 CCCF, Sala, I 6/3/07.


 

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO PUNITIVO ~ INTERPRETACIÓN JUDICIAL ~ MARCAS ~ USO DE LA MARCA ~ PRUEBA ~ DAÑO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR ~ DELITO MARCARIO

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III ~ 2012-12-27 ~ Louis Vuitton Malletier c. Beraja, Jacobo Adolfo s/cese de uso de marcas. daños y perjuicios 

¿Una tímida condena a daños punitivos en el ropaje de daños y perjuicios?2018-02-15T15:03:18+00:00

La fe pública como bien jurídico tutelado en la ley de marcas

Autor: Castrillo, Carlos V.
Publicado en: LA LEY 13/05/2013, 13/05/2013, 11 – LA LEY2013-C, 218
Cita Online: AR/DOC/1746/2013


 

En la causa comentada se imputa la comisión de los delitos tipificados en el art. 72 bis inc. d) de la ley 11.723 y 31 inc. d) de la ley 22.362 (Adla, 1920-1940, 443; XLI-A, 58), ambos en concurso ideal, por haber exhibido para la venta, la cantidad de 605 CD y DVD apócrifos en un puesto de diarios y revistas.

Focalizando este comentario desde el aspecto estrictamente marcario debemos admitir como premisa que de la prueba en el expediente surgiría que la falsificación es de poca calidad y no apta para engañar al público consumidor, por lo que el delito de falsificación, dada esta premisa, no podría considerarse tipificado.

De todas formas, la Cámara agrega como argumento obiter dictum que «cuando existen dimensiones considerables, giro comercial importante, efectos negativos apreciables, entonces no es posible descartar un perjuicio para el titular marcario» dejando como conclusión que pese a lo burdo de la falsificación o la pasividad del titular marcario se activaría la lesividad requerida por el tipo.

Y es aquí donde vislumbramos el equívoco incurrido. Explicamos por qué.

La Cámara invoca el principio de lesividad cuya existencia, reconocemos, es un presupuesto constitucional para la existencia de delito. En efecto, la norma crea el supuesto de conducta prohibida como garantía de legalidad, a lo que debe sumarse el requisito de lesividad como segundo presupuesto para que el delito exista. El problema es que la Cámara asocia el principio de lesividad en este supuesto con los perjuicios económicos sufridos por el titular de marca, demostrándose que, para la Cámara, el bien jurídicO tutelado por el art. 72 inc. 31 d) sería el patrimonio del titular de marca.

Ante todo queremos destacar que podemos compartir el decisorio en cuanto decreta la falta de mérito, y que la crítica que hacemos en nada modifica el fallo en cuanto a esta cuestión se refiere, pero debemos señalar que no es menor la distinta interpretación que del bien jurídico tutelado por la ley de marcas hace la Cámara y que tiene por consecuencia exigir al tipo más elementos para su configuración que los establecidos en la norma.

En efecto, la Cámara considera que el delito tipificado por la ley de marcas es un delito patrimonial (fraude) mientras que nosotros sostenemos, sobre la base de la lectura de la norma, que es un delito de peligro contra la fe pública (por falsificación de marcas).

La distinción no es meramente académica, ya que, como vimos, los requerimientos del tipo son distintos.

Es que los delitos de peligro son en sí mismos supuestos de tipos penales en los que la mera comprobación de la conducta condiciona la afectación del bien jurídico. Lo que se castiga no es lo que pudiera haber ocurrido, no se trata de castigar una mera probabilidad de ocurrencia de un evento dañoso, sino que lo que se castiga es que la conducta es intrínsecamente peligrosa. Lo que desvalora el legislador es la conducta peligrosa, no lo que pudo haber ocurrido; a partir de ella. (1)

En un comentario anterior a un fallo similar (LA LEY, 2010-B, 8) fallado por misma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II, 2009/11/10, «Bautista del Rosario, César Daniel», hicimos la misma crítica aunque el comentario lo focalizamos en otro aspecto.

Allí decíamos que la fe pública no estaba constituida por cualquier forma de confianza de un particular en otro particular sino que era la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos o signos o formas exteriores. (2) y que se trataba claramente de un delito de peligro que no requería para su consumación daño económico alguno.

Recordábamos que las marcas registradas surgen como tales luego de un proceso en un registro público del Estado Nacional a cargo de una entidad autárquica como es el INPI, previa publicación y posibilidad de que los terceros puedan oponerse a ella, existiendo además un control estatal que le permite a éste objetar su registro. (3)

Es decir que una marca registrada es un signo que goza de la garantía estatal, de la fe estatal.

La fe pública protege la confianza general en la autenticidad y veracidad de las marcas como medios indispensables para que aquéllas cumplan debidamente sus finalidades jurídicas. (4)

Por ello sólo es necesario que la falsificación sea apta para desvirtuar en cualquiera la confianza que el signo merece y no siendo apta, entonces sí podemos coincidir con la declaración de falta de mérito dictada por la Sala en casos similares al tratado.

En efecto, el delito debe originar una falsedad «idónea para engañar la fe pública», es decir, para suscitar un juicio erróneo en un número indeterminado de personas, y no sólo en casos particulares — como podrían ser ejemplos de negligencia o defectos de condiciones del sujeto pasivo.

Es aquí donde ciertas características del hecho (falsificación burda) verificados por la Cámara se tornan fundamentales para demostrar que los elementos del tipo no se dan y que la falsificación no ha existido. Si efectivamente la impresión de la marca es rudimentaria y la falta de autenticidad claramente visible, entonces no hay engaño al consumidor, quien compraría sabiendo que la marca no es auténtica y motivado por otros fines.

Ahora bien, también reconocemos que toda alteración de verdad, no es un fin en sí mismo. Nadie falsifica para lograr la admiración por su obra sino para causar ulteriores lesiones.

Por eso, si bien la falsificación es una forma de defraudación y, por ende es un medio para ofender determinados intereses; contrariamente a lo que pueda suponerse, para que la falsedad se consume, no es necesario que llegue a lesionarse ese interés ulterior, sino que basta con su mera puesta en peligro. La lesividad no se relaciona con otro bien, sino con el único protegido por el propio tipo: la fe pública y el peligro de que sea dañada.

Es decir que el concepto de fe pública debe ceñirse al amparo, como primer objetivo, de los signos e instrumentos convencionales que el Estado impone o protege (como son la moneda, los sellos, las marcas y todos los signos en general de los instrumentos públicos), más allá de que pueda o no existir daño patrimonial. El daño podrá eventualmente existir y así servir de prueba para demostrar que la falsificación no era burda y que mucha gente fue engañada, pero jamás para exigirla como un elemento del tipo asociándola al presupuesto de lesividad.

Si la falsificación es de alta calidad e idónea para engañar —dice la ley—, el delito se produce por la puesta en venta ni siquiera venta. Es decir que la propia ley no exige que se haya producido perjuicio económico. (5)

Sí en cambio, la ley exige una falsificación o al menos una imitación fraudulenta; o sea, una imitación que pueda generar engaño y que como tal afecte la fe pública en este signo.

La distinción hecha no es banal. Si el daño fuera un requisito del tipo, se llegaría al absurdo de tenerse que sumar la prueba de éste, para la correcta tipificación del delito. Una mera presunción de daño no sería una forma correcta para tipificar un delito y condenar al imputado, en tanto sería violatoria de la presunción de inocencia establecida por nuestra Constitución Nacional.

Llegaríamos al extremo de que en todos estos procesos se requeriría la presencia del damnificado (consumidor o industrial), debiéndose además lograr certeza en cuanto a que la falsificación ha producido daño. Todos sabemos cuán difícil es demostrar el daño en lo que al uso indebido de marcas se refiere, además de que la falsificación de un producto no necesariamente produce perjuicio en el titular de marca, sobre todo cuando la marca falsificada se vende a otro público consumidor.

Por ello, siguiendo la máxima de interpretación que reza, «no distinguir donde la ley no distingue», no correspondería considerar como requisito del tipo penal marcario establecido en el art. 31 inc. d) de la ley 22.362 a la prueba del perjuicio como presupuesto de lesividad, en tanto, como ya vimos, la lesividad subyace en el peligro que representa dañar la fe pública, sin perjuicio de que esta prueba de daño pueda ser considerada fundamental a los efectos de valorar la entidad de la falsificación o de la imitación fraudulenta.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723).

(1) RAMOS, María Angeles y ZANAZZI, Sebastián, Delitos de peligro y principio de lesividad, en http://www.catedradeluca.com.ar/MATERIAL/Delitos%20de%20peligro%20abstracto/Ramos,%20Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20y%20Zanazzi,%20Sebasti%C3%A1n.%20Delitos%20de%20peligro%20y%20el%20principio%20de%20lesividad.pdf

(2) PESSINA, citado por Sebastián Soler, obra citada, t. V, p. 306.

(3) Ley 22.362, art. 10 a 20.

(4) CREUS, Carlos, «Falsificación de documentos en general», Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L., 2ª edición actualizada, Capital Federal, p. 2.

(5) Dice el 31 inc. d) de la ley 22.362. Será sancionado … al que: ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.


 

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Voces: MARCAS ~ DELITO MARCARIO ~ DERECHOS DE AUTOR ~ FALSIFICACIÓN DE MARCAS ~ DISCO COMPACTO ~ PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA ~ DELITO DE PELIGRO ~ TIPICIDAD ~ DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA ~ BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ~ FE PUBLICA ~ INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I ~ 2013-02-27 ~ Castellano, Sergio Gabriel s/procesamiento y embargo

 

La fe pública como bien jurídico tutelado en la ley de marcas2018-02-15T15:02:26+00:00